Tòa án Canada xác định hành vi vi phạm quyền nhãn hiệu UBS .

Vào ngày 3/2/2022, Tòa án Liên bang Canada (Tòa án) đã ban hành quyết định trong vụ UBS Group AG kiện Yones, 2022 FC 132, tuyên Unified Business Solutions Group Inc. (Unified) đã vi phạm quyền nhãn hiệu của UBS Group AG  (UBS)  và đây có thể coi  là một sự cảnh báo cho các chủ thể bỏ qua các Thư yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm (cease and desist letters – C&D letter).

Mặc dù mức độ khác biệt vốn có của các nhãn hiệu chữ - bao gồm các từ viết tắt ba chữ cái – được coi là thấp, UBS cho rằng Unified đã vi phạm các quyền của mình theo Mục 20 của Đạo luật Nhãn hiệu  đối với các nhãn hiệu “UBS” và “UBS & hình” (hình dưới, các nhãn hiệu bên trái) đã đăng ký cho nhiều lĩnh vực tài chính, ngân hàng khác nhau, gồm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến đầu tư và bảo hiểm thông qua việc sử dụng nhãn hiệu “UBS GROUP” và “UBS & hình” đăng ký cho các dịch vụ thuế, ghi sổ kế toán, kế toán, báo cáo tài chính, lập kế hoạch kinh doanh, dự báo và tư vấn tài chính và kinh doanh và dịch vụ tư vấn. Unified đã vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu “UBS & hình” (hình dưới, nhãn hiệu bên phải) sau khi nhận được Thư yêu cầu chấm dứt vi phạm và cũng không phản hồi . Trong C&D letter các luật sư của UBS đã giải thích cho Unified về các quyền của UBS Group đối với nhãn hiệu UBS đã được bảo hộ và yêu cầu Unified ngừng sử dụng nhãn hiệu vi phạm.

Do vậy, UBS Group AG đã tìm cách thực thi quyền nhãn hiệu của họ, đề nghị Tòa ra phán quyết về hành vi vi phạm và trách nhiệm pháp lý của các cá nhân liên quan. Cụ thể, UBS  phản đối việc Unified viết tắt tên công ty của họ thành UBS Group hoặc UBS Group Inc., cũng như nhãn hiệu “UBS & hình”  được sử dụng cùng với các dịch vụ tư vấn kinh doanh và kế toán của Unified.

Khi xác định liệu UBS có xác định được hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo Điều 19 của Đạo luật Nhãn hiệu hay không, Tòa án cho rằng UBS đã không xác định được hành vi vi phạm vì không có đăng ký nhãn hiệu nào của UBS trùng  với các nhãn hiệu được Unified sử dụng.

Tuy nhiên, Tòa án cho rằng việc Unified sử dụng nhãn hiệu UBS GROUP, nhãn hiệu hình UBS Unified và tên doanh nghiệp của UBS Group và UBS Group Inc. là gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã đăng ký của UBS và do đó đã vi phạm quyền sử dụng độc quyền của UBS đối những nhãn hiệu đó theo Điều 20 của Đạo luật Nhãn hiệu (Canada), có nội dung như sau :

….20 (1) Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký đối với việc sử dụng độc quyền nhãn hiệu đó bị coi là vi phạm bởi bất kỳ người nào không có quyền sử dụng nhãn hiệu đó theo Luật này và những người:

(a) bán, phân phối hoặc quảng cáo bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào gắn liền với nhãn hiệu hoặc tên thương mại gây nhầm lẫn;

(b) sản xuất, chỉ đạo sản xuất, sở hữu, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc cố gắng xuất khẩu bất kỳ hàng hóa nào gắn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại gây nhầm lẫn, nhằm mục đích bán hoặc phân phối hàng hóa đó;

(c) bán, chào bán hoặc phân phối bất kỳ nhãn hoặc bao bì nào, dưới bất kỳ hình thức nào, mang nhãn hiệu hoặc tên thương mại, nếu:

(i) người đó biết hoặc phải biết rằng nhãn hoặc bao bì nhằm mục đích gắn liền với hàng hóa hoặc dịch vụ không phải của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký, và

(ii) việc bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ gắn với nhãn hiệu hoặc bao bì sẽ là việc bán, phân phối hoặc quảng cáo gắn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại gây nhầm lẫn; hoặc

(d) sản xuất, chỉ đạo sản xuất, sở hữu, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc cố gắng xuất khẩu bất kỳ nhãn hoặc bao bì nào, dưới bất kỳ hình thức nào, mang nhãn hiệu hoặc tên thương mại, nhằm mục đích bán hoặc phân phối hoặc vì mục đích bán hàng , phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ gắn liền với nó, nếu

(i) người đó biết hoặc phải biết rằng nhãn hoặc bao bì nhằm mục đích gắn liền với hàng hóa hoặc dịch vụ không phải của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký, và

(ii) việc bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ gắn với nhãn hiệu hoặc bao bì sẽ là việc bán, phân phối hoặc quảng cáo gắn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại gây nhầm lẫn.

…….

Trong phân tích về khả năng gây nhầm lẫn của các nhãn hiệu, Tòa án đã khẳng định sự giống nhau tại các vị trí tương ứng của các nhãn hiệu, thời gian sử dụng các nhãn hiệu đã đăng ký của UBS và các nhãn hiệu liên kết  của chúng “ít nhất là ở mức độ hợp lý về khả năng phân biệt đã tạo ra” và sự trùng lặp trong các dịch vụ được cung cấp.

Cuối cùng, Tòa án đã đưa ra phán quyết về hành vi vi phạm và ban hành lệnh cấm đối với Unified. Tòa án cũng ra lệnh cho Unified giao nộp hoặc tiêu hủy mọi tài liệu vi phạm, chuyển giao tên miền “ubsgroup.ca” và trả 12.000 USD tiền bồi thường thiệt hại cộng với 23.000 USD chi phí kiện. Tuy nhiên Tòa án từ chối buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm cá nhân và từ chối bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt vì Quan tòa McHaffie cho rằng “việc tham gia vào hành vi vi phạm và không đáp ứng các yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, ngay cả khi được hỗ trợ bởi các vụ kiện tụng, bản thân nó không biện minh cho việc nhận được các khoản bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt”./.

Nguồn : 
(i)https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/section-20.html; 
(ii)https://www.mondaq.com/canada/trademark/1278530/2022-year-in-review-key-trademark-cases-in-canada; 
(iii)https://www.dww.com/articles/federal-court-of-canada-finds-trademark-infringement-of-ubs-group-ag%E2%80%99s-marks-confusion

(++)