Thổ Nhĩ Kỳ: Xử lý hành vi làm lu mờ một nhãn hiệu nổi tiếng

1. Khái niệm

[Làm] loãng nhãn hiệu  (Trademark Dilution) là một khái niệm áp dụng cho việc bảo hộ khả năng phân biệt và uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng[1].Luật SHTT Việt Nam không có tên gọi này nhưng có thể thấy nội dung tương đương tại quy định dưới đây :

Điều 74.2.i. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác trước ngày nộp đơn đăng ký[2]* đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

2. Vụ việc

Cơ quan  Nhãn hiệu và Sáng chế Thổ Nhĩ Kỳ đã phán quyết rằng việc bên thứ ba cố gắng đăng ký bản sao nhãn hiệu  Johnnie Walker để sử dụng trong lĩnh vực thời trang và dệt may có thể làm lu mờ nhãn hiệu  Johnnie Walker.

Trong một trường hợp gần đây, Diageo Brands đã phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu số. 2018/20205 (hình 1) cho các nhóm sản phẩm 18, 25, 26 và 35 dựa trên các luận cứ sau:

(i) Sự trùng lăp với  nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ  Johnnie Walker (Hình 2) và nhãn hiệu Jane Walker phiên bản đặc biệt (Hình .3) và (ii) vi pham bản quyền và không trung thực.

Mặc dù, trong lần đầu tiên, ý kiến ​​phản đối đã bị  từ chối, nhưng nguyên đơn Diageo đã kháng cáo thành công  và Hội đồng giải quyết phản đối (“Hội đồng”)  đã quyết định từ chối hoàn toàn đơn đăng ký  bị phản đối vào ngày 30/01/ 2019 dựa trên các luận cứ sau:

Thứ nhất, Hội đồng kết luận rằng nhãn hiệu  bị phản đối tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng Johnnie Walker; những khác biệt nhỏ như giới tính của logo, loại mũ, giày, kính, tóc, v.v. không tạo ra tính khác biệt để phân biệt các  nhãn hiệu với nhau;

Thứ hai, Hội đồng cho rằng đơn đăng ký đã được nộp một cách thiếu trung thực vì bằng chứng cho thấy những tin liên quan đến nhãn hiệu Jane Walker đã được đăng trên các trang web của Thổ Nhĩ Kỳ và ngày đăng gần với ngày đăng ký của nhãn hiệu bị phản đối;

Cuối cùng, Hội đồng kết luận rằng việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu bị phản đối có thể gây tổn hại đến tính chất đặc biệt và danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng Johnnie Walker, đồng thời làm lu mờ nhãn hiệu đó, cho dù nhãn hiệu bị phản đối đăng ký cho các hàng hóa và dịch vụ khác.

2. Nhân xét

2.1 Quyết định nói trên có tác động đáng kể đến các nhãn hiệu kết hợp chứa các yếu tố chữ - hình, vì Hội đồng đã kết luận rằng các yếu tố hình của nhãn hiệu phải được kiểm tra độc lập với các yếu tố chữ và sự giống nhau về mặt khái niệm và ấn tượng  phải được xem xét cao hơn so với sự khác biệt về giới tính, hình người trong nhãn hiệu

Ngoài ra, đây là một quyết định mang tính bước ngoặt xác định phạm vi bảo hộ cần thiết đối với các nhãn hiệu nổi tiếng và chứng tỏ rằng Hội đồng đã thay đổi cách tiếp cận nghiêm ngặt đối với các nhãn hiệu nổi tiếng, ít nhất là những nhãn hiệu có giá trị sử dụng lâu dài và rộng rãi cả trong Thổ Nhĩ Kỳ và trên thế giới.

Trong trường hợp này Hội đồng đã chấp nhận rằng mặc dù tình trạng nổi tiếng phát sinh trong một một lĩnh vực nhất định,nhưng nhãn hiệu nổi tiếng sẽ được bảo hộ cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ một khi có khả năng bị lu mờ và gây tổn hại đến danh tiếng.

2.2 Tại Việt Nam tuy không có khái niệm về “loãng/lu mờ nhãn hiệu” nhưng ngay từ trước khi ban hành luật SHTT, Cơ quan SHTT Việt Nam đã tích cực giải quyết những vụ việc có liên quan như vụ  Công ty TungShing phải  chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu “VOLVO” làm tên gọi của một cho một câu lạc bộ ban đêm (night club) trong Khách sạn Hà Nội do bị Công ty AB VOLVO của Thuỵ Điển, là chủ sở hữu  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 2427  “VOLVO”, cấp ngày 23/01/1991đề nghị các cơ quan chức năng xử lý hành vi xâm phạm, cho rằng hoạt động vũ trường có thể làm tổn hại, lu mờ đến danh tiếng mà nhãn hiệu “VOLVO” đã gây dựng được[3].

Nguồn : https://www.managingip.com/article/2a5brvtadzq1hwj6y2874/turkey-when-is-a-well-known-trademark-likely-to-suffer-dilution.