Tại sao định nghĩa về “Hành vi xấu – bad faith” sẽ được mở rộng trong các thủ tục phản đối và vô hiệu ở Canada

Đạo luật Nhãn hiệu Canada (The Canadian Trademarks, R.S.C., 1985, c. T-13) (Đạo luật) đã được sửa đổi vào năm 2019 để đưa rõ ràng khái niệm “thiếu thiện chí – Bad faith” vào Mục 38(2)(a.1) như một căn cứ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu và vào Mục 18(1)(e) như một căn cứ để hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu. “Thiếu thiện chí” đã được định nghĩa trong các điều khoản này. Điều này tạo ra một số sự không chắc chắn về phạm vi và ranh giới của các điều khoản mới này. Tòa án Canada và Hội đồng phản đối nhãn hiệu (Hội đồng) đã bắt đầu phác thảo ranh giới của thiếu thiện chí trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Làm rõ về hành vi gian dối

Phán quyết của Tòa án Liên bang trong vụ Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. kiện Wei Meng (2022 FC 743) [Beijing Judian Restaurant] năm 2022 cuối cùng đã làm rõ cách diễn giải về “hành vi gian dối”. Đây là quyết định đầu tiên tuyên bố nhãn hiệu vô hiệu dựa trên cơ sở hành vi gian dối.

Trong vụ này, Beijing Judian (Beijing Judian) đã sở hữu và điều hành hai nhà hàng tại British Columbia kể từ năm 2018 và một số nhà hàng nổi tiếng tại Trung Quốc kể từ năm 2005, sử dụng nhóm nhãn hiệu đặc trưng JU DIAN, bao gồm nhãn hiệu “JU DIAN & Hình”, được mô tả bên dưới:

Năm 2017, Wei Meng (Meng) đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu giống hệt tại Canada để sử dụng cho “dịch vụ nhà hàng; dịch vụ nhà hàng mang về” và “bia”. Đăng ký đã được cấp vào năm 2019.

Beijing Judian đã nộp đơn đề nghị hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu “JU DIAN & Hình” của Meng trên cơ sở đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp một cách không thiện chí theo Mục 18(1)(e) cũng như các căn cứ vô hiệu khác. Beijing Judian khẳng định rằng Meng chỉ đăng ký nhãn hiệu với mục đích cố gắng bán đăng ký nhãn hiệu cho Beijing Judian hoặc can thiệp hoặc hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh và danh tiếng của công ty. Meng đã không biện hộ và không tham dự phiên điều trần.

Vụ việc này đặt ra một chuẩn mực cao để một bên có thể thành công trong việc chứng minh hành vi xấu của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Tòa án Liên bang cho rằng trách nhiệm chứng minh hoàn toàn thuộc về bên khởi kiện cáo buộc hành vi xấu và lưu ý rằng hành vi xấu là một căn cứ thực tế rất cụ thể đòi hỏi phải sử dụng bằng chứng [với] bối cảnh và suy luận để xác định ý định của bên đăng ký [nhãn hiệu]. Vì đây là quyết định đầu tiên của tòa án giải thích các điều khoản mới về hành vi xấu, nên Tòa án Liên bang đã xem xét các điều khoản tương tự trong luật nhãn hiệu của EU và Vương quốc Anh.

Tòa án Liên bang cũng xem xét ý định của Quốc hội Canada khi đưa ra những điều khoản mới này, lưu ý rằng mục đích của Mục 18(1)(e), cùng với lý do phản đối tương ứng, được mô tả là nhằm mục đích "cản trở việc đăng ký một nhãn hiệu với mục đích duy nhất là rút ra giá trị từ việc ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu đó".

Nhìn chung, Tòa án Liên bang đã ra phán quyết rằng nhãn hiệu đã được đăng ký một cách không trung thực, với các yếu tố sau đây ảnh hưởng đến quyết định của tòa:

• Chủ sở hữu nhãn hiệu đã biết về các nhà hàng của người nộp đơn yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu và đã có hành vi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho các nhà hàng nổi tiếng;

• Chủ sở hữu nhãn hiệu không chứng minh được ý định thương mại hợp pháp khi sử dụng nhãn hiệu mà thay vào đó tìm cách hưởng lợi từ việc đăng ký nhãn hiệu thông qua việc bán hoặc cấp phép; và

• Chủ sở hữu nhãn hiệu đã sử dụng bản sao trực tiếp của nhãn hiệu độc nhất của người nộp đơn yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu.

Như đã lưu ý ở trên, vụ việc này liên quan đến việc sao chép giống hệt một nhãn hiệu thiết kế độc đáo. Mặc dù vậy, tòa án tuyên bố rằng điều này tự nó không đủ để làm mất hiệu lực nhãn hiệu “JU DIAN & Hình”. Tuy nhiên, các bằng chứng khác trong vụ việc này, bao gồm cả tin nhắn văn bản, đã chứng minh rằng Meng biết về danh tiếng của nhãn hiệu JU DIAN của Beijing Judian đối với khách hàng. Hơn nữa, một tuần sau khi nhãn hiệu “JU DIAN & Hình” được đăng ký, Meng đã tiếp cận Beijing Judian để mua nhãn hiệu này với giá 1,5 triệu đô la Canada, một chi phí cao hơn nhiều so với bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc có được nhãn hiệu. Tòa án Liên bang nhận thấy rằng, khi xem xét cùng nhau, tòa án có đủ bằng chứng để kết luận rằng nhãn hiệu này đã được nộp đơn đaqưng ký một cách không thiện chí.

Vụ kiện này đặt ra một chuẩn mực cao mà một bên có thể thành công trong việc chứng minh hành vi xấu của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Sau vụ kiện này,  những người hành nghề nhãn hiệu đã đặt câu hỏi liệu có cần những sự kiện và bằng chứng tương tự để thành công trong việc chứng minh các yếu tố xấu hay không ?

(còn tiếp)

Nguồn: Mark Davis & Claire Stempien, INTA Bulettin, April 23, 2025;
https://www.inta.org/perspectives/features/why-the-definition-of-bad-faith-is-set-to-expand-in-opposition-and-invalidity-proceedings-in-canada/