SINGAPORE: “Dr. Wolff’s Vagisan” không tương tự “VAGISIL”

Vụ việc nhãn hiệu  “Dr. Wolff’s Vagisan” nộp đơn đăng ký ở Singapore đã minh họa cho kết luận trên .

Các bên liên quan là Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (“người nộp đơn”) và Combe International Ltd (“người phản đối”) đã tham gia vào một thủ tục hủy bỏ hiệu lực nhãn  hiệu.

Người phản đối là chủ sở hữu các nhãn hiệu  VAGISIL đã đăng ký cho các sản phẩm thuộc các Nhóm  3, 5 và 10. Trong khi đó, vào ngày 25/5/2018, người nộp đơn đã nộp đơn số 40201816895W) (“đơn đăng ký”) xin đăng ký nhãn hiệu “Dr. Wolff’s Vagisan ” cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân thuộc các Nhóm 3 và 5.

Dựa trên nhãn hiệu VAGISIL đang được bảo hộ, người phản đối đã nộp đơn phản đối đơn đăng ký, lập luận rằng, theo Mục 8 (2) (b) của Luật nhãn hiệu thì yếu tố chữ “Vagisan”, là yếu tổ chủ đạo của nhãn hiệu xin đăng ký, rất giống với VAGISIL.

Trong quyết định ngày 17/6/2021 của cơ quan đăng ký nhãn hiệu, Đăng ký viên cho rằng các yếu tố chữ “Dr. Wolff’s ”và“ Vagisan ”trong đơn đăng ký là có khả năng phân biệt và do đó, nhãn hiệu của các bên không giống nhau. Hơn nữa, “Vagisan” không phải là yếu tố có tính chủ đạo vì một số lý do. Quan trọng nhất, Đăng ký viên cho rằng yếu tố “Dr.Wolff’s” ít nhất cũng “có khả năng phân biệt ngang bằng với yếu tố “Vagisan”. Bởi vậy, phản đối đã thất bại bởi lập luận này.

Người phản đối còn lập luận rằng nhãn hiệu trong đơn đăng ký giống với nhãn hiệu của người phản đối, là nhãn hiệu nổi tiếng, theo Mục 8 (4) của Luật nhãn hiệu. Tuy nhiên, vì Cơ quan đăng ký đã cho rằng các nhãn hiệu không giống nhau, người phản đối cũng thất bại trên cơ sở này.

Cuối cùng, người phản đối lập luận rằng đơn đăng ký không thể được chấp nhận vì lý do “passing-off” (thuật ngữ để chỉ sự xâm phạm nhãn hiệu có yếu tố lừa dối người tiêu dùng ) theo Mục 8 (7) (a) của Luật nhãn hiệu. Về nguyên tắc, để thành công trong việc kết luận có  “passing off” thì phải thiết lập được ba yếu tố, đó là: (1) thiện chí; (2) trình bày [nhãn hiệu] sai có ý đồ, và (3) đã gây ra thiệt hại. Mặc dù Đăng ký viên chấp nhận rằng người phản đối có thiện chí trong hoạt động kinh doanh của mình tại Singapore, nhưng không tìm thấy sự trình bày sai sau khi xem xét kỹ các yếu tố liên quan tới: (i) mức độ giống nhau của nhãn hiệu trong đơn đăng ký và nhãn hiệu của người phản đối, (ii) ấn tượng tổng thể của các nhãn hiệu, và(iii)  (các) khách hàng mục tiêu. Đăng ký viên cho rằng người tiêu dùng không có khả năng bị lừa dối để tin rằng hàng hóa của người nộp đơn là hàng hóa của người phản đối hoặc đến từ một nguồn liên quan với người phản đối.

Việc phản đối đơn đăng ký đã thất bại trên tất cả các cơ sở viện dẫn và cơ quan nhãn hiệu đã chấp nhận đơn đăng ký. Người phản đối đã khiếu nại lên Tòa án Cấp cao và vụ việc đang chờ xử lý./.

Nguồn: Mirandah Asia, SINGAPORE: Distinctive Elements Play Key Role in Distinguishing Marks, INTA Bulletins, December, 2021