Phán quyết của Toà án Đài Loan về hết quyền nhãn hiệu trong nhập khẩu song song

1. Quy định pháp luật và thực tế áp dụng.

Điều 36 (2) của Đạo luật Nhãn hiệu Đài Loan quy định như sau:

“Khi hàng hóa đã được bán ở thị trường trong nước hoặc nước ngoài với nhãn hiệu đã đăng ký bởi chủ sở hữu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu, chủ sở hữu không có quyền áp dụng quyền nhãn hiệu đối với hàng hóa đó, trừ khi sự áp dụng đó được thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng hàng hóa bị thay đổi, suy giảm chất lượng sau khi đưa ra thị trường hoặc có lý do chính đáng khác ”.

Như vậy, chủ sở hữu của nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ không có quyền viện dẫn độc quyền nhãn hiệu một khi hàng hoá với nhãn hiệu đã được bảo hộ được đưa vào thị trường trong nước hoặc nước ngoài bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Nội dung này được gọi là học thuyết "bán lần đầu" hoặc học thuyết "hết quyền nhãn hiệu", được luật hóa  để ngăn chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện độc quyền nhãn hiệu của mình hai lần trong khi họ đã nhận được lợi ích từ nhãn hiệu của mình sau lần bán đầu tiên.

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia trở nên phức tạp hơn và họ có thể có các chủ sở hữu nhãn hiệu khác nhau ở các quốc gia khác nhau dựa trên việc đánh giá rủi ro pháp lý hoặc tài chính. Trong trường hợp cùng một nhãn hiệu có hai chủ sở hữu nhãn hiệu trong nước và nước ngoài khác nhau, liệu học thuyết hết quyền nhãn hiệu có thể được áp dụng hay không vẫn chưa rõ ràng.

Khi có sự xung đột giữa nhập khẩu song song và nguyên tắc hết quyền nhãn hiệu thì chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký trong nước được coi là có lợi ích hợp pháp cao hơn trong việc bảo hộ nhãn hiệu so với nhà nhập khẩu song song; cụ thể  một khi nhãn hiệu được đăng ký tại Đài Loan thì việc nhập khẩu song song sẽ cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu nếu nhà nhập khẩu không xin được giấy phép hoặc sự chấp thuận của chủ sở hữu nhãn hiệu trong nước để sử dụng nhãn hiệu đó.

Sự không rõ ràng nêu trên thể hiện trong các vụ việc dưới đây  khi Tòa án Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tuyên bố rằng chủ sở hữu nhãn hiệu trong nước không bị ràng buộc bởi hiệu lực của việc hết quyền nhãn hiệu. Tuy nhiên trong một vụ việc tương tự Tòa án Tối cao Đài Loan lại có quan điểm ngược lại. Dưới đây là các vụ việc đó .

2.Vụ việc  

2.1 Phán quyết của Tòa án SHTT về  hết quyền nhãn hiệu

Nguyên đơn trong vụ án này là một nhà sản xuất nước tăng lực và sản phẩm nước tăng lực dành cho thị trường Đài Loan được đóng trong lon màu xanh và màu bạc nhạt. Vào tháng 4/2018 Cục Hải quan thông báo cho Nguyên đơn rằng Bị đơn đã nhập khẩu một lô nước tăng lực mang nhãn hiệu tương tự nhưng được đóng trong lon nhôm vàng. Nguyên đơn đã nộp đơn yêu cầu tạm giữ sản phẩm với lon nhôm vàng và sau đó khởi kiện dân sự bị đơn về hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu.

Bị đơn cho rằng lon nhôm vàng có nguồn gốc hợp pháp và được sản xuất bởi công ty của Nguyên đơn tại Việt Nam, do đó nên được áp dụng học thuyết hết quyền  nhãn hiệu.

Tuy nhiên, Nguyên đơn chỉ ra rằng không có mối quan hệ kiểm soát, chỉ đạo hoặc đầu tư giữa Nguyên đơn và chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam. Hơn nữa, nguyên đơn cho rằng bao bì, chất lương và hương vị của nước tăng lực là khác nhau giữa các sản phẩm được bán tại Đài Loan và các sản phẩm chứa trong lon nhôm vàng.

Tòa án SHTT phán quyết như sau:

Thứ nhất, Tòa án làm rõ rằng học thuyết hết quyền nhãn hiệu chỉ ràng buộc chủ sở hữu nhãn hiệu khi chủ sở hữu nhãn hiệu trong nước và nước ngoài là cùng một chủ thể. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu trong nước không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ lần bán đầu tiên ở nước ngoài, chủ sở hữu nhãn hiệu trong nước sẽ không bị ràng buộc bởi ảnh hưởng của việc hết quyền nhãn hiệu.

Tiếp đó, Tòa án  chỉ ra rằng, sản phẩm của Nguyên đơn được sản xuất tại Áo trong khi sản phẩm mang lon nhôm vàng được sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong công ty của Nguyên đơn. Do đó, việc hết quyền đối với nhãn hiệu đã không được áp dụng vì các sản phẩm khác nhau, quyền nhãn hiệu trong nước và nước ngoài thuộc về  chủ sở hữu  khác nhau, điều  đó cũng là do  chủ sở hữu nhãn hiệu đã không cố ý quảng bá sự xuất hiện hoặc hình ảnh của một nhãn hiệu toàn cầu.

2.2  Quyết định của Tòa án tối cao về nhập khẩu song song.

Công ty Philip B của Hoa Kỳ ủy quyền cho công ty Ohwin của Đài Loan nộp đơn đăng ký nhãn hiệu PHILIP B (Hình 1) và đứng tên là chủ sở hữu nhãn hiệu tại Đài Loan và trao cho Ohwin độc quyền phân phối sản phẩm PHILIP B.

Hình 1. Nhãn hiệu PHILIP B

Sau đó, một công ty Đài Loan khác - Jeela’s - đã mua sản phẩm từ trang web chính thức của Philip B để bán lại và sử dụng nhãn hiệu “PHILIP B” để quảng bá hàng hóa trên trang web,  Facebook và  Pchome.

Ohwin đã cáo buộc về sự xâm phạm nhãn hiệu và yêu cầu Jeela’s rút nhãn hiệu này khỏi các trang web, tuy nhiên  Jeela’s phản hồi rằng PHILIP B đã hết quyền đối với nhãn hiệu “PHILIP B” khi  bán các sản phẩm mang nhãn hiệu  cho công ty.

Khi xem xét vụ việc trên, Tòa án Tối cao đã  đã chỉ ra rằng:

.. Luật đã thừa nhận rõ ràng tính hợp pháp của việc nhập khẩu song song. Trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng hoặc ủy quyền cho bên thứ ba đăng ký nhãn hiệu ở nhiều quốc gia và mỗi nhãn hiệu tạo thành một chủ thể được bảo hộ riêng biệt, với điều kiện các nhãn hiệu này đều giống nhau và về bản chất, độc quyền xuất phát từ cùng một người, người thứ ba được ủy quyền phải coi như  hết quyền của mình [chống lại nhà nhập khẩu song song] nếu có bất kỳ mối quan hệ cấp phép hoặc tương tự nào giữa nhà nhập khẩu và chủ sở hữu nhãn hiệu ban đầu.

Với nhận định trên , vào ngày 16 tháng 1 năm 2020 Tòa án tối cao Đài Loan đã  đảo ngược và chuyển một  vụ kiện  về nhãn hiệu cho Tòa án SHTT (xử lại - NV) vì cho  rằng việc phân phối hàng hóa nhập khẩu song song của chủ sở hữu nhãn hiệu tại  nước ngoài được bảo vệ theo nguyên tắc hết quyền nhãn hiệu ngay cả khi chủ sở hữu nhãn hiệu tại Đài Loan  phản đối điều này ( Bản án dân sự 108 Tai-Shang-Tzu No 397).

3. Bình luận

Quyết định dân sự 108-Tai-Shang-397 của Tòa án Tối cao được trích dẫn ở trên khẳng định: Nguyên tắc hết quyền đối với nhãn hiệu cũng nên áp dụng cho các chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký được ủy quyền ở Đài Loan đối với hàng hóa chính hãng nhập khẩu song song từ nhà sản xuất nước ngoài ban đầu. Do đó, nguy cơ vi phạm pháp luật đối với các nhà nhập khẩu song song hàng chính hãng bị đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền của nhà sản xuất nước ngoài cáo buộc xâm  phạm nhãn hiệu đã được giảm thiểu. Tuy nhiên, vẫn cần quan sát nếu có ý kiến ​​trái chiều trong các quyết định tiếp theo của Tòa án để tránh rủi ro về pháp luật./.

Nguồn :

(i)Exhaustion of Trademark Rights Not Apply Where Domestic and Foreign Trademark Rights Belong to Different Holders; https://www.leeandli.com/EN/Newsletters/6179.htm

(ii)Taiwan Supreme Court broadens principle of exhaustion for trademarks; 
https://www.iam-media.com/taiwan-supreme-court-broadens-principle-of-exhaustion-trademarks

(iii)Parallel Import of Genuine Goods and Exhaustion of Trademark Rights; New Opportunities for Parallel Importers of Genuine Goods? (Taiwan);