Khảo sát về Trademark Genericide và việc hủy bỏ hiệu lực tại một số quốc gia trên thế giới

09/05/2022

“Nhãn hiệu trở thành tên chung (Trademark Genericide) ” hoặc “nhãn hiệu mất đặc tính phân biệt” xảy ra khi nhãn hiệu trở nên nổi tiếng và phổ biến đến mức công chúng nhận dạng nhãn hiệu đó bằng tên chung của sản phẩm hoặc dịch vụ chứ không phải bản thân nhãn hiệu...

Hiệp hội Quốc tế về Nhãn hiệu (INTA) đã công bố các kết quả khảo sát toàn cầu về Trademark Genericide; thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu và những người hành nghề nhãn hiệu về các biện pháp cụ thể phải được áp dụng để tránh tình trạng này ở các khu vực tài phán khác nhau. Ủy ban Nhãn hiệu Nổi danh và Nổi tiếng (The Famous and Well-Known Marks Committee - Ở Việt Nam thường gọi chung là nhãn hiệu nổi tiếng) đã tiến hành khảo sát Genericide trong các nhiệm kỳ 2018‒ 2019 và 2020‒2021. Cuộc khảo sát (Genericide Survey) này được thực hiện tại 84 quốc gia trên thế giới. Tóm lược các phát hiện chính của cuộc khảo sát như sau:

“Nhãn hiệu trở thành danh từ/tên chung” (“Trademark genericide’) hoặc sự đại chúng hóa của một nhãn hiệu ( “vulgarization of a trademark”) xảy ra khi nhãn hiệu trở nên nổi tiếng và phổ biến đến mức công chúng nhận dạng nhãn hiệu đó bằng tên chung của các sản phẩm hoặc dịch vụ chứ không phải bản thân nhãn hiệu (nguồn gốc của một sản phẩm/dịch vụ cụ thể) .

Ở hầu hết các quốc gia, cơ quan nhãn hiệu sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đó vì nó đã trở thành danh từ chung và chủ sở hữu nhãn hiệu có thể thực hiện các hành động tương tự để ngăn nhãn hiệu của họ trở thành tên chung.

Việc hủy bỏ hiệu lực do trở thành tên chung có thể thực hiện được không và các yêu cầu để hủy bỏ hiệu lực là gì?

Đối với Châu Âu và Trung Á, nơi cuộc khảo sát được thực hiện tại 31 quốc gia, các kiện tụng hủy bỏ hiệu lực (“hủy bỏ”) có thể thực hiện tại cơ quan nhãn hiệu, trừ ở ba quốc gia là: Croatia, Montenegro và Uzbekistan.

Đối với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu được khảo sát, họ đã điều chỉnh luật nhãn hiệu của mình theo Chỉ thị về Nhãn hiệu châu Âu - Chỉ thị Cộng đồng số 89/104 / EEC và Điều 58.1.b hiện hành của Quy định EU 2017/1001 (European Trademark Directive – Community Directive No. 89/104/EEC and current Article 58.1.b of EU Regulation 2017/1001). Có thể thực hiện hủy bỏ hiệu lực nếu “sau ngày [nhãn hiệu] được đăng ký, do hành vi hoặc sự không hành động của chủ sở hữu, nó đã trở thành tên chung của sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó đã được đăng ký.”

Ở Đông Á và Thái Bình Dương, nơi cuộc khảo sát được thực hiện ở 17 quốc gia, 12 quốc gia sẵn sàng hủy bỏ hiệu lực do trở thành tên chung. Về các yêu cầu, 10 quốc gia có các quy định pháp luật thiết lập các tiêu chí để đánh giá một nhãn hiệu khi trở thành một thuật ngữ chung.

Ở Mỹ Latinh và Caribe, nơi cuộc khảo sát được thực hiện tại 22 quốc gia, một nửa trong số đó không có luật cụ thể liên quan đến sự trở thành tên chung. Trong trường hợp này, đăng ký sẽ vẫn có hiệu lực, mặc dù nhãn hiệu đã trở nên không có tính phân biệt.

Ở Trung Đông, Châu Phi và Nam Á, trong số 12 quốc gia được khảo sát, việc hủy bỏ do trở thành tên chung có thể xảy ra, trừ Nepal, Uganda và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ở lục địa châu Phi, hầu hết các quốc gia được khảo sát chỉ có những quy định chung về tính phân biệt, có thể được sử dụng, ít nhất là trên lý thuyết. Chỉ Botswana, Ghana và Nam Phi có các quy định cụ thể liên quan đến việc loại bỏ các nhãn hiệu đã trở thành tên thông dụng hoặc phong tục trong thương mại.

FRENCH PRESS là một ví dụ về nhãn hiệu bị hủy bỏ do trở thành danh từ chung ở Canada.

Cuối cùng, ở Hoa Kỳ, các hành động hủy bỏ có thể thực hiện tại Hội đồng Xét xử và Kháng cáo Nhãn hiệu Hoa Kỳ (TTAB) của USPTO hoặc trong một vụ kiện dân sự để yêu cầu hủy đăng ký nhãn hiệu của nguyên đơn trong một yêu cầu phản tố dựa trên sự trở thành tên chung. Trong trường hợp này, bị đơn sẽ có nghĩa vụ chứng minh rằng nhãn hiệu đó đã trở thành tên chung. Các yêu cầu được thiết lập theo Mục 14 của Đạo luật Nhãn hiệu, theo Tiêu đề 15, Mục 1064 của Bộ luật Hoa Kỳ.

Các tiêu chí - khách quan hay chủ quan - áp dụng cho các hành động huỷ bỏ là gì?

Trong nhiều quốc gia, các tiêu chí là: (i) về khách quan, chủ yếu dựa trên thực tế là tính phân biệt của nhãn hiệu đã bị mất trong nhận thức của công chúng có liên quan; hoặc (ii) về chủ quan, với việc hủy bỏ phụ thuộc vào hoạt động hoặc sự ngừng hoạt động của chủ sở hữu nhãn hiệu. Một số quốc gia áp dụng cả tiêu chí khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ở tất cả các quốc gia, nếu một nhãn hiệu được coi là tên chung chung trước khi nộp đơn, thì nhãn hiệu đó có thể không được đăng ký.

Có nhãn hiệu nổi tiếng nào đã bị hủy bỏ do trở thành tên chung?

Tại 15 khu vực pháp lý ở Trung Á và Châu Âu, các nhãn hiệu nổi tiếng bị hủy bỏ hiệu lực do trở thành tên chung gồm WALKMAN ở Áo; GRAMMOFON và VASELINE ở Đan Mạch; NYLON, TERMOS và VASELINE ở Na Uy; THERMOS, VASELINE và YELLOW PAGES (TRANG VÀNG) ở Nga; và nhiều nhãn hiệu khác khác.

Đối với các khu vực pháp lý Đông Á và Thái Bình Dương được khảo sát, nhãn hiệu đã bị hủy do trở thành tên chung trong năm khu vực pháp lý. Ví dụ bao gồm (YOU PAN) ở Trung Quốc, UDONSUKI ở Nhật Bản. SAR XEM SWEE ở Malaysia, MAGLEV ở Singapore và CAFFE LATTE ở Hàn Quốc.

Đối với Mỹ Latinh và Caribe, các nhãn hiệu nổi tiếng đã bị hủy bỏ do trở thành tên chung ở tám khu vực pháp lý. Trong số những nhãn hiệu bị hủy bao gồm CANOLA và CARTONPLAST ở Colombia và PITA và PRICE VECTOR ở Costa Rica.

Đối với các nước Trung Đông, Châu Phi và Nam Á, LEMON PUFF đã bị hủy ở Pakistan và LIQUORICE ALLSORTS ở Sri Lanka.

FRENCH PRESS là một ví dụ về nhãn hiệu bị hủy bỏ do thuốc trừ sâu ở Canada.

Tại Hoa Kỳ, kể từ đầu thế kỷ trước, nhiều nhãn hiệu nổi tiếng được coi là tên chung, và một số nhãn hiệu nổi tiếng (tiếp theo là năm chúng được giữ là nhãn hiệu chung) là ASPIRIN (1921), CELLOPHANE (1936), SHREDDED WHEAT (1938), ESCALATOR (1950), THERMOS (1963), và gần đây nhất, PILATES (2000).

Các hành động để ngăn chặn tình trạng trở thành tên chung có phổ biến không?

Kết quả khảo sát xác nhận rằng chủ sở hữu các nhãn hiệu nổi tiếng thường thực hiện các hành động để tránh nhãn hiệu trở thành tên chung ở phần lớn các khu vực tài phán trên toàn thế giới.

Các hành động phổ biến nhất là (i) giám sát thị trường, (ii) phản đối việc sử dụng sai mục đích của bên thứ ba, (iii) chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, (iv) đảm bảo sử dụng nhãn hiệu như một tính từ và không bao giờ là danh từ hoặc động từ, (v ) sử dụng các ký hiệu ™ và ®, và (vi) thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dụng nhãn hiệu. Cũng được coi là quan trọng trong trường hợp các sản phẩm mới trên thị trường là cung cấp cho công chúng một tên mô tả / chung thích hợp để sử dụng và làm rõ rằng nhãn hiệu đó là một thương hiệu.

Có thể lấy lại nhãn hiệu không?

Ở hầu hết các quốc gia được khảo sát, việc lấy lại một nhãn hiệu đã trở thành tên chung có thể thể xảy ra thông qua việc nhãn hiệu đã đạt được tính phân biệt thông qua sử dụng (secondary meaning). Những người được hỏi lưu ý rằng bằng chứng về việc đã đạt được tính phân biệt là cần thiết cho việc nộp một đơn đăng ký mới.

Nguồn:
https://www.inta.org/genericide-survey-highlights-differences-in-cancellation-actions-worldwide/;
Ghi chú: bài viết này đăng trên INTA Bulletin, lưu ý rằng INTA đã nỗ lực để xác minh tính chính xác của bài báo, tuy nhiên độc giả được khuyến khích kiểm tra độc lập về các vấn đề cụ thể nếu quan tâm.