JPO bác đơn phản đối của LEGO chống lại Lego Hair

Vào ngày 3/8/2022, Hội đồng Giải quyết phản đối của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản  (JPO) đã bác đơn phản đối nhãn hiệu do người khổng lồ về đồ chơi Lego Juris A/S đệ trình chống lại Đăng ký số  6445411 bảo hộ  nhãn hiệu “Lego Hair, hình” thuộc Nhóm  44 với lý do nhãn hiệu vừa nêu khác biệt và không nhầm lẫn với nhãn hiệu  “LEGO”.

1. Nhãn hiệu Lego Hair

Nhãn hiệu bị phản đối, bao gồm phần chữ  “Lego Hair” và phần hình (H.1) áp dụng cho các dịch vụ chăm sóc da, chăm sóc cơ thể, làm móng, dịch vụ thẩm mỹ viện, tiệm cắt tóc và các dịch vụ liên quan khác thuộc Nhóm 44, đã được nhà cung cấp dịch vụ làm tóc Lego Hair Co., Ltd., nộp đơn đăng ký với JPO vào ngày 26/10/2020.

JPO đã cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Leogo Hair & hình” vào ngày 13/9/2021 và nhãn hiệu này đã được công bố để phản đối** vào ngày 12/10/2021.

2. Phản đối bởi chủ nhãn hiệu LEGO

2.1 Lập luận

LEGO Juris A/S (“Công ty LEGO”), nhà sản xuất đồ chơi Đan Mạch lớn nhất thế giới, đã đệ đơn phản đối vào ngày cuối cùng của thời hạn 02 tháng để phản đối vì cho rằng nhãn hiệu “Lego Hair”  không có tính phân biệt  căn cứ theo Điều 4 (1) (viii), (xi), (xv) và (xix) của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản* vì tương tự với các nhãn hiệu LEGO cách điệu đựơc bảo hộ từ trước theo  Đăng ký nhãn hiệu số  2621425 và Đăng ký quốc tế 1006003  (H.2).

Công ty LEGO lập luận rằng do từ “HAIR” (tiếng Anh, nghĩa là tóc) mang tính mô tả các dịch vụ mà nhãn hiệu áp dụng, do vậy từ "Lego" sẽ là yếu tố chủ đạo của nhãn hiệu bị  phản đối để chỉ dẫn về xuất xứ của dịch vụ. Do danh tiếng cao và sự phổ biến của nhãn hiệu LEGO cách điệu, người tiêu dùng có liên quan có khả năng liên kết nhãn hiệu bị phản đối  với nhãn hiệu LEGO cách điệu của Công ty LEGO và bị nhầm lẫn về nguồn gốc khi được sử dụng cho các dịch vụ  làm tóc mang nhãn hiệu bị phản đối.

2.2. Nội dung quy định của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản  được Công ty LEGO viện dẫn:

Điều 4.1 – Nhãn hiệu không được bảo hộ, nếu:

(viii) Chứa chân dung của một người khác hoặc tên, bút danh nổi tiếng, tên hoặc bút hiệu của người khác, hoặc tên viết tắt nổi tiếng của họ (ngoại trừ những nhãn hiệu đã được sự đồng ý của người có tên).

(xi) Giống hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của người khác đã được nộp trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nói trên, nếu nhãn hiệu được sử dụng liên quan đến hàng hóa được chỉ định hoặc các dịch vụ được chỉ định liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký nói trên (đề cập đến hàng hóa hoặc dịch vụ được chỉ định phù hợp với Điều 6 (1) (bao gồm cả các trường hợp nó được áp dụng với những sửa đổi phù hợp theo Điều 68 (1)); điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây), hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự.

(xv) Có thể gây nhầm lẫn liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến kinh doanh của người khác (ngoại trừ những người được liệt kê trong các mục x) .

(xix) Giống hoặc tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng với  người tiêu dùng tại Nhật Bản hoặc nước ngoài để chỉ ra hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người khác , nếu nhãn hiệu đó được sử dụng cho các mục đích không trung thực (đề cập đến mục đích đạt được lợi nhuận sai trái, mục đích gây thiệt hại cho người khác hoặc bất kỳ hành vi không với mục đích không  trung thực nào khác), ngoại trừ những mục đích đã được quy định trong các điều trước.

3. Quyết định của JPO

Hội đồng Giải quyết phản đối  thừa nhận nhãn hiệu LEGO cách điệu đã đạt được mức độ nổi tiếng và mức độ phổ biến đáng kể như một chỉ dẫn nguồn gốc về hàng hóa và hoạt động kinh doanh của Công ty LEGO. Đồng thời, Hội đồng đặt câu hỏi liệu thuật ngữ “LEGO” có trở nên nổi tiếng đối với những người tiêu dùng có liên quan hay không bằng cách xem xét các bằng chứng được cung cấp.

Hội đồng có quan điểm rằng phần chữ "Lego Hair" của nhãn hiệu phản đối sẽ được xem xét tổng thể. Dựa trên quan điểm đó, Hội đồng đã nhận định  dấu hiệu phản đối khác với dấu hiệu LOGO cách điệu về hình ảnh và ngữ âm. Về khái niệm, nhãn hiệu LEGO cách điệu làm phát sinh ý nghĩa của “nhãn hiệu đồ chơi xếp hình nổi tiếng của LEGO”, nhưng nhãn hiệu bị phản đối không có ý nghĩa cụ thể, do vậy, cả hai nhãn hiệu đều không thể so sánh được về khái niệm.

Do mức độ tương tự của hai nhãn hiệu thấp và không có sự tương tự giữa sản phẩm đồ chơi của Công ty LEGO và dịch vụ tiệm làm tóc của chủ nhãn hiệu "Lego Hair, hình" được bảo hộ, Hội đồng cho rằng không có lý do để tin rằng những người tiêu dùng có liên quan sẽ nhầm lẫn giữa dịch vụ được đề cập mang nhãn hiệu "Lego Hair, hình"  với Công ty LEGO hoặc bất kỳ tổ chức nào thuộc  hệ thống hoặc có liên kết với Công ty này.

Dựa trên những điều đã nói ở trên, Hội đồng nhận thấy nhãn hiệu bị phản đối sẽ không bị hủy bỏ theo Điều 4(1) (viii), (xi), (xv) và (xix) nêu trên và quyết định giữ nguyên hiệu lực của Đăng ký nhãn hiệu bảo hộ nhãn hiệu "Lego Hair, hình".

4. Bình luận

- Khác với Việt Nam, Luật nhãn hiệu Nhật Bản quy định trình tự phản đối được thực hiện sau ngày cấp VBBH. Việc phản đối có thể được thực hiện trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày công bố và được giải quyết bởi một Hội đồng, không phải là các thẩm định viên.

- Dịch vụ làm tóc…thuộc Nhóm 44 của chủ nhãn hiệu "Lego Hair, hình" là khác biệt với sản phẩm đồ chơi của Công ty LEGO, nhưng lập luận của Công ty LEGO khi phân tích nhãn hiệu "Lego Hair, hình" (dùng cho các dịch vụ về tóc thuộc Nhóm 44) có vẻ dễ được chấp nhận trong thực tiễn Việt Nam, theo đó “Hair" có nghĩa là tóc có thể bị coi là mô tả, không có khả năng phân biệt và thành phần chữ  "Lego" còn lại mới tạo khả năng phân biệt cho nhãn hiệu. Tất nhiên kết luận về sự tương tự giữa hai nhãn hiệu "Lego Hair, hình" và “LEGO” khi áp dụng cho các dịch vụ, sản phẩm có liên quan còn phụ thuộc vào chứng cứ và lập luận mà JPO có được từ các bên tranh chấp./.

Nguồn : https://www.marks-iplaw.jp/category/famous-mark/