Nhãn hiệu xin đăng ký “Gambrinus, SUPERIOR CREATED BY CZECK BREWMASTERS, Hình” theo Đơn số 4-2013-26533 ngày 11/11/2013 dưới tên Plzenský Prazdroj, a.s. cho Nhóm 32 Bia và bia không có cồn bị Cục SHTT (dựa trên điểm e, khoản 2 Điều 74 và khoản 2 Điều 90 Luật SHTT ) ra Quyết định số 45495/QĐ-SHTT ngày 29/7/2015 từ chối bảo hộ phần hình sư tử đội vương miện với lý do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu hình sư tử đối chứng sau: Nhãn hiệu hình sư tử theo Đăng ký quốc gia (ĐKQG) số 37852 ngày 31/7/2001; Nhãn hiệu “F&N, Hình sư tử” theo ĐKQG số 37851 ngày 31/7/2001; Nhãn hiệu hình sư tử theo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 440782 ngày 5/10/1978; Nhãn hiệu hình sư tử theo ĐKQT số 752695 ngày 27.5.2003 và nhãn hiệu “MIDLAND, Hình sư tử” theo đơn số 4-2010-02241 ngày 1/2/2010, đăng ký cho Nhóm 32 sản phẩm bia.
Thay mặt người nộp đơn, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (nay là Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh) đã đề nghị Cục SHTT xem xét lại Quyết định nói trên với các lý do sau:
1). Nhãn hiệu xin đăng ký không gây nhầm lẫn trực tiếp cho người tiêu dùng với các nhãn hiệu đối chứng vì khác biệt với nhãn hiệu đối chứng về cách đọc và ấn tượng thị giác;
Về cách đọc: Phần chính “Gambrinus” của nhãn hiệu xin đăng ký được đọc là /gam-bờ-ri-nớt/, trong khi đó các nhãn hiệu đối chứng số 1, 3, 4 chỉ là nhãn hiệu hình không có khả năng phát âm, nhãn hiệu đối chứng số 2 được đọc là /ép-en-en/ hoặc /ép-và-nờ/, nhãn hiệu đối chứng 5 được đọc là /mít-len/.
Về ấn tượng thị giác: nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu kết hợp phần chữ “Gambrinius, SUPERIOR CREATED BY CZECK BREWMASTERS,” màu trắng được trình bày phía dưới hình con sư tử”, tất cả được thể hiện trên nền đỏ, xanh, trong khi đó nhãn hiệu đối chứng số 1, 3, 4 chỉ là nhãn hiệu hình, nhãn hiệu đối chứng 2 là kết hợp chữ “F&N, Hình sư tử” và nhãn hiệu đối chứng 5 “MIDLAND, Hình sư tử”. Với cách thể hiện như vậy, nhãn hiệu xin đăng ký khác biệt với các nhãn hiệu đối chứng về ấn tượng thị giác.
Người tiêu dùng khi nhìn thấy nhãn hiệu xin đăng ký sẽ không bị liên tưởng tới các nhãn hiệu đối chứng vì phần hình sư tử trong nhãn hiệu xin đăng ký không trùng lặp với phần hình sư tử trong nhãn hiệu đối chứng. Cụ thể, phần hình sư tử trong nhãn hiệu xin đăng ký là hình sư tử có đuôi uốn cong như hình dấu hỏi ngược, trong khi đó, phần hình sư tử trong các nhãn hiệu đối chứng “F&N, Hình sư tử” là sư tử đầu đội vương miện đang thè lưỡi, đuôi đang cong lên và tách thành hai nhánh; phần hình sư tử trong nhãn hiệu đối chứng “MIDLAND, Hình sư tử” là sư tử đầu đội vương miện đang thè lưỡi, đuôi đang cong uốn vào phía trong thân.
2. Nhãn hiệu đăng ký theo Đơn số 4-2013-26533 ngày 11/11/2013 là kết hợp các hình và chữ, phần chữ “Gambrinus” trong nhãn hiệu là thành phần chính kết hợp với phần hình sư tử trong vòng tròn và hình các huy chương được trình bày trên nền đỏ và xanh tạo nên một tổng thể có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu đối chứng.
3. Thưc tế Cục SHTT đã bảo hộ nhiều nhãn hiệu có chứa hình sư tử có hoặc không có vương miện cho các sản phẩm cùng loại thuộc Nhóm 32 dưới tên các chủ sở hữu khác nhau, ví dụ như nhãn hiệu “LOWEN, Hình”, ĐKQG số 47571 ngày 16.6.2003 cấp cho Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Trung; Nhãn hiệu “Hình sư tử” theo ĐKQG số 39608 ngày 08.01.2002 cấp cho N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY; Nhãn hiệu “BARONS, Hình” ĐKQG số 121078 ngày 11/03/2009 cấp cho Asia Pacific Breweries Limited và Nhãn hiệu “OLYMPIQUE LYONNAIS L, Hình” Đăng ký quốc tế số 917640 ngày 11.07.2006 của OLYMPIQUE LYONNAIS.
Sau khi xem xét và nhận thấy lý do khiếu nại nêu trên là có cơ sở, Cục SHTT đã ra Quyết định số 5379/QĐ-SHTT ngày 08/11/2019 hủy bỏ Quyết định số 45495/QĐ-SHTT trước đó và chấp nhận bảo hộ tổng thể nhãn hiệu theo Đơn số 4-2013-26533, không bảo hộ riêng “CZECH SINCE 1869” và “SUPERIOR CREATED BY CZECK BREWMASTERS’.