CHLB Đức: Có thể bảo hộ chỉ dẫn địa lý bằng luật nhãn hiệu

Tòa án Công lý CHLB Đức (German Federal Court of Justice - FCJ) quyết định có khả năng bảo hộ chỉ dẫn địa lý với tư cách là nhãn hiệu tập thể độc lập với hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý và chỉ định xuất xứ theo Quy định EU số 1151/2012 của châu Âu. Đây là kết quả giải quyết vụ tranh chấp liên quan đến các nhãn hiệu tập thể chứa địa danh của Đức "Hohenloher Landschwein" và "Hohenloher Weiderind" (Tòa án Công lý Liên bang, phán quyết ngày 29/7/2021 - trường hợp số I ZR 163 / 19). Nội dung  như sau:

1. Sự khác biệt giữa quy định pháp luật của CHLB Đức và EU về bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Tranh chấp nhãn hiệu xảy ra trong bối cảnh có các yêu cầu khác nhau về bảo hộ chỉ dẫn  địa lý  ở EU và ở  CHLB Đức. Về cơ bản, EU cung cấp ba dấu hiệu chất lượng (quality marks)  khác nhau cho các đặc sản của khu vực, chủ yếu hướng đến các bước sản xuất có ràng buộc về mặt địa lý hoặc truyền thống về mặt địa lý.

• Chỉ định xuất xứ được bảo hộ (Protected Designation of Origin)

• Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (Protected geographical indication- g.t.A)

• Đặc sản truyền thống được bảo hành (Traditional speciality guaranteed)

Ngoài ra, hệ thống bảo hộ của EU cũng bao gồm việc chỉ định xuất xứ từ các quốc gia không phải là thành viên của EU nếu chúng cũng được bảo hộ tại quốc gia xuất xứ của họ.

Trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm, Quy định số 1151/12 của EU (Quy định EU) bảo vệ các chỉ dẫn địa lý và chỉ định xuất xứ chống lại các hình thức vi phạm khác nhau, bao gồm sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp và bắt chước hoặc có sửa đổi, cũng như chỉ dẫn sai lệch về các phẩm chất thiết yếu của sản phẩm. Do đó, Quy định này được coi là bảo hộ chỉ dẫn địa lý đủ tiêu chuẩn - nghĩa là chỉ dẫn địa lý không chỉ cho biết nguồn gốc địa lý của sản phẩm mà còn đề cập đến một chất lượng nhất định của sản phẩm. Do đó, các yêu cầu của Quy định không thể bị phá vỡ bởi sự bảo hộ quốc gia với các yêu cầu có thể thấp hơn.

Theo Đạo luật nhãn hiệu của Đức (MarkenG), hàng hóa có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tập thể nếu chúng có thể phân biệt được với các sản phẩm của các công ty khác do nguồn gốc địa lý của chúng và nếu chúng có chất lượng đặc biệt (Điều  127 MarkenG).

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các nhãn hiệu tập thể quốc gia chứa hoặc thậm chí chỉ bao gồm các chỉ dẫn địa lý?. Các hiệp hội của các nhà sản xuất được quyền bảo hộ nhãn hiệu tập thể  đó và họ cũng có thể đưa ra các thông số chất lượng trong các quy định quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể. Điều này làm cho nhãn hiệu tập thể dường như tương đương với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo Quy định EU. Để ngăn chặn độc quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý trong nhãn hiệu, các bên thứ ba vẫn có quyền sử dụng (một cách chính xác) dấu hiệu chỉ địa điểm, miễn là điều này phù hợp với thông lệ trung thực trong kinh doanh. Như vậy xuất hiện trường hợp đòi hỏi sự xem xét cân bằng giữa lợi ích trái ngược nhau của người tiêu dùng (những người muốn chỉ ra nguồn gốc địa lý của sản phẩm) và chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể (những người cũng muốn chỉ ra chất lượng đặc biệt của sản phẩm của họ).

2. Sự việc

Nguyên đơn là một Hiệp hội nông gia với khoảng 1450 thành viên, là chủ sở hữu của các nhãn hiệu tập thể của Đức “Hohenloher Landschwein” (= “lợn đồng quê Hohenloher”) và “Hohenloher Weiderind” (= “thịt bò đồng cỏ Hohenloher”). Các nhãn hiệu này nhằm chỉ ra rằng thịt lợn và thịt bò được gắn nhãn hiệu đến từ vùng Hohenlohe (Đức) và tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp hội. Tuy nhiên, các dấu hiệu này không được đăng ký dưới dạng chỉ dẫn địa lý hoặc chỉ định xuất xứ theo Quy định EU. Vào năm 2016, Nguyên đơn đã khởi kiện một cửa hàng bán thịt trong khu vực Hohenlohe vì đã quảng cáo các sản phẩm thịt của mình với các thuật ngữ "Hohenloher Landschwein" và "Hohenloher Weiderind" trong khi không phải là thành viên của Hiệp hội. Nguyên đơn coi đây là hành vi xâm phạm nhãn hiệu của mình và đã khởi kiện ra Tòa án khu vực Stuttgart sau khi đưa ra một lá thư cảnh báo không thành công, vì cửa hàng bán thịt – Bị đơn đã lập luận  rằng việc bảo hộ nhãn hiệu đã bị Quy định EU loại trừ.

3. Xét xử

3.1 Tòa án Quận Stuttgart

Tòa án sơ thẩm đã chấp nhận lập luận của Bị đơn và bác bỏ đơn kiện (Tòa án Quận Stuttgart, bản án ngày 03/4/2018 - vụ án số 17 O 1532/16).  Theo Tòa án, việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo các Quy định của EU là toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng điạ danh Hohenlohe vẫn chưa được bảo vệ bởi một Quy định như vậy. Do đó, các yêu cầu chất lượng sản phẩm không thể được đưa ra và thực thi bằng một nhãn hiệu tập thể được bảo hộ. Chỉ có hành vi làm sai lệch thô thiển về nguồn gốc của sản phẩm mới có thể bị cáo buộc một cách hợp pháp [là xâm phạm quyền] nhưng không có hành vi lừa dối nào như vậy  được chứng minh trong trường hợp cụ thể này .

3.2 Tòa án cấp cao của quận Stuttgart

Tòa án cấp cao của quận Stuttgart (phán quyết ngày 25/7/2019 - vụ án số 2 U 73/18)  với tư cách là phiên tòa thứ hai, ban đầu nhìn nhận vấn đề theo cùng một góc độ và muốn khẳng định Quy định  EU có  tính  tuyệt đối. Tuy nhiên trong những tuần sau phiên điều trần, Tòa án đã bị thuyết phục bởi Nguyên đơn và cho rằng việc bảo hộ tên địa lý và nhãn hiệu tập thể cùng tồn tại. Phiên điều trần trực tiếp đã được mở lại (điều này hiếm khi xảy ra trong thực tế) và Tòa án đã ra phán quyết hoàn toàn chống lại Bị đơn đã khẳng định các yêu sách của Nguyên đơn và chỉ ra rằng Bị đơn đã không tuân thủ các hướng dẫn của Hiệp hội mà sử dụng các dấu hiệu giống hệt "Hohenloher Landschwein "và" Hohenloher Weiderind "cho các sản phẩm thịt của mình. Trái ngược với quan điểm của Tòa án Quận Stuttgart, Tòa án cấp cao nhận thấy rằng việc khởi kiện về nhãn hiệu của Nguyên đơn không bị loại trừ bởi Điều 100(1) của MarkenG. Điều này quy định rằng việc đăng ký chỉ dẫn địa lý với tư cách là nhãn hiệu tập thể sẽ không cho phép chủ sở hữu quyền ngăn cấm bên thứ ba sử dụng các chỉ dẫn thuộc nhãn hiệu tập thể trong quá trình thương mại - với điều kiện việc sử dụng đó phải tuân theo các nguyên tắc đạo đức đã được chấp nhận và không vi phạm Điều127 MarkenG về bảo hộ của chỉ dẫn địa lý.

Tòa án cấp cao  cũng tuyên bố rằng Quy định  EU  sẽ không loại trừ việc áp dụng Điều 127 MarkenG như Tòa án Quận Stuttgart đã nêu. Hơn nữa, Tòa án cấp cao Stuttgart cho rằng việc sử dụng các dấu hiệu giống hệt  mà không có thêm bất kỳ dấu hiệu  nào để phân biệt chúng với các nhãn hiệu tập thể của Nguyên đơn không thể được coi là phù hợp với các nguyên tắc đạo đức. Tòa nhận thấy rằng mục đích duy nhất của Bị đơn là khai thác nhãn hiệu để quảng cáo bán hàng.

3.3  Tòa án Công lý Liên bang Đức (FCJ)

Việc kháng cáo sau đó đối với quyết định của Tòa án cấp cao của Stuttgart do Bị đơn đệ trình đã không thành công. FCJ xác nhận  các nhãn hiệu tập thể của Nguyên đơn bị vi phạm.

FCJ chia sẻ quan điểm của Tòa án cấp cao  rằng Điều 100(1) MarkenG không áp dụng là có lợi cho Bị đơn. Quy định EU  không loại trừ việc áp dụng Điều  100(1) MarkenG. Hơn nữa, việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể (đối với chỉ dẫn địa lý) dựa trên sự hài hòa về hài hòa về pháp luật  của các Quốc gia Thành viên (EU) tồn tại độc lập với việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý và chỉ định xuất xứ được thực hiện  bởi Quy định EU . Cụ thể là, từ Điều 14 của Quy định EU cho phép các Quốc gia Thành viên tiếp tục đăng ký các nhãn hiệu có chỉ định xuất xứ và chỉ dẫn địa lý. Theo Điều 14(1) của Quy định EU, việc đăng ký nhãn hiệu chỉ bị từ chối sau khi đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã được đệ trình lên Ủy ban Châu Âu. Quy định chỉ nhằm mục đích ngăn chặn việc đăng ký các nhãn hiệu xung đột với chỉ dẫn địa lý hoặc chỉ định xuất xứ đã đăng ký theo quy định. Đơn đăng ký nhãn hiệu “Hohenloher Landschwein” và “Hohenloher Weiderind” là nhãn hiệu tập thể được nộp vào năm 2011 trước khi Quy định EU có hiệu lực vào năm 2012, và vì các thuật ngữ đó không được bảo hộ như là chỉ dẫn xuất xứ, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu tập thể không bị ảnh hưởng bởi Quy định EU.

Toà cho rằng, để xác định xem việc sử dụng một chỉ dẫn địa lý có phù hợp với thông lệ trung thực trong các vấn đề công nghiệp và thương mại, phù hợp với các nguyên tắc đạo đức được chấp nhận tại Điều 100(1) MarkenG, cần phải xác định chắc chắn liệu bên thứ ba có hành động bất công chống lại lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu hay không. Với mục đích đó, cần phải đánh giá tổng thể tất cả các tình huống liên quan của từng trường hợp cụ thể. Trong bối cảnh đó, ngoài các yếu tố khác, phải tính đến những nỗ lực của bên thứ ba để đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể phân biệt hàng hóa của họ với hàng hóa của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Trong trường hợp hiện tại, Bị đơn đã sử dụng các dấu hiệu giống hệt mà không thêm dấu hiệu nào để làm cho người tiêu dùng nhận ra rằng sản phẩm của họ không có nguồn gốc từ Nguyên đơn. Điếu đó, theo ý kiến ​​của FCJ, được thực hiện để khai thác danh tiếng của các nhãn hiệu tập thể. Bị đơn chủ yếu không quan tâm đến việc sử dụng các dấu hiệu để chỉ dẫn khu vực địa lý, mà là khai thác danh tiếng tốt của các nhãn hiệu tập thể của Nguyên đơn để thúc đẩy bán hàng. Kết quả là  kháng cáo  của Bị đơn đã không thành công.

4. Bình luận

Tòa án Công lý Đức  đã ban hành một quyết định mang tính bước ngoặt về mối quan hệ giữa luật nhãn hiệu quốc gia và Quy định về việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý của EU.  Quyết định đề cập đến việc bảo hộ kép phức tạp và đôi khi gây nhầm lẫn đối với các chỉ dẫn địa lý theo các Quy định [của EU] và luật nhãn hiệu ở cả cấp quốc gia. Trong mọi trường hợp, phán quyết này có nghĩa là ngay cả khi một sản phẩm không thể được bảo hộ với danh nghĩa “chỉ dẫn địa lý được bảo hộ” của Châu Âu, nó vẫn có thể được bảo hộ như một nhãn hiệu tập thể của Đức. Do đó, quyết định này rất quan trọng đối với tất cả các nhà sản xuất  liên quan  tới chỉ dẫn địa lý.

Quyết định của FCJ làm rõ:

Một mặt, việc bảo hộ nhãn hiệu quốc gia chứa chỉ dẫn địa lý, về nguyên tắc, song hành độc lập với  việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý và chỉ định xuất xứ được đảm bảo bởi hệ thống Quy định EU .

Mặt khác, các chỉ dẫn địa lý là một phần của nhãn hiệu tập thể theo Điều 97  MarkenG cũng có thể được sử dụng bởi các bên thứ ba (không thuộc các thành viên  của tập thể có quyền), miễn là việc sử dụng đó không trái với các nguyên tắc đạo đức đã được chấp nhận. Sự vi phạm đạo đức đó phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng chỉ dẫn địa lý cụ thể. Để tránh người tiêu dùng bị đánh lừa và các rủi ro pháp lý liên quan, việc sử dụng nên giữ khoảng cách lớn nhất có thể với nhãn hiệu tập thể được đề cập.

Nguồn :

(i) German FCJ on the exploitation of the reputation of geographical indications as collective trademarks; 
https://www.jdsupra.com/legalnews/german-fcj-on-the-exploitation-of-the-3685276/; 
(ii) Protection of geographical indications via collective marks in dispute; 
https://www.skwschwarz.de/en/details/protection-of-geographical-indications-via-collective-marks-in-dispute#authors; 
(iii) German Bundesgerichtshof: Qualified geographical indications can be protected by trademark law also in the agricultural and foodstuffs sector; 
http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2021/11/09/german-bundesgerichtshof-qualified-geographical-indications-can-be-protected-by-trademark-law-also-in-the-agricultural-and-foodstuffs-sector/; 
(iv) BGH protects “Hohenlohe pig” – independent of EU rules for g.t.A.; 
https://legal-patent.com/trademark-law/bgh-protects-hohenlohe-pig-independent-of-eu-rules-for-g-t-a