Áp dụng quy định “Giảm gía trị về lợi thế thương mại”  để giải quyết tranh chấp nhãn hiệu ở Canada

1.   Quy định và áp dụng pháp luật có liên quan

Luật Nhãn hiệu Canada cấm hành vi làm giảm lợi thế thương mại (thường sử dụng với thuật ngữ “depreciation of goodwill”), Điều 22 của Luật Nhãn hiệu có nội dung như sau:

Điều 22.Giảm lợi thế tương mại

(1) Không ai được sử dụng nhãn hiệu đã được người khác đăng ký theo cách có thể làm giảm giá trị của lợi thế thương mại gắn liền với nhãn hiệu đó.

(2) Trong bất kỳ vụ kiện nào liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu trái với  mục (1), tòa án có thể từ chối ra lệnh bồi thường thiệt hại hoặc thu hồi lợi nhuận và có thể cho phép bị đơn tiếp tục bán hàng hóa mang nhãn hiệu đã có thuộc bị đơn sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của họ tại thời điểm thông báo được đưa ra cho họ rằng chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký khiếu kiện về việc sử dụng nhãn hiệu đó.

Điều khoản này có phạm vi rộng và có thể dùng để cấm các hoạt động trái pháp luật của bị cáo khi không thể xác định được hành vi vi phạm nhãn hiệu theo truyền thống. Các tòa án của Canada, bao gồm cả Tòa án Tối cao Canada, đã kết luận về  việc áp dụng  Điều 22 với các nội dung như sau :

- Bị đơn không cần phải sử dụng nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu  đã được người khác đăng ký. Đúng hơn, nguyên đơn chỉ cần chứng minh rằng bị đơn đã sử dụng nhãn hiệu “đủ giống để… gợi lên trong thế giới liên quan của người tiêu dùng sự liên tưởng về mặt tinh thần của hai nhãn hiệu”;

- Bị đơn không cần sử dụng nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ giống hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ của nguyên đơn hoặc liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ cạnh tranh với hàng hóa hoặc dịch vụ của nguyên đơn;

- Bị đơn không cần sử dụng dấu hiệu đó làm 'nhãn hiệu' (tức là dấu hiệu chỉ xuất xứ).

- Nhãn hiệu của nguyên đơn không cần phải nổi tiếng hoặc thậm chí được nhiều người biết đến (“well known mark”). Đúng hơn, nguyên đơn chỉ cần chứng minh rằng nhãn hiệu của họ “được biết đến đủ [tới mức] để có giá trị thương mại đáng kể gắn liền với nó”;

- Nguyên đơn không cần phải chứng minh sự nhầm lẫn để xác định việc  “giảm giá trị”, điều này có thể ám chỉ đến sự tổn hại về danh tiếng, sự suy giảm, bị chê bai hoặc hoen ố nhãn hiệu của nguyên đơn hoặc làm giảm giá trị nhãn hiệu của nguyên đơn, thường được gọi với thuật ngữ “nhãn hiệu bị làm mờ”'.

Vì những nội dung nêu trên, Điều 22 là một công cụ hữu ích và linh hoạt có thể hỗ trợ chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc bảo vệ tài sản của họ khi khó xác định được trường hợp rõ ràng về vi phạm hoặc nhái nhãn hiệu.

2.   Trường hợp cụ thể

2.1   Khởi kiện  

(i) Toys "R" Us (Canada) Ltd., nhà bán lẻ đồ chơi nổi tiếng, đã đệ đơn lên Tòa án Liên bang kiện Herbs "R" Us Wellness Society, một công ty Canada điều hành một cửa hàng và trạm cần sa ở Vancouver, British Columbia. Bị đơn đã và đang sử dụng nhãn hiệu “HERBS R US” (hình trên) và trưng bày nổi bật nhãn hiệu  bên ngoài  cửa hàng của mình.

Trong đơn khởi kiện,  Toys "R" Us  (hình dưới) cáo buộc rằng Herbs "R" Us đã:

• Vi phạm quyền nhãn hiệu của mình;

• Hướng sự chú ý của công chúng đến hàng hóa, dịch vụ và hoạt động kinh doanh của họ theo cách gây ra hoặc có khả năng gây nhầm lẫn ở Canada (còn được gọi là bán hàng giả mạo, hàng  nhái); và

• Làm mất giá trị “lợi thế thương mại” (“goodwill”) gắn liền với nhãn hiệu đã đăng ký của TOYS R US.

Toys "R" Us yêu cầu  bồi thường 25.000 USD .

(ii) Herbs "R" Us thậm chí còn không phản hồi đơn kiện chống lại họ.

Vì vậy, thẩm phán của vụ án, Nicholas McHaffie, chỉ sử dụng bằng chứng do Toys "R" Us cung cấp để đưa ra quyết định cuối cùng.

2.2   Bản án (Toys “R” Us (Canada) Ltd. v. Herbs “R” Us Wellness Society 2020 FC 682) ngày 11/6/2020.

2.2.1  Bác bỏ khiếu kiện về xâm phạm nhãn hiệu và passing off

Tòa án Liên bang (“Tòa án”)  trước hết giải quyết khiếu kiện của Toys R Us về passing off và xâm phạm nhãn hiệu.

Tòa án đã bác khiếu kiện này, cho rằng Toys R Us đã không chứng minh được khả năng gây nhầm lẫn hợp lý giữa các nhãn hiệu tương ứng của các bên. Tòa án cho rằng có “mức độ tương tự cao” giữa hai nhãn hiệu,  lưu ý rằng ấn tượng thương mại tổng thể của các nhãn hiệu rất giống nhau;  tuy nhiên, tòa án cuối cùng cho rằng sẽ “rất khó xảy ra” đối với một người tiêu dùng Canada bình thường,  thậm chí là một người tiêu dùng bình thường dù hơi vội vàng, để kết luận rằng một nhà bán lẻ đồ chơi nổi tiếng đã mở rộng dịch vụ của mình sang cung cấp cần sa.

2.2.2 Xác định vi phạm do làm Giảm lợi thế 

Tuy nhiên khi áp dụng quy định tại Điều 22 (1) Luật Nhãn hiệu về Giảm lợi thế thương mại- Không ai được sử dụng nhãn hiệu đã được người khác đăng ký theo cách có thể làm giảm giá trị của lợi thế thương mại gắn liền với nhãn hiệu đó.Tòa án lại cho rằng nội dung đơn khởi kiện đáp ứng toàn bộ các điều kiện thực tiễn của quy định này, đó là;

 (i) Sử dụng nhãn hiệu: Tòa án coi nhãn hiệu “Herbs R Us” đủ giống với nhãn hiệu đã đăng ký “Toys R Us”. Đặc biệt, tòa án công nhận rằng nhãn hiệu  “Herbs R Us” giống với  nhãn hiệu “Toys R Us” là nhờ việc  sử dụng các chữ cái một cách sáng tạo của nhãn hiệu “Toys R US, hình” / cũng như  thay ngôi sao ở giữa chữ R bằng một lá cần sa trong nhãn hiệu nhãn hiệu  “Herbs R Us, hình”. Mặc dù thừa nhận rằng hàng hóa khác nhau và Toys R Us (Canada) Ltd. không bị mất bất kỳ doanh thu nào nhưng tòa án vẫn chấp nhận rằng việc tạo ra một liên kết hoặc “liên tưởng tinh thần” giữa các nhãn hiệu sẽ làm giảm tính khác biệt của nhãn hiệu “Toys R US”  đến mức “sự liên tưởng tinh thần” giữa hai nhãn hiệu là “tất cả nhưng không thể tránh khỏi và phải được suy ra là có chủ ý”.

(ii) Bằng chứng về lợi thế thương mại: Tòa án công nhận rằng nhãn hiệu “Toys R US” đã đạt được lợi thế thương mại dựa trên bằng chứng có tuyên thệ của người nộp đơn về việc sử dụng rộng rãi trên khắp Canada.

(iii) Ảnh hưởng đến lợi thế thương mại: Tòa án nhận thấy có sự “liên kết tinh thần” vừa đủ giữa nhãn hiệu của các bên do các nhãn hiệu giống nhau. Tòa án lưu ý rằng không cần phải có bằng chứng cụ thể của người tiêu dùng hoặc bằng chứng khảo sát về mối liên kết đó để xác định khả năng xảy ra mối liên kết đó, mà thay vào đó, tòa án có thể “suy ra sự tồn tại của mối liên kết đó trong tâm trí người tiêu dùng từ những điểm tương đồng được ghi nhận” giữa nhãn hiệu của các bên. Tòa án cũng đề cập đến một bài báo chỉ ra mối liên hệ giữa nhãn hiệu của hai bên, để hỗ trợ cho phát hiện của mình về điểm này.

(iv) Thiệt hại về lợi thế thương mại: Tòa án thừa nhận thiệt hại về lợi thế thương mại có nhiều hình thức khác nhau. Trong trường hợp này, nhãn hiệu bị coi là bị thiệt hại một phần, do :

(a) Giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu, tức là giảm tính độc đáo của nhãn hiệu, do nhãn hiệu bị “Cuốn hút  bởi những người sử dụng khác nhau” không nằm trong tầm kiểm soát của “Toys R US” , và

(b) Việc thành lập mối liên kết giữa Toys R Us, một cửa hàng đồ chơi trẻ em và một cơ sở phân phối cần sa của  Herbs R Us, “đặc biệt là một cơ sở dường như đang hoạt động mà không có giấy phép và một cơ sở tiếp thị thông qua mạng xã hội với người lớn”, nội dung theo chủ đề được cho là bao gồm ảnh khỏa thân và những lời chửi thề.”

Căn cứ vào các nhận định nêu trên, Tòa quyết định :

- Toys "R" Us yêu cầu cửa hàng bồi thường 25.000 USD nhưng thẩm phán cho rằng số tiền này quá cao. Vì vậy, ông ra phán quyết rằng Herbs "R" phải trả cho họ 15.000 USD cho khoản "Giảm giá trị lợi thế thương mại ". Cửa hàng cũng phải trả thêm 15.000 USD cho án phí  của Toys "R" Us. Tòa án không tin rằng hành vi của Herbs R Us, bao gồm cả việc cố tình gợi lên biểu tượng Toys R Us cùng với các hành vi bị cáo buộc khác là đủ để đưa ra  bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt.

Cửa hàng cũng phải tiêu hủy toàn bộ “hàng hóa, bao bì, nhãn mác, tài liệu quảng cáo” mang nhãn hiệu “Herbs 'R' Us".

3.  Nhận xét

- Chủ sở hữu nhãn hiệu thường phải đối mặt với những thách thức khi cố gắng thực thi quyền chống lại việc sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba theo cách không gây nhầm lẫn. Trong nhiều trường hợp, bên thứ ba có thể sử dụng nhãn hiệu tương tự hoặc nhãn hiệu có cùng “giao diện” nhưng ở một không gian tiêu dùng hoàn toàn khác nên khó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Bản án nêu trên của Tòa án Liên bang Canada được cho là đã mở rộng khả năng hành động của chủ sở hữu nhãn hiệu trong những trường hợp như vậy, bằng cách mở rộng phạm vi áp dụng các khiếu kiện “giảm giá trị lợi thế thương mại”/ “depreciation of goodwill” đối với việc sử dụng các nhãn hiệu không trùng lặp với nhãn hiệu chính chủ của bên thứ ba.

Quyết định này cung cấp những bài học hữu ích cho cả những nhãn hiệu lâu đời có uy tín đáng kể và những công ty khởi nghiệp nhỏ đang tìm kiếm nhãn hiệu. Đối với các chủ sở hữu nhãn hiệu lớn, phạm vi rộng và tính linh hoạt của Mục 22 khiến nó trở thành vũ khí mạnh mẽ để chống lại những người khác có thể hạ giá, làm loãng, hoen ố hoặc làm hao mòn giá trị nhãn hiệu của họ. Đối với các công ty mới việc sử dụng một cái tên chơi chữ có thể dẫn đến kiện tụng và đổi nhãn hiệu sau đó, điều này có thể tiêu tốn một khoản tiền đáng kể và khiến công ty thất bại trước khi nó bắt đầu hoạt động.

- Hành vi  làm giảm giá trị thương mại của nhãn hiệu theo quy định tại Điều 22 nêu trên tương tự như hành vi  pha loãng nhãn hiệu/ trademark dilution theo Luật Nhãn hiệu  Hoa Kỳ, tương tự như vụ Jack Daniel’s Properties, Inc. kiện  VIP Products(1) khi mà  nhãn hiệu bị cáo buộc vi phạm tuy có dấu hiệu  nhại lại nhãn hiệu (Hiến pháp cho phép) và áp dụng cho  hàng hóa (đồ chơi cho chó)  hoàn toàn khác với hàng hóa  mà chủ nhãn hiệu được bảo hộ áp dụng (rượu mạnh) nhưng vẫn bị Tòa án tối cao xác nhận là vi phạm.

- Vụ việc này cho thấy sự đa dạng theo quy định của Luật Nhãn hiệu Canada, nếu  chủ nhãn hiệu được bảo hộ nếu không thể chứng minh nhãn hiệu bị xâm phạm hoặc bị sử dụng theo trái pháp luật theo  hình thức passing off thì còn có thể yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dưới dạng làm giảm giá trị thương mại của nhãn hiệu .Điều này là khác biệt lớn với Luật SHTT Việt Nam khi chủ nhãn hiệu được bảo hộ chỉ có thể yêu cầu xử lý người thứ ba thông qua hành vi sử dụng nhãn hiệu  gây nhầm lẫn (cụ thể là Xâm phạm nhãn hiệu theo Điều 129 và Cạnh tranh không lành mạnh theo Điều 130), thậm chí khái niệm tương đương với cụm từ “goodwill” không được thể hiện trong phạm vi bảo hộ nhãn hiệu tại Luật SHTT Việt Nam, do vậy việc xác định hành vi xâm phạm thông qua bằng việc làm giảm giá trị thương mại của nhãn hiệu được bảo hộ là không thể ./.

Nguồn : 
(i)https://www.smartbiggar.ca/insights/publication/federal-court-cannabis-brand-parody; 
(ii)https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/ec4a7c19/playtimes-over-toys-r-us-wins-trademark-depreciation-of-goodwill-claim-against-herbs-r-us....
(iii) https://harris-sliwoski.com/cannalawblog/toys-r-us-succeeds-in-trademark-lawsuit-for-depreciation-of-goodwill-against-canadian-dispensary-herbs-r-us/

(++)