Vương quốc Anh: Đăng ký nhãn hiệu với danh mục hàng hóa, dịch vụ quá rộng có thể là chỉ dấu không trung thực

Luật SHTT Việt Nam quy định rằng văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ nếu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu (Điều 96.1.a). Nội hàm “dụng ý xấu” chưa được minh định và cần làm rõ trong từng trường hợp cụ thể

Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã đưa ra phán quyết mang tính bước ngoặt trong quá trình tố tụng liên quan đến việc liệu một nhãn hiệu của Vương quốc Anh có thể bị vô hiệu hay không vì chủ sở hữu đã hành động thiếu thiện chí (“bad faith”) khi nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu với danh mục hàng hóa và/hoặc dịch vụ rất rộng mà không có ý định sử dụng nhãn hiệu đó cho tất cả các loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ đó.

Tòa án Tối cao đã ra phán quyết trong vụ SkyKick UK Ltd và một bên khác (bên kháng cáo) kiện Sky Ltd và những bên khác (bên bị kháng cáo) vào ngày 13 tháng 11 năm 2024 rằng hành vi xấu/không trung thực (“bad faith”) trong đăng ký nhãn hiệu có thể được suy ra từ độ rộng và độ lớn của thông số kỹ thuật của nhãn hiệu và việc sử dụng một danh mục hàng hóa và dịch vụ rất rộng khiến việc đăng ký dễ bị vô hiệu một phần bởi hành vi bad faith đó.

Tòa án Tối cao cho rằng các tình tiết của vụ án sẽ quyết định liệu có suy luận về hành vi xấu hay không, bao gồm bản chất của hàng hóa và dịch vụ so với quy mô và bản chất của doanh nghiệp của người nộp đơn và liệu người nộp đơn có sự chứng minh [về] thương mại rằng danh mục hàng hóa và dịch vụ rộng lớn đó là nhất quán với việc sử dụng nhãn hiệu là  dấu hiệu để chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa/dịch vụ.

Tòa án Tối cao đã xác nhận rằng danh tiếng thương hiệu không phải là lý do duy nhất để đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa và dịch vụ mà người nộp đơn không có ý định cung cấp.

Tòa án cũng cho rằng người nộp đơn không cần phải có chiến lược thương mại để sử dụng nhãn hiệu của mình cho mọi loại hàng hóa và dịch vụ nằm trong thông số kỹ thuật của nhãn hiệu. Tuy nhiên, một đơn đăng ký nhãn hiệu có một danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ rộng (ví dụ: phần mềm máy tính) có thể một phần là không trung thực trong chừng mực nó mô tả quá rộng danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ phụ riêng biệt mà người nộp đơn không bao giờ có ý định sử dụng nhãn hiệu.

Phán quyết này sẽ có tác động đáng kể đến các chiến lược xung quanh việc nộp đơn và thực thi nhãn hiệu tại Vương quốc Anh. Các thông số kỹ thuật [của nhãn hiệu] sẽ cần phải phản ánh chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh của người nộp đơn và các phản tố về sự vô hiệu trong các thủ tục tranh tụng có thể trở nên thường xuyên hơn./.

Nguồn: Gill Dennis & Jandan Aliss, INTA Bulettin, January 22, 2025; 
https://www.inta.org/perspectives/law-practice/united-kingdom-width-and-size-of-a-specification-can-be-indicative-of-bad-faith/