Sử dụng từ khóa trong quảng cáo và quyền nhãn hiệu

1. Nội dung vụ việc và các bên có liên quan

Khi người dùng internet vào mạng tra cứu thấy kết kết quả tìm kiếm của Google hiển thị “liên kết được tài trợ” (“sponsored links”)  – là các quảng cáo được hiển thị để phản hồi các thuật ngữ tìm kiếm tương tự của người dùng. Khi mua liên kết được tài trợ, nhà quảng cáo phải chọn từ khóa (key words)  có liên quan. Liên kết được tài trợ chứa “tiêu đề” (“headline”), là thông điệp thương mại ngắn gọn và URL của trang web của nhà quảng cáo.

- Nguyên đơn là Trung tâm Điều trị Bàn chân Bờ Đông (East Coast Podiatry[1] Centre -ECPC), là chủ sở hữu nhiều nhãn hiệu theo các Đăng ký số 40201807140R, 40201808612Y và 40201818910V, trên các nhãn hiệu này cùng  có chứa dòng chữ “EAST COAST PODIATRY”, đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ  thuộc các nhóm 5, 10, 25 và 44, dưới đây:

Bị đơn, Trung tâm điều trị bàn chân gia đình (Family Podiatry Center Pte Ltd - FPC), đã mua các quảng cáo của Google sử dụng các từ khóa như “Điều trị bàn chân Bờ Đông” (“East Coast Podiatry” và “Podiatry East Coast”  và “Bác sĩ điều trị bàn chân ở Bờ Đông” (“Podiatrist East Coast) trong dòng tiêu đề (headline) quảng cáo. Vào ngày 28/7/2022, nguyên đơn đã phát hiện ra ba quảng cáo nêu trên  trên Google của bị đơn. Nhấp vào quảng cáo với các tiêu đề dưới đây sẽ đưa người dùng đến trang web của FPC :

Cùng ngày, nguyên đơn đã gửi một đơn khiếu nại  tới Google rằng bị đơn đã sử dụng một biến thể của Nhãn hiệu đã được bảo hộ . Vào ngày 16/8/ 2022, Nhóm hỗ trợ pháp lý của Google đã viết thư để thông báo cho nguyên đơn rằng các quảng cáo “không được hiển thị nữa”. 

2. Lập luận của các bên trước Tòa

Nguyên đơn giải thích trong Bản tuyên thệ về bằng chứng rằng đội ngũ quản lý của nguyên đơn đã chọn cái tên “East Coast Podiatry” cho phòng khám Kembangan của họ vì nó gây ấn tượng với họ và là điều đặc biệt đối với họ.  Đó  là do ba thành viên trong nhóm quản lý của nguyên đơn “đã lớn lên ở phía đông Singapore” – từ mẫu giáo đến trung học và cho đến khi làm việc.      

Bị đơn trong Tuyên thệ của mình cho biết đã nhập lần lượt các từ “east coast podiatry”,   “Podiatry East Coast “ và “Podiatrist East Coast” trong các  vào dòng tiêu đề quảng cáo trên Google. Theo đó việc  sử dụng các từ trên trong quảng cáo như một phần trong “chiến dịch quảng cáo về việc sắp khai trương chi nhánh ở Bờ Đông” của bị cáo. Đó là do bị đơn đã được chuyên gia tư vấn của Google khuyên nên sử dụng từ khóa dựa trên vị trí để cải thiện khả năng người dùng tìm kiếm trên Google tìm thấy phòng khám mới ở bờ Đông của bị cáo trong kết quả tìm kiếm trên Google của họ.

Nguyên đơn trình bày rằng bị đơn đã vi phạm quyền Nhãn hiệu của mình. Nguyên đơn cũng cho rằng bị đơn “phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội gian lận / passing off’ vì sử dụng các thuật ngữ ‘chăm sóc bàn chân ở bờ biển phía đông’, ‘Chăm sóc bàn chân ở Bờ Đông’ và ‘Bác sĩ điều trị bàn chân ở Bờ Đông’ trong tiêu đề của Quảng cáo Google của mình”.

Bị đơn đã phản bác tất các các điều này. 

3. Phán quyết của Tòa án

Tòa án phải giải quyết các vấn đề sau :

(i) Liệu Quảng cáo của Bị đơn có vi phạm Luật Nhãn hiệu  hay không?.

Mối quan tâm đặc biệt trong quyết định này là việc Tòa án xử lý một vụ áp dụng luật chưa được làm rõ  trong luật nhãn hiệu của Singapore: khả năng gây nhầm lẫn sẽ được đánh giá như thế nào đối với các quảng cáo trên công cụ tìm kiếm? Người dùng Internet không nhất thiết phải kết luận từ khóa trên quảng cáo rằng nhà quảng cáo có mối liên hệ kinh tế với chủ sở hữu nhãn hiệu

Tòa án nhận thấy rằng không có hành vi vi phạm nhãn hiệu . Mặc dù  sự giống nhau về nhãn hiệu và dịch vụ của các bên là rõ ràng  nhưng thực tế  không có khả năng gây nhầm lẫn, dựa vào lập luận sau:

Tòa án, sau khi xem xét án lệ của châu Âu và Anh, tuyên bố rằng Tòa án sẽ đánh giá liệu quảng cáo có cho phép người dùng internet xác định xem hàng hóa hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ chủ sở hữu nhãn hiệu hay một nhà kinh doanh khác hay không. Trang web của FPC đóng một vai trò quan trọng trong kết luận của Tòa án rằng không có khả năng gây nhầm lẫn.

Vì chức năng của quảng cáo Google là để người dùng nhấp vào liên kết được tài trợ trong quảng cáo và được tự động chuyển hướng đến trang web của nhà quảng cáo⁷, việc FPC sử dụng liên kết được tài trợ về bản chất được liên kết với trang web của họ - cho phép xem xét nội dung của trang web khi đánh giá khả năng gây nhầm lẫn.

Khi nhấp vào các liên kết được tài trợ của FPC, người dùng internet sẽ tự động được chuyển hướng đến trang web của FPC. Vì trang web chứa các nhãn hiệu “rất khác biệt” của FPC nên nó sẽ xóa tan mọi nhầm lẫn có thể phát sinh ở trường hợp đầu tiên. Điều quan trọng là trang web không đề cập đến cụm từ “chăm sóc chân ở bờ biển phía đông”/ “east coast podiatry”  hoặc “bờ biển phía đông”/ “east coast”.. Người dùng sẽ biết ngay rằng FPC không được liên kết với ECPC.

Hơn nữa, người dùng sẽ không cho rằng FPC và ECPC là một phần của cùng một mạng lưới phòng khám dưới các tên khác nhau. ECPC chỉ vận hành các phòng khám chữa bệnh về chân dưới tên gọi “Bàn chân ở Bờ Đông” (East Coast Podiatry) còn các dịch vụ chăm sóc chân của FPC chỉ được cung cấp dưới tên “Trung tâm Chăm sóc bàn chân tại gia đình” (Family Podiatry Centre) theo nhãn hiệu được bảo hộ ở hình bên:

Theo đó, Tòa án nhận thấy không có khả năng gây nhầm lẫn về thực tế và không có hành vi vi phạm nhãn hiệu .

(ii) Liệu Nguyên đơn có chứng minh được các yếu tố cần thiết của một vụ kiện về giả mạo (passing off)  hay không

Từ “Bờ biển phía Đông”/ “East Coast”  thường được dùng để chỉ khu vực địa lý ở phía Đông Singapore, trong khi từ “chăm sóc bàn chân”/ “podiatry”  có nghĩa thông thường là chăm sóc sức khỏe liên quan đến bàn chân.  Kết hợp lại với nhau, cụm từ “Chăm sóc chân ở Bờ Đông” sẽ gợi nhớ đến một doanh nghiệp liên quan đến chữa trị các bệnh về chân ở vùng Bờ Đông của Singapore. Do đó, Nhãn hiệu của nguyên đơn có ý nghĩa mô tả khi được sử dụng liên quan đến các dịch vụ chăm sóc bàn chân ở khu vực Bờ Đông của Singapore. Tuy nhiên, khi các nhãn hiệu đó được sử dụng cho các dịch vụ điều trị bàn chân ở các vị trí địa lý khác ở Singapore thì chúng không thể được coi là mang tính mô tả dưới bất kỳ hình thức nào. Vì nguyên đơn điều hành ba phòng khám khác ở các khu vực khác ở Singapore có cùng nhãn hiệu có dòng chữ “Chuyên khoa bàn chân ở Bờ Đông”, nên thấy rằng Nhãn hiệu có đủ khả năng phân biệt.

Tuy nhiên việc xác định xem liệu Bị đơn trình bày sai có xảy ra hay không sẽ được đánh giá dựa trên hoàn cảnh xung quanh.Tòa án không bị ràng buộc, giống như trong một vụ kiện vi phạm nhãn hiệu  về các yếu tố mà tòa án có thể tính đến .Việc điều tra cho phép xem xét các yếu tố bên ngoài và sự trình bày sai lệch như vậy “phải có tác động gây ra sự nhầm lẫn thực tế hoặc có khả năng gây nhầm lẫn” .

Vì những lý do nói trên Tòa đã xác định  không có khả năng xảy ra nhầm lẫn phát sinh từ quảng cáo của bị cáo và  Nguyên đơn chưa chứng minh đầy đủ rằng quảng cáo của bị đơn dẫn đến nhầm lẫn hoặc có khả năng gây nhầm lẫn.

Từ các nội dung trên Tòa đưa ra kết luận sau:

Các nội dung kiện về vi phạm nhãn hiệu và giả mạo (passing off)   đều không được chấp nhận , phán quyết nhấn mạnh rằng chỉ dựa trên thực tế của vụ án này  mới quyết định như vậy.Do vậy vẫn cần phải đảm bảo rằng các quảng cáo trên internet phải được kiểm tra chặt chẽ  và vẫn có thể có những trường hợp quảng cáo trên internet bị phát hiện có hành vi vi phạm.

4. Nhận xét

Vụ kiện “East Coast Podiatry” cung cấp hướng dẫn kịp thời cho các doanh nghiệp ở Singapore tham gia quảng cáo trên công cụ tìm kiếm. Điểm đáng chú ý là mức độ liên quan của các từ khóa được chọn cho quảng cáo, URL được hiển thị cùng với quảng cáo và trang web tương ứng. Mỗi thành phần cần được xem xét cẩn thận.

Bản chất của hoạt động kinh doanh được đề cập cũng rất quan trọng. Mặc dù thực tế trong vụ việc  có vi phạm, nhưng quan điểm của Tòa  có thể sẽ khác khi liên kết được tài trợ đưa người dùng internet đến một nền tảng thương mại điện tử cung cấp nhiều loại hàng hóa và người dùng có thể không chắc chắn rằng hàng hóa được quảng cáo nhắc đến trên thực tế được cung cấp chỉ bởi một doanh nghiệp .

Nguồn: 
(i)  https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fcc6087a-16fa-4d44-acb6-63f6d2721413; 
(ii) https://www.elitigation.sg/gd/s/2024_SGHC_102