Canada: Fruiticana Produce Ltd kiện Frutocana Inc. xâm phạm nhãn hiệu – Thắng kiện nhưng không thuyết phục được thẩm phán rằng họ đã chịu thiệt hại.

Mặc dù lệnh cấm có thể được ban hành dựa trên đơn yêu cầu đơn phương (ex parte) về phán quyết mặc nhiên trong các vụ việc vi phạm nhãn hiệu, trong trường hợp có sự nhầm lẫn rõ ràng giữa các nhãn hiệu của các bên thì các yêu cầu về bồi thường thiệt hại và những hình thức chế tài khác vẫn cần phải có bằng chứng chứng minh.

Bối cảnh

Nguyên đơn, công ty Fruiticana Produce Ltd., vận hành chuỗi 23 cửa hàng thực phẩm tại British Columbia và Alberta, đồng thời sở hữu nhiều văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Canada cho các nhãn hiệu FRUITICANA và FRUITICANA EXPRESS dùng cho dịch vụ bán lẻ thực phẩm.

Ít nhất là từ năm 2023, Bị đơn, công ty Fruitocana Inc., đã vận hành một cửa hàng thực phẩm tại Toronto dưới tên gọi “Fruitocana”. Sau khi thư yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm của Nguyên đơn bị phớt lờ, Nguyên đơn đã khởi kiện về hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Bị đơn đã không nộp văn bản phản hồi hay biện hộ.

Nguyên đơn đã nộp đơn yêu cầu tòa án ra phán quyết vắng mặt (theo thủ tục *ex parte*), trong đó đề nghị tòa án ban hành các tuyên bố pháp lý, lệnh cấm vĩnh viễn, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tiêu hủy hàng hóa vi phạm và thanh toán chi phí pháp lý.

Quyết định của Tòa

Đối với kiến ​​nghị xin phán quyết vắng mặt bị đơn (được đệ trình theo thủ tục một bên), nguyên đơn có nghĩa vụ chứng minh vụ kiện của mình dựa trên nguyên tắc "cán cân xác suất" (tức là khả năng cao hơn là không) thông qua các bằng chứng dưới hình thức bản khai có tuyên thệ.

Tòa án đã kết luận có hành vi xâm phạm nhãn hiệu chữ "FRUITICANA" của Nguyên đơn theo quy định tại Điều 20 của Đạo luật Nhãn hiệu Canada. Bị đơn sẽ bị quy trách nhiệm xâm phạm nhãn hiệu theo điều luật này khi họ "bán, phân phối hoặc quảng cáo bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào gắn liền với một nhãn hiệu hoặc tên thương mại gây nhầm lẫn".

Trước hết, xét về mức độ tương đồng – yếu tố thường được coi là quan trọng nhất – Tòa án nhận định rằng sự tương đồng giữa nhãn hiệu FRUITCANA của Nguyên đơn và nhãn hiệu FRUITOCANA của Bị đơn là rất rõ (chỉ khác biệt ở một chữ cái nằm ở giữa nhãn hiệu). Hơn nữa, Tòa án nhận thấy nhãn hiệu FRUITCANA đã tạo dựng được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng kéo dài hàng thập kỷ, đồng thời các bên cùng cung cấp dịch vụ bán lẻ thực phẩm trên cùng các kênh thương mại. Dựa trên kết luận mang tính quyết định đối với nhãn hiệu chữ nêu trên, Tòa án không cần thiết phải phân tích thêm về các nhãn hiệu hình của các bên.

Các biện pháp khắc phục

Tòa án đã ban hành một án lệnh thiết kế riêng cho trường hợp này cấm Bị đơn sử dụng nhãn hiệu FRUITOCANA hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào gây nhầm lẫn; lệnh này có hiệu lực 30 ngày sau khi tuyên nhằm tạo điều kiện cho việc điều chỉnh hoạt động.

Mặc dù xác định Nguyên đơn có quyền được áp dụng biện pháp ngăn chặn nhưng Tòa án đã từ chối chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại do thiếu bằng chứng về thiệt hại thực tế hoặc thiếu cơ sở để Tòa án suy luận rằng Nguyên đơn đã phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Cụ thể, Tòa án nhận định rằng hồ sơ chứng cứ không cung cấp cơ sở để suy luận về việc suy giảm hoặc mất mát uy tín thương mại của Nguyên đơn, đặc biệt là khi xét đến việc Bị đơn chỉ vận hành một cửa hàng duy nhất tại Toronto trong khi hoạt động của Nguyên đơn tập trung tại British Columbia và Alberta, đồng thời thực tế hầu như không xảy ra sự nhầm lẫn nào. Hơn nữa, ý định mở rộng hoạt động sang Ontario của Nguyên đơn không cấu thành bằng chứng về thiệt hại hiện hữu.

Tòa án cũng từ chối ban hành lệnh tiêu hủy hàng hóa của Bị đơn, do không có bằng chứng cho thấy nhãn hiệu đã được sử dụng trên hàng hóa, và nếu có thì số hàng hóa đó nhiều khả năng đã được bán ra trong giai đoạn chuyển tiếp 30 ngày. Ngoài ra, Tòa án từ chối chấp thuận yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí pháp lý (bao gồm cả thù lao luật sư), vì hành vi của Bị đơn không bị coi là có tính chất đáng trách. Cuối cùng, Tòa án đã tuyên mức chi phí pháp lý trọn gói là 2.500 đô la./.


Nguồn:  Fruiticana Produce Ltd. v. Fruitocana Inc. - Federal Court