Singapore: Về một trường hợp nhãn hiệu bị hủy bỏ do nộp đơn với dụng ý xấu

1. Tóm tắt

Vào ngày 18/4/2023, Văn phòng Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) quyết định rằng nhãn hiệu được đăng ký với dụng ý xấu phải bị tuyên là không hợp lệ toàn bộ.

Vụ việc liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu hình  “chó và máy hát” liên quan đến ba nhãn hiệu đăng ký  trước đó bị chấm dứt hiệu lực vì lý do không sử dụng. Đơn được nộp vào năm 2019, được đăng ký vào ngày 13/8/2020.Tuy nhiên sau đó IPOS lại cho rằng chủ sở hữu đã đăng ký nhãn hiệu của mình với mục đích xấu khi xét đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực.

2. Sự việc

2.1 Các bên và nhãn hiệu liên quan

(i) Người nộp đơn hủy bỏ hiệu lực (Người nộp đơn) .

Công ty HMV (His Master's Voice) Brand Pte Ltd là nhà bán lẻ về  âm nhạc và giải trí của Anh, có trụ sở tại Singapore cho đến ngày 30/9/2015. Cửa hàng đầu tiên của HMV ở tại The Heeren, rộng 25.000 ft vuông khi khai trương vào năm 1997,  trở thành cửa hàng âm nhạc lớn nhất Singapore. Sau đó, nó đã giảm diện tích sàn hai lần - một lần vào năm 2002 và một lần nữa vào năm 2006 - trước khi chuyển sang không gian rộng 12.500 m2 ở 313@Somerset. Dấu hiệu “chó và máy hát” là một hình ảnh được quốc tế công nhận rộng rãi để biểu thị hàng hóa và dịch vụ của HMV (các hình dưới).

(ii)  Chủ sở hữu

Vào ngày 29/7/2019, chưa đầy bốn năm sau khi Người nộp đơn đóng cửa hàng bán lẻ cuối cùng ở Singapore, Yongfeng Trade Co., Limited (Chủ sở hữu) đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu dưới đây tại Singapore cho các sản phẩm  "thiết bị ghi âm", "thiết bị tái tạo âm thanh" và "đầu đĩa CD" … thuộc nhóm 9 và 25 :

(iii) Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu của chủ sở hữu

Vào năm 2019, khi thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu của chủ sở hữu, lúc đầu Thẩm định viên nhãn hiệu đã từ chối đăng ký do tương tự với ba nhãn hiệu trước đó. Cũng phải nói rõ là các nhãn hiệu này đã được chuyển giao cho nhiều chủ thể và năm 2015 được chuyển giao cho Mermaid (Brands) Limited và được chuyển giao cho Người nộp đơn vào ngày 13/8/2020.

Cũng trong năm 2019, ngay sau khi nhận được thông báo từ chối đơn của IPOS, chủ sở hữu đã nộp đơn xin chấm dứt hiệu lực ba nhãn hiệu đối chứng với lý do chúng đã  không được sử dụng. Đơn xin chấm dứt hiệu lực đã được chấp nhận vì Công ty Mermaid (Brands) Limited đã đã không phản hồi với thủ tục tố tụng (theo Người nộp đơn là Công ty gặp khó khăn về tài chính) và đơn đăng ký nhãn hiệu của chủ sở hữu đã được đăng ký thành công vào ngày 13/8/2020 với  Đăng ký số  40201916470P.

2.2  Đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Vào ngày 1/9/2021, Người nộp đơn đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của chủ sở hữu dựa trên lý do đơn được nộp với dụng ý xấu. Cụ thể là, theo quan điểm của Người nộp đơn, bằng cách đăng ký nhãn hiệu “chó và máy hát”, chủ sở hữu đã có dụng ý sử dụng  hình ảnh “con chó và máy hát” làm nhãn hiệu của riêng mình và bốn lý do hủy bỏ khác. Điểm chung của cả bốn căn cứ là sự tranh cãi rằng nhãn hiệu của Chủ sở hữu giống hệt với nhãn hiệu của Người nộp đơn trước đó. Cần lưu ý rằng lập luận của Người nộp đơn đối với bốn căn cứ này sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều nếu các nhãn hiệu đó không được bị chấm dứt hiệu lực . Xét cho cùng, trước khi bị chấm dứt hiệu lực, các nhãn hiệu này đã được IPOS xem xét và nhận thấy tương tự với nhãn hiệu của chủ sở hữu.

Chủ sở hữu biện hộ  đơn giản: HMV Singapore đã ngừng hoạt động trong nhiều năm, theo đó các nhãn hiệu đối chứng đã bị chấm dứt theo thủ tục hợp pháp vì  không sử dụng. Vì những lý do này và những lý do liên quan khác, Chủ sở hữu đã khẳng định rằng mình không có dụng ý xấu  khi đăng ký nhãn hiệu “con chó và máy hát”. Đương nhiên, họ cũng phủ nhận tất cả căn cứ khác để hủy bỏ nhãn hiệu .

Khi phát hiện rằng đơn đăng ký nhãn hiệu của chủ sở hữu được nộp với dụng ý xấu, IPOS  đã không xem xét các lý do hủy bỏ hiệu lực khác, vì cho rằng không cần phải xét đến các lý do khác.

2.2 Nhận định của IPOS về  các quy định có liên quan

Điều 23(1) cùng với Điều 7(6) của Đạo luật Nhãn hiệu quy định rằng đăng ký nhãn hiệu có thể bị tuyên bố hủy bỏ nếu đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện với dụng ý xấu, bao gồm những nguyên tắc được IPOS rút ra như sau:

- Ý đồ xấu sẽ được xác định vào ngày nộp đơn, theo đó các vấn đề xảy ra sau ngày nộp đơn mà có thể giúp xác định trạng thái tinh thần của người nộp đơn vào ngày nộp đơn có thể được xem xét;

- Việc kiểm tra dụng ý xấu bao gồm các yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó dụng ý xấu bao gồm sự không trung thực và một số giao dịch không đáp ứng được các tiêu chuẩn về hành vi thương mại được chấp nhận bởi những người có kinh nghiệm và hiểu biết trong lĩnh vực cụ thể đang được xem xét;

- Dụng ý xấu đòi hỏi phải đánh giá tổng thể xem người nộp đơn có biết rằng bên thứ ba đang sử dụng dấu hiệu tương tự hay không, liệu người nộp đơn/chủ nhãn hiệu có ý định ngăn cản bên thứ ba đó sử dụng dấu hiệu đó hay không và mức độ bảo vệ pháp lý mà dấu hiệu của bên thứ ba được hưởng;

- Cuộc điều tra có dụng ý xấu là một cuộc điều tra nhạy cảm với thực tế đòi hỏi phải cẩn thận xem xét tất cả mọi tình huống liên quan. Về vấn đề này, bản chất mối quan hệ có từ trước của các bên liên quan đến xác định dụng ý  xấu bao gồm: đối thủ cạnh tranh, người sử dụng lao động, nhà cung cấp, người cấp phép hoặc bất kỳ bên nào mà người nộp đơn đã làm việc cùng hoặc có mối quan hệ hợp đồng hoặc trước hợp đồng.

Dụng ý xấu vẫn có thể được thiết lập ngay cả khi giữa các bên không có mối quan hệ từ trước, tuy nhiên trong tình huống như vậy, bên đề nghị cần thể hiện một số mối liên hệ giữa các bên mà ví dụ rõ ràng về mối liên hệ như vậy là sự sao chép nhãn hiệu.

- Trách nhiệm pháp lý về bằng chứng để chứng minh cho việc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu thuộc về người nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực.

2.4 Nhận định của IPOS về đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Căn xứ vào các nhận định dưới đây IPOS đã coi đơn đăng ký nhãn hiệu của Chủ sở hữu được nộp không trung thực và phải bị hủy bỏ:

- Nhãn hiệu của Chủ sở hữu gần như tương tự với nhãn hiệu có trước  của Người nộp đơn ở Singapore. Có một số khác biệt rất nhỏ, nhưng bất kỳ nhà quan sát hợp lý nào cũng sẽ gặp khó khăn trong việc xác định sự khác biệt, nếu không xem xét kỹ lưỡng.

Chủ sở hữu không có lời giải thích nào về sự giống nhau gần như hoàn hảo giữa các nhãn hiệu và không tuyên bố là đã xây dựng nhãn hiệu của mình một cách độc lập. Giờ đây, có nhiều bằng chứng cho thấy hình ảnh “chó và máy hát” - trong nhiều thập kỷ - là một biểu tượng của ngành công nghiệp âm nhạc; một hình ảnh được quốc tế công nhận rộng rãi để biểu thị hàng hóa và dịch vụ của HMV. Dựa vào bối cảnh, kết luận hợp lý duy nhất là đây là trường hợp rõ ràng của việc sao chép hoàn toàn được dự tính, điều này khiến IPOS thiết lập mối quan hệ giữa các bên.

- Chủ sở hữu chưa bao giờ sử dụng hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh liên quan đến nhãn hiệu “chó và máy hát” tại Singapore. Chủ sở hữu không phủ nhận điều này. Thay vào đó, họ tuyên bố trong bằng chứng của mình rằng họ đã được thông báo rằng Nhãn hiệu của họ  “chỉ có thể bị thu hồi do không sử dụng sau ngày 13 tháng 8 năm 2025 nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng liên tục ở Singapore trong khoảng thời gian 5 năm”.

- Không có bất kỳ lý do chính đáng nào tại sao Chủ sở hữu lại có quyền đăng ký hình ảnh chính xác mà Người nộp đơn đã sử dụng trong nhiều năm ở Singapore và trong nhiều thập kỷ ở nước ngoài.

 HMV sở hữu, cấp phép sử dụng  nhãn hiệu cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp trên khắp thế giới, có thể theo dõi một số mối quan hệ với The Gramophone Co. Ltd hoặc các chi nhánh của nó, chủ sở hữu không thuộc các chủ thể nêu trên .Mặc dù vậy, Chủ sở hữu đã đăng ký nhãn hiệu “chó và máy hát” cho  Nhóm 09 và 25 cho hàng hóa trùng lặp với hàng hóa và dịch vụ mà Người nộp đơn quan tâm hoặc của người nộp đơn trước đó.

- Ngay cả khi Chủ sở hữu tin tưởng một cách chủ quan rằng việc Người nộp đơn rời khỏi Singapore có nghĩa là họ có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  thì các nhà kinh doanh hợp lý và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ không đồng ý và coi hành động của chủ sở hữu một cách khách quan là thấp hơn nhiều so với các tiêu chuẩn về hành vi thương mại có thể chấp nhận được trong lĩnh vực có liên quan.

- Mặc dù ba nhãn hiệu trước đó đã bị chấm dứt hiệu lực do hành động thu hồi nhưng trong công chúng Singapore vẫn còn tồn tại  uy tín/goodwill   liên quan đến các nhãn hiệu đó của Người nộp đơn. Mặc dù uy tín đó  thể bị chấm dứt hoàn toàn nhưng IPOS nhận thấy rằng không phải toàn bộ uy tín  đều bị chấm dứt  vào ngày chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu - 29.7.2019 (khi mà Người nộp đơn chỉ mới rút khỏi Singapo vào năm 2015).

3.  Nhận xét  

Từ vụ việc, có thể thấy rõ rằng ngay cả khi nhãn hiệu trước đó bị thu hồi vì lý do không sử dụng, vẫn có những trường hợp đơn đăng ký tiếp theo cho một nhãn hiệu gần như giống hệt có thể bị coi là đơn được thực hiện với mục đích xấu.

Trong vụ việc “chó và máy hát”  này chủ sở hữu dường như cho rằng thời hạn 5 năm là đủ để nhãn hiệu đăng ký trước bị chấm dứt hiệu lực cạn hết uy tín, nhưng IPOS lại cho rằng nếu nhãn hiệu bị xâm phạm là một từ tiếng Anh phổ biến và không được sử dụng trong hạn liên quan, nó không được quyền để loại trừ các nhà kinh doanh khác trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí, những người  muốn sử dụng có thể sử dụng  nó một cách hợp pháp.Tuy nhiên đối với nhãn hiệu hình“chó và máy hát” thời hạn trên không áp dụng để Chủ sở hữu phải có quyền đăng ký vì chính nhãn hiệu đó được HMV sử dụng nhiều năm ở Singapore và nhiều thập kỷ ở nước ngoài và tạo được uy tín đồng thời cũng có tính độc đáo. Điều quan trong là nhãn hiệu hình đó có những đặc điểm độc đáo và tạo dựng được uy tín mà Chủ nhãn hiệu đã sao chép hoàn toàn nên bị coi là có dụng ý xấu .

Do đó, thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao gồm việc đánh giá tổng thể các yếu tố và không thể chỉ giới hạn ở việc so sánh với các nhãn hiệu hiện có trên Đăng bạ nhãn hiệu, đặc biệt khi đăng ký có thể bị vô hiệu (hoặc đơn sau khi  được công bố có thể bị phản đối) vì lý do không trung thực hoặc các căn cứ khác.

Nguồn :   
 (i)https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/intellectual-property/singapore-trade-mark-proprietor-faces-the-music-for-application-made-in-bad-faith;
(ii) https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2023/hmv-brand-v-yongfeng-trade-2023-sgipos-7.pdf;
(iii)https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/hmv-singapore-closes-last-outlet-timeline-of-hmvs-history