PERU: Tòa án đặt ra tiền lệ mới về thời hạn duy trì tình trạng nhãn hiệu nổi tiếng

Tòa phúc thẩm hành chính của Viện quốc gia về Bảo vệ Cạnh tranh và Sở hữu trí tuệ (National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property - INDECOPI) đã ban hành Nghị quyết số 330-2024/TPI-INDECOPI, đặt ra tiền lệ mới về điều kiện duy trì tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu.

Nghị quyết này, được tòa án ban hành vào ngày 20/3/2024, là một tiền lệ có tính ràng buộc về điều kiện duy trì trạng thái nổi tiếng của một nhãn hiệu, cụ thể là:

• Khoảng thời gian tối đa trôi qua kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công nhận tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu và ngày chủ sở hữu thương hiệu yêu cầu các quyền phát sinh từ tình trạng đó là 5 năm;
• Sau thời hạn này, chủ sở hữu thương hiệu phải xuất trình mọi bằng chứng cần thiết để chứng minh nhãn hiệu vẫn duy trì được trạng thái nổi tiếng.

Nghị quyết được ban hành trong Vụ việc số 958907-2022/DSD- Nike Innovate C.V. kiện Inversiones Katvalen EIRL tại Văn phòng Thương hiệu Peru liên quan đến việc xuất khẩu quần áo bị cáo buộc vi phạm nhãn hiệu NIKE và các nhãn hiệu tượng hình khác của Nike.

Văn phòng Nhãn hiệu Peru đã chấp nhận đơn kiện chống lại Inversiones Katvalen EIRL dựa trên tình trạng nổi tiếng của các nhãn hiệu hình của Nike.

Tuy nhiên, mặc dù tòa án đã quyết định giữ nguyên vi phạm khi kháng cáo nhưng vẫn quyết định rằng nhãn hiệu hình của Nike không còn nổi tiếng nữa vì đã 5 năm trôi qua kể từ khi nó đạt được trạng thái này.

Tòa án tuyên bố rằng tình trạng nổi tiếng của một nhãn hiệu là rất linh hoạt và do đó,nó có thể bị mất theo thời gian nếu chủ sở hữu thương hiệu không nộp bằng chứng chứng minh rằng nhãn hiệu đó vẫn còn nổi tiếng.

Do đó, mặc dù không có luật pháp hoặc án lệ nào thiết lập khung thời gian cho tình trạng nổi tiếng của một nhãn hiệu, tiền lệ ràng buộc mới này của tòa án cho rằng thời hạn 5 năm là khoảng thời gian hợp lý để chủ sở hữu thương hiệu chứng minh tình trạng này.

Nghị quyết nêu rõ rằng bằng chứng được đưa ra phải là chứng cứ và tài liệu thực tế chứ không chỉ là các cam kết nói rằng nhãn hiệu vẫn tiếp tục nổi tiếng. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không gửi bằng chứng thực tế đó thì cơ quan thẩm quyền sẽ tuyên bố nhãn hiệu không còn nổi tiếng nữa và sẽ mất khả năng bảo hộ nâng cao dành cho nhãn hiệu nổi tiếng.

Điều quan trọng cần nói đến là Peru không có  Đăng bạ nhãn hiệu nổi tiếng hoặc một thủ tục công nhận cụ thể. Vị thế nổi tiếng phải được công nhận trong quá trình tố tụng phản đối hoặc khiếu nại vi phạm.

Tiền lệ này là phù hợp vì nó xác định khoảng thời gian mà nhãn hiệu có thể duy trì trạng thái nổi tiếng, do đó chủ sở hữu nhãn hiệu có thể thu thập trước bằng chứng để duy trì trạng thái này./.

Nguồn: INTA Bulettin, July 24, 2024; 
https://www.inta.org/perspectives/law-practice/peru-court-sets-new-precedent-regarding-term-for-maintaining-well-known-trademark-status/