Nhật Bản: Con đường dài nhưng ngọt ngào để đăng ký nhãn hiệu  “Ghana” cho sôcôla

Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) đã cho phép đăng ký nhãn hiệu “Ghana” liên quan đến sôcôla thuộc nhóm 30 bằng cách chỉ ra tính phân biệt của nhãn hiệu như là một xuất xứ từ Lotte Co., Ltd., một công ty bánh kẹo của Hàn Quốc (Lotte), trường hợp Khiếu nại số 2019-8784, công bố 29.5.2020.

1.  Sôcôla Lotte có dấu hiệu “Ghana”

Sôcôla có dấu hiệu Ghana là sản phẩm đặc trưng của Lotte và là một trong những loại sôcôla được yêu thích nhất tại Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Lotte tung ra loại sôcôla mang nhãn hiệu “Ghana” vào năm 1964. Kể từ đó, nhãn hiệu này được thể hiện rõ ràng trên bao bì. (Hình bao bì  sôcôla “Ghana” vào những năm 1970 – Đăng ký nhãn hiệu số 892507).

Vào năm 1994, nhân kỷ niệm 30 năm, Lotte đã thay đổi một chút về thiết kế bao bì và nhãn hiệu, đồng thời bổ sung thêm chủng loại  khác nhau của sôcôla “Ghana”, ví dụ: sôcôla sữa, sôcôla trắng. Trên các bao bì mới, nhãn hiệu “Ghana” được thể hiện ấn tượng  và lớn hơn nhiều so với trước đây (Hình bao bì sôcôla  hiện tại – Đăng ký nhãn hiệu số  5405402, cấp ngày  ngày 8 tháng 4 năm 2011)

2.   Xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu “GANA”

2.1  Từ chối đơn đăng ký

Vào ngày 8 tháng 12 năm 2017, Lotte đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dấu  “Ghana” cách điệu  (xem bên dưới) cho sản phẩm  sôcôla thuộc nhóm 30. (Đơn đăng ký NH số. 2017-161593).

Thẩm định viên của JPO bác bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu “Ghana”do trái với các Điều 3(1)(iii) và 4(1)(xvi) của Luật nhãn hiệu Nhật Bản vì cho rằng “Ghana” là chỉ dẫn địa lý tương ứng với Cộng hòa Ghana, một quốc gia Tây Phi, nằm trên bờ biển Vịnh Guinea, một trong những nước sản xuất hạt ca cao chất lượng cao lớn. Do đó, người tiêu dùng và thương nhân có liên quan khi nhìn thấy sôcôla mang nhãn hiệu “Ghana” sẽ chỉ nghĩ về nguồn gốc của hạt ca cao. Ngoài ra, mỗi khi nhãn hiệu được sử dụng trên sôcôla không làm từ hạt ca cao Ghana sẽ không tránh khỏi việc đánh giá sai về chất lượng hàng hóa.

2.2   Khiếu nại

- Trong đơn khiếu nại Lotte lập luận rằng nhãn hiệu “Ghana” có thể được bảo hộ dựa trên Điều 3(2) của Luật nhãn hiệu Nhật Bản, ngay cả khi không thể đăng ký vì vi phạm quy định  Điều 3(1)(iii) như thẩm định viên đã nêu thì nhãn hiệu này vẫn có được khả năng phân biệt nhờ việc sử dụng với số lượng rất lớn  và liên tục cho sản phẩm sôcôla ở Nhật Bản.

- Quyết định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại

Hội đồng Giải quyết khiếu nại đã chấp nhận  sự từ chối của thẩm định viên vì cho rằng nhãn hiệu  “Ghana”  thiếu tính phân biệt khi sử dụng cho  hàng hóa được đề cập (sôcôla).Tuy nhiên, khi xét khiếu nại Hội đồng cho rằng nhãn hiệu “Ghana” sẽ có tác dụng  như một chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm sôcôla từ  Lotte và do đó có thể được bảo hộ  dựa trên tính phân biệt đạt được theo Điều 3 (2), căn cứ  vào các thông tin như sau : 

-   Sôcôla Lotte “Ghana” nắm giữ thị phần hàng đầu tại Nhật Bản kể từ năm 2017. Năm 2008, Lotte đã bán được hơn 100 triệu thanh sôcôla “Ghana”. Doanh thu hàng năm vượt quá 1,2 tỷ JP-yên vào năm 2017.

-   Lotte từ lâu đã tích cực không chỉ quảng cáo sôcôla “Ghana” trên báo chí, quảng cáo truyền hình, tàu hỏa và đài phát thanh mà còn triển khai nhiều sự kiện và chiến dịch sôcôla vào Ngày lễ tình nhân hoặc Ngày của mẹ trên toàn quốc và hợp tác với các nhà bán lẻ, nhà hàng khách sạn có sôcôla 'Ghana'.

-   Nhờ những nỗ lực tiếp thị của họ, sôcôla với dấu  hiệu Lotte “Ghana” có thể giành được một số giải thưởng, ví dụ: “Giải Vàng” (2008, 2009, 2010), “Giải thưởng Tiếp thị” (2002), Tạp chí Thực phẩm Nhật Bản “Giải thưởng Người bán Lâu năm “ (2008), 'Giải thưởng Xuất sắc' của DENTSU (2009, 2010, 2011), “Giải thưởng quảng cáo xuất sắc''.Bên cạnh đó, sôcôla “Ghana” đứng đầu trong khảo sát nhãn hiệu do Nikkei Research công bố năm 2016.

Như vậy, Lotte cuối cùng đã có thể đạt được việc đăng ký nhãn hiệu “Ghana” trên sôcôla, nhưng họ phải mất hơn 5 thập kỷ mới đạt được mục tiêu đó.

2.3   Các quy định của Luật Nhãn hiệu có liên quan

-   Điều 3(1) Bất kỳ nhãn hiệu nào được sử dụng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người nộp đơn đều có thể được đăng ký, trừ khi nhãn hiệu đó:

… (iii) chỉ bao gồm một dấu hiệu chỉ ra hàng hóa, nơi xuất xứ, nơi bán, chất lượng, nguyên liệu thô, công dụng, mục đích sử dụng, số lượng, hình dạng (bao gồm cả hình dạng của bao bì), giá cả, phương pháp hoặc thời gian sản xuất hoặc sử dụng, hoặc, trong trường hợp dịch vụ, địa điểm cung cấp, chất lượng, vật phẩm được sử dụng trong việc cung cấp đó, hiệu quả, mục đích dự định, số lượng, phương thức, giá cả hoặc phương pháp hoặc thời gian cung cấp. 
-   Điều 3(2)

…Bất kể các quy định mà nhãn hiệu thuộc bất kỳ mục nào từ (iii) đến (v) của đoạn trước, nhãn hiệu có thể được đăng ký nếu, do việc sử dụng nhãn hiệu đó, người tiêu dùng có thể nhận ra hàng hóa hoặc dịch vụ đó là những sản phẩm hoặc dịch vụ đó. liên quan đến hoạt động kinh doanh của một chủ thể  cụ thể. 
-   Điều 4 (1) Bất kể các quy định  trước,  nhãn hiệu không được  được đăng ký nếu nhãn hiệu đó:

…(xvi) Có khả năng gây nhầm lẫn về chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

3.   Nhận xét

Thẩm định viên của JPO sử dụng hai điều khoản các Điều 3(1)(iii) và 4(1)(xvi) của Luật nhãn hiệu Nhật Bản để bác đơn đăng ký nhãn hiệu “Gana”, tuy nhiên nguời nộp đơn khi khiếu nại chỉ biện luận với với điều các Điều 3(1)(iii) mà không nhắc đến Điều  4(1)(xvi) và đơn khiếu nại vẫn được chấp nhận.Vậy phải chăng trong vụ việc này các điều khoản vừa nêu có nội dung trùng lặp.

Nguồn: 
https://www.marks-iplaw.jp/ghana-chocolate/; 
https://blog.marks-iplaw.jp/2020/06/13/ghana-chocolate/