Nhãn hiệu: Sự tương đồng ngữ âm khi từ được sử dụng làm hậu tố trong một nhãn hiệu và làm tiền tố trong một nhãn hiệu khác
Nhãn hiệu Fevikwik được Pidilite Industries Limited (Pidilite) đăng ký vào năm 1987 cho các sản phẩm keo dính tức thời cho mục đích gia dụng và các mục đích khác. Pidilite Industries Limited đã kiện Poma-Ex Products (Poma-Ex), nhà sản xuất sản phẩm “Kwikheal” đã đăng ký nhãn hiệu vào năm 2014 cũng cho các chất kết dính , với lý do vi phạm nhãn hiệu của họ.
Pidilite nổi tiếng với các sản phẩm keo dán như “Fevicol”, “fevistick”, “feviart”, “Mr.Fixit” v.v. và đã chi gần 2125 Lakhs Rs (gần 2,5 triệu USD) vào năm 2012-2013 cho quảng cáo và khuyến mại trong khi các sản phẩm Poma-ex không có chi phí hoặc doanh thu lớn như vậy.
Tại phiên xét xử ngày 2/8/2017 Tòa án cấp cao Bombay (Tòa Bombay) nhận định có sự tương đồng về mặt ngữ âm ở mức độ cao giữa “Fevikwik” và “Kwikheal” vì chúng đều chứa từ ‘kwik’, có tính nổi trội, không có tính phổ biến [từ này không có nghĩa và không có trong từ điển]. Tòa cũng bác bỏ lập luận của bị đơn rằng vì “Kwik” là tiền tố (trong “Kwikheal”) nhưng là hậu tố (ở “Fevikwik”) nên không thể có sự nhầm lẫn giưa hai nhãn hiệu. Hơn thế nữa, Tòa còn cho rằng bao bì sản phẩm của Poma-Ex tương tự một cách đánh lừa với bao bì sản phẩm của Pidilite. Từ những nhận định nêu trên, Tòa kết luận có sự vi phạm và đã ban hành lệnh tạm thời cấm Poma-Ex bán sản phẩm. Sau đó, bên bị kiện đã thay đổi bao bì và sử dụng một nhãn hiệu mới trên bao bì. Chính nhãn hiệu hình này đã được sử dụng để đăng ký và bị bên nguyên đơn phản đối (Xem hình bên).
Diễn biến tiếp theo là Pidilite đã nộp đơn đề nghị sửa đổi hoặc hủy bỏ nhãn hiệu của bị đơn, ban đầu được đệ trình lên Hội đồng phúc thẩm sở hữu trí tuệ (IPAB) và được chuyển đến Tòa án tối cao Dehli, sau khi IPAB bị bãi bỏ vào năm 2021.
Trước cũng như sau, bị đơn Poma-Ex luôn nhận định rằng rằng thuật ngữ “kwik” là một từ phổ biến, có tính chung, vì nó là phiên bản viết sai chính tả của “quick” (có nghĩa là nhanh, tức thời, trong tiếng Anh, ngôn ngữ được sử dụng phổ biến ở Ấn Độ) và thường được sử dụng cho keo dán tức thời và ngành công nghiệp keo dán, bởi vậy Pidilite không thể độc quyền đối với thuật ngữ này.
Tòa án tối cao Dehli đã ủng hộ nhận định nói trên và tuyên không thể có độc quyền đối với dấu hiệu ‘Kwik’ và tất cả các biến thể của nó.
Tòa án tối cao Dehli cũng lưu ý rằng nhãn hiệu mới của bị đơn đã khác biệt nhãn hiệu của nguyên đơn ở các điểm sau:
- Tên thương mại ‘Poma-Ex’ đã được trình bày nổi bật phía trên từ “Kwikheal” do đó khác biệt với các thương hiệu ‘Fevi”;
- Nó không sử dụng tông màu xanh lam và vàng như của Pedilite sử dụng cho hình ảnh thương mại tổng thể (trade dress); Poma-Ex’ sử dụng sự kết hợp của màu đỏ, xanh lá cây, đen và vàng;
- Vị trí xuất hiện của nhãn hiệu trên bao bì của nguyên đơn và bị đơn khác nhau;
- Bao bì sản phẩm của Poma-Ex có hình một người đàn ông, mặc đồ đỏ và xanh lá cây, đang cầm sản phẩm có một giọt keo dính đang rơi ra, ám chỉ bản chất của sản phẩm.
Theo đó, Tòa án tối cao Dehli đã bác đơn yêu cầu sửa chữa hoặc hủy bỏ nhãn hiệu “Kwikheal”./.