Mô hình nhỏ, rắc rối lớn: Các mô hình ô tô, tòa nhà có thể vi phạm nhãn hiệu?

Tòa án tối cao Đức phán quyết trái ngược với phán quyết tiền lệ của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu[1] (Court of Justice of the European Union – CJEU) liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu trên ô tô đồ chơi.

1. Phán quyết tiền lệ của CJEU - Vụ Adam Opel AG kiện Autec AG, ngày 25/1/2007.

Trong phán quyết về Adam Opel (vụ C-48/05), CJEU khẳng định việc sử dụng dấu hiệu trên mô hình đồ chơi cũng có thể cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu đăng ký cho xe cơ giới

CJEU đã phán quyết rằng việc sử dụng logo Opel - vốn đã được đăng ký làm nhãn hiệu cho xe cơ giới - trên các mô hình đồ chơi có thể là hành vi xâm phạm và bị cấm theo các điều sau:

• Điều 5(1)(a) của Chỉ thị về Nhãn hiệu của EU (EU Trade Mark Directive – gọi tắt là Chỉ thị),  vì sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho hàng hóa tương tự nếu dấu hiệu đó có khả năng ảnh hưởng đến chức năng của nó như một nhãn hiệu đã đăng ký cho đồ chơi;
• Điều 6(1)(b) của Chỉ thị, vì nêu rõ các đặc điểm của mô hình tỉ lệ [của xe Opel]

·  Điều 5(2) của Chỉ thị, vì liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu trên các hàng hóa khác nhau, nếu việc đó gây bất lợi cho đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu của Opel đã được bảo hộ cho xe cơ giới.

Tuy nhiên CJEU cũng cho rằng Tòa án quốc gia có quyền quyết định liệu (trong trường hợp không tồn tại hàng hóa có liên quan trùng lặp hoặc tương tự) đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu đăng ký bảo hộ cho xe cơ giới có bị lợi dụng hoặc bị suy giảm do việc sử dụng dấu hiệu trên mẫu xe hay không?

Hơn nữa, CJEU tuyên bố rằng việc gắn nhãn hiệu  trên một bản sao giống như thật (a true-to-life replica) không phải là chỉ dẫn liên quan đến đặc điểm của những bản sao này. Đúng hơn, nhãn hiệu chỉ là một phần của sự tái tạo trung thực của chiếc xe nguyên bản.

2. Phán quyết của Tòa án tối cao CHLB Đức

Trong phán quyết DACHSER  (I ZR 86/22) vào năm 2023 , Tòa án Tối cao Đức đã có cơ hội quyết định liệu tiền lệ này có áp dụng  hay không.

(I ) Sự việc:

- Nguyên đơn Dachser SE (‘Dachser’) là một công ty kho vận, sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ tại  Đức số  302008052945 và số 302009028020 đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm 9, 35, 39 và 42 liên quan đến kho vận  và vận tải. Dachser sử dụng các nhãn hiệu  trên xe tải và nhà kho.

- Bị đơn Gebr. Faller GmbH chuyên chế tạo mô hình và bán các mẫu xe tải và nhà kho theo hình dưới đây :

Chiếc xe tải này là mô hình của một chiếc xe tải ngoài đời thực (do Mercedes-Benz sản xuất) được Dachser sử dụng cho các dịch vụ của mình. Kho mô hình không mô phỏng kho hàng ngoài đời thực và mô phỏng các đặc điểm thiết yếu chung mà tất cả các kho Dachser đều có. Tuy nhiên, kho mô hình có sự khác biệt ở một số khía cạnh nhất định, chẳng hạn như việc đánh dấu cửa cuốn và vị trí nhãn hiệu trên mô hình.

Dachser coi việc sử dụng nhãn hiệu của mình là vi phạm và đã kiện Gebr. Faller GmbH. Tòa án quận Cologne đã đồng ý với Dachser. Khi kháng cáo, Tòa án khu vực cấp cao của Cologne đã đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới và bác bỏ đơn kiện. Dachser đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

(ii) Phán quyết của Tòa án tối cao.

Tòa án Tối cao cho rằng việc sử dụng nhãn hiệu trên các hàng hóa  mô hình không phải là hành vi xâm  phạm nhãn hiệu, bởi các lý do sau:

- Không có khả năng gây nhầm lẫn

Lập luận  về khả năng gây nhầm lẫn đã bị từ chối vì không có sự tương tự  giữa các hàng hóa là  mô hình với hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hậu cần và vận tải ở các nhóm 9, 35, 39 và 42.

Tòa án Tối cao tuyên bố rằng hành vi vi phạm nhãn hiệu sẽ không được áp dụng ngay cả khi nhãn hiệu của Dachser đã được đăng ký cho đồ chơi mô hình. Các nhà sản xuất mô hình đã bán các mẫu xe đời thực mang nhãn hiệu gốc trên các mẫu xe đó trong nhiều thập kỷ ở Đức. Do đó, người tiêu dùng Đức nhận thấy việc sử dụng nhãn hiệu “DACHSER” trên các mẫu xe được đề cập không phải là dấu hiệu cho thấy nguồn gốc thương mại của các mẫu xe mà là một phần thể hiện hình ảnh chiếc xe tải ngoài đời thực mà Dachser sử dụng. Vì vậy, việc bị đơn sử dụng nhãn hiệu của nguyên đơn không ảnh hưởng đến chức năng xuất xứ của nhãn hiệu.

- Uy tín không bị tổn hại

Tòa án Tối cao cũng bác bỏ tố cáo dựa trên quy định về nhãn hiệu  có danh tiếng  tại Điều. 14(2) . 3 Đạo luật Nhãn hiệu của Đức, theo quy định này, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể ngăn cản việc sử dụng dấu hiệu nếu dấu hiệu đó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu có uy tín ở một Quốc gia Thành viên EU và khi việc sử dụng dấu hiệu đó mà không có lý do chính đáng sẽ lợi dụng một cách không công bằng hoặc gây phương hại đến đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu.

Các Thẩm phán thừa nhận rằng việc bị cáo sử dụng nhãn hiệu  của Dachser là đã lợi dụng sự khác biệt và danh tiếng của họ một cách không công bằng. Việc mô tả nhãn hiệu trên các mô hình làm tăng sức hấp dẫn của chúng và có thể là động cơ khuyến khích các nhà sưu tập mua mô hình.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao nhận thấy rằng có lý do chính đáng  để bị đơn “lợi dụng” nhãn hiệu  của Dachser. Việc sao chép một chiếc xe ngoài đời thực dưới dạng mẫu nhất thiết phải bao gồm việc áp dụng nhãn hiệu  như được sử dụng trên chiếc xe thực tế. Điều này không bị phản đối nếu nhãn hiệu  không được sử dụng theo cách quảng cáo vượt ra ngoài mục đích sử dụng đơn thuần là đại diện cho phương tiện ban đầu.

Điều này không chỉ áp dụng khi nguyên đơn sở hữu nhãn hiệu cho ‘ô tô’  mà còn áp dụng  khi nhãn hiệu đó được đăng ký cho dịch vụ. Các nhà sản xuất mô hình có lợi ích hợp pháp khi sử dụng nhãn hiệu, ngay cả khi nhãn hiệu đó được sử dụng để quảng bá dịch vụ, chẳng hạn như bên hông xe tải.

- Về mô hình nhà kho và các trường hợp bị coi là xâm phạm

Tòa án Tối cao đã áp dụng lý luận nói trên vào mô hình nhà kho, mặc dù mô hình này không tái tạo một tòa nhà thực tế. Về nguyên tắc, mô hình phải là sự thể hiện chi tiết của đối tượng ban đầu. Tuy nhiên trong vụ việc này, việc mô hình không sao chép một tòa nhà kho ngoài đời thực được coi là không mang tính quyết định vì công chúng có liên quan biết rằng các tòa nhà, ngay cả của cùng một công ty, thường không giống nhau mà khác nhau, chẳng hạn do vị trí của họ hoặc kích thước của đất. Điều quan trọng là người tiêu dùng cảm nhận mô hình này như một đại diện cho một tòa nhà kho điển hình của Dachser với những đặc điểm đặc trưng của nó.

Thẩm phán đã đề cập đến các tình huống sau đây khi điều kiện này không được đáp ứng và chủ sở hữu nhãn hiệu có thể khiếu nại thành công việc sử dụng nhãn hiệu của mình:

• Nhãn hiệu được sử dụng cho ô tô không bắt chước xe thật;
• Nhãn hiệu không xuất hiện đúng vị trí như trên xe nguyên bản;
• Nhãn hiệu của nhà tài trợ chính xuất hiện trên xe đua nguyên bản được thay thế bằng dấu của nhà sản xuất trên mô hình xe.

3.  Nhận xét

Vụ nhãn hiệu Dachser dường như là trường hợp mà công chúng liên quan đã quen với kiểu sử dụng nhãn hiệu cụ thể trong nhiều thập kỷ, đến mức nó không còn bị coi là vi phạm nhãn hiệu đó với tư cách là một chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa nữa. Kết quả này dựa trên thực tế về nhận thức của công chúng quốc gia liên quan (ví dụ, CHLB Đức) về đồ chơi mô hình, nhưng kết quả có thể khác ở các quốc gia thành viên EU hoặc các quốc gia khác./.

Nguồn: 

(i) https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=685ca632-ebb3-45d8-93ec-00286248229b; 
(ii) https://ipkitten.blogspot.com/2023/05/small-models-big-trouble-can-model-cars.html; 
(iii) https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/8-214-1985?__lrTS=20220731215530699&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true