Hoa Kỳ: Tòa án liên bang khẳng định phán quyết trọng tài về xâm phạm nhãn  hiệu trị giá 175 triệu USD

Trong một mức đền bù  chưa từng có trong vụ kiện nhãn hiệu tại Hoa Kỳ cho đến nay, Bang Energy/VPX phải trả cho Monster và Orange Bang 9,3 triệu đô la chi phí pháp lý cũng như tiền bản quyền 5% cho doanh số bán hàng trong tương lai của Bang Energy và các sản phẩm mang thương hiệu BANG khác, tổng số tiền là 175 triệu đô la. Mặc dù Bang Energy có khả năng kháng cáo quyết định này, nhưng mức đề bù có giá trị cao này đóng vai trò là lời nhắc nhở kịp thời cho những người hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống về nhu cầu thực hiện các bước để bảo vệ quyền SHTT của họ và nhận thức được rủi ro bị các công ty đối thủ xâm phạm. Nội dung chi tiết được trình bày dưới đây.

1. Sự việc

Từ năm 1983, Orange Bang đã đăng ký tại Hoa Kỳ nhãn hiệu Orange BANG! (nhãn hiệu hình-chữ) cho các sản phẩm đồ uống Nhóm 32.  Năm 2008, Vital Pharmaceuticals Inc (VPX) đã phát hành sản phẩm Bang Pre-Workout, đây là sản phẩm VPX/Bang Energy đầu tiên được tiếp thị và bán dưới tên “BANG!”. Cuối năm đó, VPX cũng đã đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu “BANG” trong nhóm  5. Với sự tương tự  của các nhãn hiệu BANG cho các sản phẩm,  và trong nỗ lực tránh kiện tụng, các bên đã ký kết thỏa thuận đồng tồn tại nhãn hiệu vào năm 2010 (Thỏa thuận).

Theo thỏa thuận, VPX, sau đó đổi tên thành “Bang Energy”, chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu “BANG” để bán các sản phẩm bổ sung chế độ ăn uống và dinh dưỡng, miễn là chúng là các sản phẩm “có nguồn gốc từ creatine” và “được tăng cường dinh dưỡng”. Ngoài ra, thỏa thuận cho phép VPX tiếp thị và bán các sản phẩm tăng cường dinh dưỡng như vậy tại một số cửa hàng vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe hoặc chỉ tại các khu vực cung ứng vitamin và thực phẩm bổ sung chế độ ăn uống của các cửa hàng tiện lợi.

Trong những năm tiếp theo, thành công của BANG Energy/ VPX tăng lên đáng kể, cũng như việc sử dụng nhãn hiệu BANG ngày càng phổ biến và chính thống hơn.

Ví dụ, vào năm 2018, công ty đã phát hành sản phẩm BANG Keto Coffee, một sản phẩm không có bất kỳ creatine nào. Chuỗi sự kiện đó cuối cùng đã dẫn đến việc Monster và Orange Bang hợp tác, và Orange Bang đã chuyển giao các khiếu kiện của mình trong các vụ kiện tụng cho Monster.

Họ quyết định hợp tác chung trong cách tiếp cận của họ để buộc VPX/Bang Energy phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm thỏa thuận, và cũng vì hành vi cố tình đưa ra thông tin sai lệch cho người tiêu dùng về hàm lượng creatine và "siêu creatine" trong các sản phẩm của họ. Ngược lại  VPX/Bang Energy phản tố rằng Monster đã "vũ khí hóa" thỏa thuận một cách sai trái và yêu cầu Tòa án tuyên họ không vi phạm quyền nhãn hiệu của Orange Bang.

2. Phán quyết của Trọng tài

Một thập kỷ sau, vào năm 2019, Orange Bang tuyên bố đã phát hiện Bang đã vi phạm thỏa thuận giải quyết bằng cách tiếp thị đồ uống không chứa creatine. Vào tháng 9 năm đó, sau khi nộp đơn yêu cầu trọng tài dựa trên một điều khoản trong thỏa thuận, Bang đã đồng ý tham gia thủ tục trọng tài ràng buộc với VPX.

Trong phán quyết dài 177 trang, trọng tài đã phán quyết có lợi cho Monster và Orange Bang với  kết luận rằngVPX đã phá vỡ thỏa thuận và xâm phạm nhãn hiệu của Orange Bang. Đồng thời khẳng định sản phẩm sẵn sàng để uống (ready to drink-RTD) mang nhãn hiệu Bang Energy không "có nguồn gốc từ creatine" vì "Super Creatine" không phải là creatine thực sự và không làm tăng mức creatine trong cơ thể, thực tế sản phẩm RTD của Bang Energy và các sản phẩm mang nhãn hiệu Bang khác không đáp ứng tiêu chuẩn “dựa trên creatine” theo yêu cầu của thỏa thuận  năm 2010, như sau :

- Trong hai tuần điều trần, trọng tài viên đã xác định rằng creatyl-l-leucine (CLL), được VPX quảng cáo là “Siêu Creatine” trong các sản phẩm của mình, thực chất không phải là creatine và không mang lại lợi ích của creatine. Trong yêu cầu xác nhận phán quyết tạm thời, các luật sư của nguyên đơn lưu ý rằng trọng tài viên “nhấn mạnh rằng chính chuyên gia về creatine của VPX đã đưa ra ‘một số lời thừa nhận quan trọng, một số trong đó chỉ có thể được mô tả là đáng kinh ngạc và không hữu ích trong việc thúc đẩy vị thế của VPX trong trường hợp này’”, bao gồm cả việc thừa nhận rằng “không có bằng chứng nào hỗ trợ cho hiệu quả của CLL”.

- VPX/Bang Energy đã sử dụng rộng rãi, nổi bật và toàn năng nhãn hiệu BANG để tạo ra doanh thu và lợi nhuận khổng lồ và VPX/Bang Energy đã làm điều này mà không có quyền hợp pháp để sử dụng nhãn hiệu BANG.

- Monster/Orange Bang có quyền nhận được tiền bản quyền hợp lý cho việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu BANG của VPX/Bang Energy từ ngày 11/ 8/2010 đến ngày 19/9/2021.

- Trọng tài viên kết luận rằng VPX/Bang Energy phải chịu trách nhiệm với Monster và Orange Bang với số tiền 175 triệu đô la vì đã trốn tránh lợi nhuận, tức là lợi nhuận thu được một cách sai trái do hành vi xâm phạm nhãn hiệu và thay vì lệnh cấm vĩnh viễn sử dụng nhãn hiệu của Orange Bang, Energy /VPX đã chọn phương án trả phí bản quyền 5% từ doanh số bán ròng trong thời gian nhãn hiệu được sử dụng. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại thay cho lệnh cấm này đã phát sinh trong luật lệ về nhãn hiệu của Ireland trước đây.

- Cũng phải nêu rõ rằng Trọng tài viên đã thừa nhận việc Bang Energy đã đồng ý với "một số hạn chế khá khắc nghiệt" trong thỏa thuận năm 2010. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng  việc Monster và Orange Bang "hợp tác" và yêu cầu Bang Energy tôn trọng thỏa thuận và các hạn chế mà Bang Energy đã tự nguyện  tham gia không phải là hành động hạn chế thương mại vô lý hoặc bất hợp pháp. Mặc dù thừa nhận tính khắc nghiệt của các điều khoản đó, trọng tài viên vẫn cho  rằng Bang Energy đã tự nguyện tham gia vào thỏa thuận  năm 2010 "vì mục đích kinh doanh của riêng mình" và rằng họ phải thực hiện thỏa thuận. Điều này cung cấp thông tin để các bên tham gia vào các thỏa thuận cùng tồn tại về nhãn hiệu  trong tương lai cần suy nghĩ kỹ .

Phán quyết phải được tòa án xác nhận trong vòng một năm kể từ ngày ban hành. Orange Bang và Monster cũng  yêu cầu Tòa phán xét  để  được hưởng quyền lợi đối với Phán quyết. 

3. Tòa án

Một tòa án liên bang tại  California đã giữ nguyên phán quyết của trọng tài trước đó về việc Bang Energy /VPX bồi thường số tiền175 triệu đô la cho Monster Energy Co. và nhà sản xuất nước cam Orange Bang Inc do đã vì xâm phạm quyền  nhãn hiệu.

VPX đã không chứng minh rằng phán quyết của trọng tài là "hoàn toàn phi lý", Thẩm phán cấp quận Dale Fischer cho biết trong phán quyết được công bố vào thứ sáu, 01/7/2022.

Luật sư của Monster  cho biết phán quyết này "khẳng định một trong những vụ kiện vi phạm nhãn hiệu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".

4. Hậu quả 

Sau phán quyết của Trọng tài về xâm phạm nhãn hiệu, cùng với việc phải chịu một số quyết định pháp lý bất lợi khác liên quan đến nhãn hiệu “BANG” trong tranh chấp với Monster , Bang Energy/ VPX đã phải tuyên bố phá sản và Monster  đã mua lại chủ thể  này vào năm 2023./.

Nguồn: 
https://www.mhc.ie/latest/insights/the-beverage-wars;
https://www.bevnet.com/news/2022/monster-orange-bang-ask-court-to-confirm-175m-in-damages-against-vpx/

(++)