Dior thất bại trong việc phản đối PRETTY SAVAGE

1.  Sự việc

Adele Savage (Savage) đã nộp đơn đăng ký số 3426620 cho nhãn hiệu “PRETTY SAVAGE” tại Vương quốc Anh vào ngày 06/9/2019 bảo hộ cho nhiều  sản phẩm như: xà phòng, bánh xà phòng, sáp tan chảy, sáp thơm tan chảy, chất tẩy tế bào chết, bơ dưỡng thể; tẩy tế bào chết cơ thể, muối tắm, chế phẩm tắm, vật rắn dùng để tắm và sủi bọt khi ướt, dầu gội đầu, bánh gội đầu, chế phẩm chăm sóc tóc thuộc Nhóm 03 và đĩa đựng xà phòng, hộp đựng xà phòng thuộc Nhóm 21.

Parfums Christian Dior (Dior) phản đối đơn đăng ký này, căn cứ vào nhãn hiệu SAUVAGE tại EU trước đó của mình được bảo hộ theo Đăng ký nhãn hiệu quốc tế IRN.1218251 cho Nhóm 03, dựa trên tuyên bố về các đặc điểm sau của nhãn hiệu bị phản đối: khả năng gây nhầm lẫn, có được lợi thế một cách không công bằng hoặc làm phương hại đến danh tiếng và khả năng phân biệt của nhãn hiệu trước đó và giả mạo hàng hóa (passing off).

Savage đã bác bỏ hoàn toàn các khẳng định của Dior, tuyên bố rằng các nhãn hiệu đủ khác biệt để không gây nhầm lẫn hoặc sự liên tưởng giữa hai nhãn hiệu hoặc bất kỳ sự trình bày sai lệch nào được thực hiện, cụ thể :

2.  Quyết định của Cơ quan SHTT Anh – UK IPO (ngày 04/8/2020)

2.1 Tương tụ gây nhầm lẫn – Điều 5.2.b Luật Nhãn hiệu 1994

Viên chức điều trần (hearing officer- HO) của Văn phòng SHTT Vương quốc Anh (UK IPO) nhận thấy các hàng hóa  thuộc Nhóm 03 của các nhãn hiệu thì tương tự, nhưng không bị  thuyết phục rằng hàng hóa Nhóm 21 mang nhãn hiệu Savage cũng tương tự. Mặc dù Bộ phận xét xử thừa nhận rằng xà phòng có vai trò quan trọng trung tâm đối với việc sử dụng đĩa đựng xà phòng, nhưng thực tế rằng việc các hàng hóa đó được sử dụng hoặc bán cùng nhau là không đủ để kết luận sự giống nhau. Theo đó, có thể  nhận thấy rằng người tiêu dùng khó có thể tin rằng xà phòng và đĩa đựng xà phòng sẽ đến từ cùng một doanh nghiệp hoặc có liên kết kinh tế và không có bằng chứng nào có thể thuyết phục HO  nhận định ngược lại.

Bất chấp đệ trình của Dior rằng yếu tố ‘pretty’ trong nhãn hiệu Savage mang tính mô tả và không có khả năng phân biệt  và người tiêu dùng Vương quốc Anh sẽ hiểu từ 'sauvage' trong tiếng Pháp có cùng nghĩa với từ “savage” trong tiếng Anh (trong đó có nghĩa là “hoang dã, hoang dại”...), HO cho rằng các nhãn hiệu này,  về tổng thể, chỉ  tương tự ở mức độ từ thấp đến trung bình;  rằng từ đầu tiên “pretty” là để bổ nghĩa cho từ thứ hai là “savage”, nhưng mỗi yếu tố đóng góp gần như ngang nhau vào ấn tượng chung về nhãn hiệu tổng thể, tạo thành một cụm từ, không có từ nào nổi bật hơn từ nào. HO cũng không tin rằng người tiêu dùng ở Vương quốc Anh sẽ có đủ hiểu biết về tiếng Pháp để hiểu nhãn hiệu SAUVAGE của Dior, nếu dịch sang tiếng Anh sẽ là Savage, và cho rằng, về khái niệm, sự tương tự giữa các nhãn hiệu là thấp.

Khi tính đến các yếu tố này, bên cạnh mức độ chú ý của người tiêu dùng bình thường có cao hơn đối với các sản phẩm nước hoa, cũng có thể tìm thấy một số sự khác biệt giữa hai nhãn hiệu, cụ thể một nhãn hiệu gồm hai từ là “pretty” và “savage” và một nhãn hiệu chỉ có một từ là “sauvage”, và trong nhãn hiệu của của Dior có chữ “U”, và như vậy, mặc dù có sự giống nhau của hàng hóa trong Nhóm 03, không có khả năng người tiêu dùng bình thường sẽ nhầm nhãn hiệu này với nhãn hiệu khác, cũng như không có khả năng xảy ra nhầm lẫn gián tiếp. Do đó, phản đối của Dior theo Mục 5(2)(b) đã không được chấp nhận.

2.2 Danh tiếng - Điều 5.3 Luật Nhãn hiệu 1994

Dior đã thành công trong việc bổ sung các bằng chứng để chứng minh danh tiếng của mình, ít nhất là đối với các sản phẩm nước hoa dành cho nam giới (cụ thể, các chi tiêu đáng kể về quảng cáo, đã đạt nhiều giải thưởng liên quan đến nhãn hiệu SAUVAGE và doanh số cao cho nước hoa dành cho nam giới).  Mặc dù danh tiếng này không liên quan trực tiếp đến hàng hóa của Savage, nhưng có thể có là một thước đo về danh tiếng lan tỏa đối với các sản phẩm vệ sinh có mùi thơm.

Tuy nhiên, bất chấp danh tiếng này, HO kết luận rằng mấu chốt của vấn đề là nhận thức của người tiêu dùng về nhãn hiệu PRETTY SAVAGE và liệu có sự tương đồng với nhãn hiệu trước đó của Dior hay không. Vì người ta cho rằng giữa hai nhãn hiệu có sự khác biệt và không mối liên hệ nào giữa chúng; điều đó có nghĩa là nhãn hiệu đăng ký đã không làm phát sinh bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào và phản đối  theo Điều 5(3) đã không thành công.

2.3 Về sự lừa dối, giả mạo (Passing off) - Điều 5.4 Luật Nhãn hiệu 1994.

Theo HO hành vi passing off, như được mô tả trong án lệ cần có đủ ba yếu tố:

(i) Lợi thế thương mại/goodwill  hoặc danh tiếng gắn liền với hàng hóa liên quan;

(ii) Bị đơn trình bày sai với công chúng (dù cố ý hay không) dẫn đến, hoặc có khả năng dẫn dắt công chúng tin rằng hàng hóa do anh ta cung cấp là của người yêu cầu bồi thường/nguyên đơn ; và

(iii) Thiệt hại cho nguyên đơn, phát sinh từ niềm tin sai lầm (do bị đơn gây ra trình bày sai) rằng nguồn hàng của bị đơn cũng giống như nguồn trong số những gì được cung cấp bởi người yêu cầu bồi thường.

Cũng theo HO goodwill là  “lợi ích và lợi thế của danh tiếng tốt và kết nối của một doanh nghiệp. Đó là lực hấp dẫn đối với người tiêu dùng.”, bằng chứng do Dior bổ sung đã  thiết lập giá trị thương mại hiện thực /goodwill (ít nhất) liên quan đến nước hoa, , nước xịt toàn thân, kem dưỡng da sau khi cạo râu, dầu dưỡng da sau khi cạo râu, sữa tắm và chất khử mùi. Tuy nhiên, để thiết lập tình trạng passing off , cần phải cung cấp chứng cứ rằng, một số lượng đáng kể khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của Dior sẽ bị lừa dối. Một lần nữa, HO đã không cho rằng các nhãn hiệu đủ giống nhau để có thể đáp ứng yêu cầu này.

Do đó, sự phản đối của Dior đã thất bại và UK IPO đã chấp nhận đăng ký nhãn hiệu. Dior có cơ hội khiếu nại quyết định này. Tuy nhiên, mọi khiếu nại  sẽ chỉ giới hạn trên nguyên tắc phải chỉ ra rằng HO rõ ràng đã sai và không thể bắt đầu lại vụ việc.

3.   Nhận xét

Với các vụ tương tự xảy ra tại Trung Quốc và Hoa Kỳ, khi các nhãn hiệu khác tiếng nhưng có chung một nghĩa (như vụ tranh chấp nhãn hiệu “UGG” [1] và “New Balance”[2], các bên có liên quan có thể đề nghị  áp dụng học thuyết được gọi là Học thuyết tương đương tiếng nước ngoài với nội dung là yêu cầu dịch các nhãn hiệu  từ tiếng nước ngoài để xác định xem chúng có tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu trong nước hiện có hay không?.Trong vụ tranh chấp nêu trên Học thuyết này cũng có thể đã được đề cập (tuy không nêu rõ) khi có nhận định rằng: HO không tin rằng người tiêu dùng Vương quốc Anh sẽ có đủ hiểu biết về tiếng Pháp để dịch nhãn hiệu “SAUVAGE” của Dior sang tiếng Anh một cách đáng tin cậy, nhận thấy sự tương đồng về mặt nội dung với nhãn hiệu PRETTY SAVAGE là thấp.

Yếu tố chủ yếu trong quyết định của HO là nhận thức và mức độ chú ý của người tiêu dùng trung bình danh nghĩa đối với hàng hóa. Kết quả là, HO cho rằng,  đối với người tiêu dùng bình thường, có sự khác biệt giữa các nhãn hiệu , điều đó khiến họ  khó có thể nhầm lẫn các nhãn hiệu với nhau.

Vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của người tiêu dùng trung bình trên danh nghĩa trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Nguồn: 
(i) https://www.citma.org.uk/resources/citma-review-magazine/citma-review-december-20-online/perception-position-pays-off.html; 
(ii) https://www.citma.org.uk/resources/citma-review-magazine/citma-review-december-20-online/perception-position-pays-off.html