Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể ngăn cản đại lý của mình đăng ký nhãn hiệu tương tự cho chính mình không?

Vào tháng 11 năm 2020, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (“CJEU”) đã đưa ra phán quyết đối với đơn kháng cáo giám đốc thẩm do Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu EUIPO đệ trình trong vụ nhãn hiệu  “MAGIC MINERALS”. Phán quyết xem xét các yêu cầu của luật nhãn hiệu phải được đáp ứng để duy trì sự phản đối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu của một đại lý hoặc người đại diện.

1.  Sự việc

Các bên tranh chấp là công ty JOHN MILLS của Anh (“Người nộp đơn”) và công ty Mỹ Jerome Alexander Consulting Corporation (“Người phản đối”).

Các bên đã ký kết một thỏa thuận phân phối, theo đó Người nộp đơn tiếp thị sản phẩm của Người phản đối  ở Châu Âu. Theo phán quyết, thỏa thuận này bao gồm các điều khoản độc quyền và không cạnh tranh, cũng như các điều khoản chứng minh rằng họ có mối quan hệ thương mại đã được thiết lập (“một mối quan hệ kinh doanh thực tế, liên tục và không nhất thời và lòng trung thành”).

Sau đó, Người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “MINERAL MAGIC” , cho sản phẩm “mỹ phẩm” thuộc nhóm 03.

Người phản đối đã nộp đơn phản đối dựa trên các quyền sở hữu công nghiệp ưu tiên của mình: nhãn hiệu “MAGIC MINERALS  BY JEROME ALEXANDER” Đăng ký số 4274584 ngày 15.01.2013 của Hoa Kỳ (theo đó “MINERALS” không được bảo hộ riêng và “JEROME ALEXANDER” là tên của cá nhân) và nhãn hiệu “MAGIC MINERALS” chưa đăng ký tại Hoa Kỳ  dùng cho sản phẩm “bột đắp mặt có cải tiến về khoáng chất” thuộc nhóm 03.

Đơn phản đối dựa trên Điều 8.3 của Quy định về nhãn hiệu  của Cộng đồng châu Âu , như sau::

“Khi bị chủ sở hữu nhãn hiệu phản đối, nhãn hiệu sẽ không được đăng ký trong trường hợp đại lý hoặc đại diện của chủ sở hữu nhãn hiệu nộp đơn xin đăng ký dưới tên riêng của mình mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, trừ khi người đại diện hoặc người đại diện đó biện minh cho việc hoạt động."

2.  Giải quyết tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu - EUIPO

Vấn đề chính đã được giải quyết trong quá trình tranh chấp trước EUIPO là liệu Điều  8(3)của Quy định về nhãn hiệu  của Cộng đồng được áp dụng khi nào ?, như trong trường hợp này, các nhãn hiệu ở đơn nộp tại châu Âu  và nhãn hiệu bảo hộ tại Hoa Kỳ không hoàn toàn giống nhau và hàng hóa áp dụng bởi các nhãn hiệu tương ứng cũng không giống nhau (ít nhất là không hoàn toàn giống nhau ).

Do không đáp ứng điều kiện kép về nhãn hiệu  và hàng hóa giống hệt nhau nên Bộ phận giải quyết phản đối của EUIPO đã bác bỏ lập luận của người phản đối.

Mặc dù vậy, nhưng Hội đồng Giải quyết khiếu nại  đã từ chối đăng ký nhãn hiệu vì cho rằng các yêu cầu đặt ra trong Điều 8.3 đã được đáp ứng, lập luận của Hội đồng Giải quyết khiếu nại  dựa trên thực tế là:

(i) Người phản đối  nắm giữ nhãn hiệu trước đó;

(ii) Người nộp đơn là hoặc đã là đại lý  hoặc đã là đại diện của Người phản đối  

(iii) Đơn được nộp dưới tên Người nộp đơn và không có sự đồng ý của Người phản đối; và

(iv) Đơn đề cập đến các nhãn hiệu và hàng hóa tương tự.

Hội đồng Giải quyết khiếu nại cho rằng,  nếu không có bất kỳ điều khoản rõ ràng nào của luật làm rõ vấn đề này, sẽ là một  đảm bảo về bảo hộ đối với các nhãn hiệu được sửa đổi một chút mà không làm thay đổi đáng kể đặc tính phân biệt của nhãn hiệu của chủ sở hữu ban đầu. Đây là cũng cách tiếp cận mà EUIPO hiện đang áp dụng, như được trình bày trong Hướng dẫn thẩm định EUIPO, Phần C, Phản đối, trang 19. (Hình dưới – Các vụ việc có liên quan).

3.  Phán xét của Tòa án chung Cộng đồng châu Âu (“GCEU”).

Ngày 15.10.2018 Người nộp đơn kháng cáo quyết định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại  yêu cầu hủy bỏ quyết định này do vi phạm Điều 8.3, cho rằng Hội đồng Giải quyết khiếu nại đã nhầm lẫn khi đưa ra phán quyết rằng:

(a) Người nộp đơn là đại lý hoặc đại diện của chủ sở hữu nhãn hiệu trước đó;

(b) Điều 8.3 được áp dụng ngay cả khi các dấu hiệu được đề cập không trùng mà chỉ tương tự nhau; và

(c) Điều 8.3 được áp dụng mặc dù thực tế là hàng hóa tranh chấp không giống nhau mà chỉ tương tự nhau.

Về cơ bản, Tòa án chung đã áp dụng cách giải thích theo nghĩa đen của Điều 8(3)  trong đó đề cập đến “nhãn hiệu”, nghĩa là, theo quan điểm của Tòa án chung, nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Mỹ  và nhãn hiệu được nộp đơn đăng ký phải trùng lặp . Hơn nữa, để ủng hộ quan điểm của mình, Tòa án chung đã đề cập đến công việc chuẩn bị được thực hiện cho việc soạn thảo Quy định 40/94 về nhãn hiệu của Châu Âu, bao gồm một tài liệu chỉ rõ rằng đề xuất của một phái đoàn cho rằng điều khoản liên quan cũng nên được áp dụng trong trường hợp nhãn hiệu ‘tương tự’ dùng cho hàng hóa ‘tương tự’ nhưng  đã không được chấp nhận . Đối với Tòa án chung, vì cách diễn đạt của Điều 8(3) rất rõ ràng nên không cần sử dụng các nguồn giải thích khác, chẳng hạn như Điều 6Septies của Công ước Paris. Do đó, Tòa án cho rằng vì chỉ có sự tương đồng đơn thuần giữa các nhãn hiệu xung đột nên không có điều kiện áp dụng Điều 8(3).

Do vậy , GCEU tán thành khiếu nại của Người nộp đơn và hủy bỏ  Quyết định  của Hội đồng Giải quyết khiếu nại .

4.  Kháng cáo giám đốc thẩm tại Tòa án Công lý châu Âu - CJEU

EUIPO đã nộp đơn kháng cáo giám đốc thẩm trước lên CJEU chống lại quyết định của Tòa án chung – GCEU, CJEU đã nhận định như sau:

4.1 Về phán quyết của Tòa án chung – GCEU

Để áp dụng Điều 8(3) , cần phải tính đến Điều 6 của Công ước Paris, vì Liên minh Châu Âu là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và do đó, có nghĩa vụ tuân thủ Hiệp định TRIPS, do đó, quy định rằng các thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 12 của Công ước Paris.

Trong phán quyết của mình, CJEU lấy cơ sở là các quy định của Luật châu Âu phải được giải thích có tính đến cách diễn đạt theo nghĩa đen,tính đến bối cảnh mà Luật được ban hành cũng như các mục tiêu và mục đích mà quy tắc cụ thể theo đuổi.

Từ quan điểm này, Tòa CJEU tin rằng:

.Điều 8.3 không xác định rõ ràng liệu nó có áp dụng cho nhãn hiệu tương tự hay trùng lặp  hay không.

.Việc điều này không được thiết lập rõ ràng không đương nhiên có nghĩa là Điều 8.3 chỉ áp dụng cho các trường hợp nhãn hiệu đang tranh chấp trùng lặp nhau.

.Khi soạn thảo  Điều 8.3,các  nhà lập pháp châu Âu  đã sao chép đáng kể Điều 6, phần (septies) phần 1 của Công ước Paris. CJEU cho biết thêm, phiên bản “xác thực” (bằng tiếng Pháp) xác nhận rằng nguyên tắc này có thể áp dụng khi nhãn hiệu trước đó tương tự.

.Cách giải thích chặt chẽ của GCEU có nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ không có quyền phản đối việc đăng ký nhãn hiệu tương tự bởi đại lý hoặc người đại diện của mình dựa trên Điều 8.3.

Ngược lại, đại lý hoặc đại diện của chủ sở hữu - sau khi hoàn tất đăng ký - sẽ được quyền phản đối việc đăng ký nhãn hiệu tiếp theo của chính  chủ sở hữu nêu trên dựa trên cơ sở là  nhãn hiệu đó  tương tự  với nhãn hiệu đã được đăng ký bởi đại lý hoặc đại diện của chủ sở hữu đó.

CJEU  lập luận rằng rằng nguyên tắc này nên được giải thích một cách rộng rãi, vì nó tìm cách “ngăn chặn việc đại lý hoặc đại diện của chủ sở hữu nhãn hiệu đó lạm dụng nhãn hiệu đó, vì những người đó có thể khai thác kiến ​​thức và kinh nghiệm có được trong mối quan hệ kinh doanh của họ với chủ sở hữu đó và do đó có thể được hưởng lợi một cách không chính đáng từ nỗ lực và đầu tư mà chính chủ sở hữu đó đã bỏ ra.” Do đó, CJEU kết luận rằng GCEU đã phạm sai lầm pháp luật khi hạn chế việc áp dụng điều khoản này, hủy bỏ quyết định của Hội đồng giải quyết khiếu nại. 

4.2 Về đơn của Người nộp đơn nhãn hiệu

Sau đó, tòa án đã giải quyết dựa  cơ sở đơn kháng cáo của người nộp đơn nhãn hiệu trước CJEU, bác bỏ từng nội dung, như sau :

- Đơn cho rằng cho rằng Ban Giải quyết khiếu nại của EUIPO đã sai lầm khi coi người nộp đơn là đại lý hoặc đại diện của chủ sở hữu nhãn hiệu trước đó.

CJEU cho rằng cần  giải thích rộng rãi các điều khoản này, bao gồm tất cả các hình thức quan hệ dựa trên thỏa thuận hợp đồng, theo đó một trong các bên đại diện cho lợi ích của bên kia.

Vì những mục đích này, nó xác định rằng “đủ (…) để có một số thỏa thuận hoặc hợp tác thương mại giữa các bên thuộc loại làm phát sinh mối quan hệ ủy thác bằng cách áp đặt cho người nộp đơn (…) một nghĩa vụ chung về sự tin tưởng và lòng trung thành đối với lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu trước đó.”

- Đơn cho rằng Ban Giải quyết khiếu nại của EUIPO đã sai lầm khi cho rằng Điều 8.3 được áp dụng mặc dù các dấu hiệu được đề cập không giống nhau mà chỉ tương tự nhau.

Như đã nêu, quy định này áp dụng trong cả hai trường hợp. Vì vậy, căn cứ  này cũng bị bác bỏ.

- Đơn cho rằng Ban Giải quyết khiếu nại của EUIPO đã sai lầm khi cho rằng Điều 8.3 được áp dụng mặc dù hàng hóa không trùng lặp nhau.

Vì chức năng thiết yếu của nhãn hiệu là chỉ ra nguồn gốc thương mại của nó nên không thể loại trừ việc áp dụng nguyên tắc đó vì hàng hóa hoặc dịch vụ theo đơn và những hàng hóa hoặc dịch vụ được chỉ định trong nhãn hiệu trước đó không giống nhau mà chỉ tương tự nhau.

5.  Nhận xét về khả năng áp dụng điều 6 septies tại Việt Nam

Bản tiếng Việt của Công ước Paris về Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp thể hiện điều 6 Septies như sau :

Điều 6^septies. Nhãn hiệu: Đăng ký nhãn hiệu dưới tên của người đại diện hoặc đại lý  mà không được chủ nhãn hiệu cho phép

(1) Nếu đại lý hoặc người đại diện của người là chủ nhãn hiệu tại một trong số các nước thành viên của Liên minh vẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho chính mình tại một hoặc nhiều nước thành viên của Liên minh, mà không được sự cho phép của người chủ đó thì chủ nhãn hiệu có quyền phản đối việc đăng ký hoặc đề nghị huỷ bỏ việc đăng ký đó, hoặc, nếu luật quốc gia cho phép, chuyển việc đăng ký đó cho mình, trừ trường hợp đại lý hoặc người đại diện biện hộ được cho hành động của mình.

(2) Người chủ nhãn hiệu, theo các quy định tại khoản (1) nêu trên, có quyền phản đối việc đại lý hoặc người đại diện sử dụng nhãn hiệu của mình nếu không cho phép việc sử dụng đó.

…………….

Trong khuôn khổ của quy định về chống cạnh tranh không lành mạnh , Điều 130 của Luật SHTT thể hiện khoản 2 của Điều 6  Septies nêu trên như sau:

Điều 130. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

1. Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

c) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;

Như vậy Điều 6 septies không được hướng dẫn, làm rõ trong các văn bản pháp luật Việt Nam, có nghĩa nếu xảy ra tình huống tranh chấp liên quan thì phải sử dụng trực tiếp Điều khoản này, do vậy kinh nghiệm quốc tế khi áp dụng Điều 6  Septies là rất hữu ích, trong vụ việc nêu trên có hai vấn đề :

- Về nhãn hiệu:

Tất cả các văn bản trên đều không làm rõ nhãn hiệu mà người đại diện/đại lý đăng ký hoặc sử dụng là tương tự hay trùng lặp .Nếu chỉ căn cứ cứng nhắc theo câu chữ (nghĩa đen) có thể coi nhãn hiệu mà người đại lý/đại diện lấy của chủ nhãn hiệu phải là trùng lặp (cả về nhãn hiệu và sản phẩm , dịch vụ), khi đó việc nhận định sẽ giống với nhận định của  Bộ phận giải quyết phản đối EUIPO &Tòa án chung Châu Âu, ngược lại nêu cho rằng phạm vi của các Điều khoản nêu trên áp dụng cho cả các nhãn hiệu tương tự thì đó chính là quan điểm của Hội đồng Giải quyết khiếu nại EUIPO &Tòa án Công lý châu Âu.Quan điểm sau này hợp lý lý hơn vì đảm bảo đầy đủ quyền và lợi chính đáng của chủ nhãn hiệu hợp pháp và loại trừ triệt để các hành vi thiếu trung thực , không lành mạnh của người đại diên/đại lý khii nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cũng như khi sử dụng nhãn hiệu.

- Về quan hệ đại lý/đại diện

Đối với quan hệ đại lý, đại lý vụ việc này không đặt ra nặng nề  vì giữa các bên tranh chấp là công ty JOHN MILLS của Anh và công ty Mỹ Jerome Alexander Consulting Corporation đã có  Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm  và Tòa án Công lý châu Âu cho rằng Hợp đồng này cũng đáp ứng điều kiện của Điều 6 Septies (đại lý/đại diện) , nghĩa là “bao gồm tất cả các hình thức quan hệ dựa trên thỏa thuận hợp đồng, theo đó một trong các bên đại diện cho lợi ích của bên kia”.Điều đó cũng có nghĩa rằng việc xác định vai trò đại lý/đại diện không chỉ dựa vào các Hợp đồng riêng biệt.

- Cuối cùng cũng  phải làm rõ rằng Điều 6 Septies  giải quyết sự xung đột giữa chủ nhãn hiệu được bảo hộ và người đại lý/đại diện của họ đối với việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu.Khi không có sự xung đột này (tức là chủ nhãn hiệu đồng ý) thì cũng không có nghĩa là việc đăng ký nhãn hiệu của đại lý là hợp pháp và không thể bị hủy bỏ, nếu việc đăng ký đó vi phạm các quy định về trung thực, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, như trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNHHH số 77256 bảo hộ  nhãn hiệu “King Max” mặc dù chủ GCNĐKNHHH – đại lý của chủ nhãn hiệu đã  vận dụng Điều 6 Septies để bác đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNHH[1].

Nguồn: 

(i) https://www.cuatrecasas.com/en/spain/article/can-a-trademark-holder-prevent-its-agent-from-registering-a-similar-trademark-for-itself-cjeu-judgment-in-the-magic-minerals-cas; 
(ii) https://trademarkblog.kluweriplaw.com/2019/01/10/is-article-83-eutmr-applicable-only-to-identical-marks-the-general-court-pitches-in-but-it-is-not-the-last-word-yet/

(++)