Canada:Tòa án xác định nhà bán lẻ cần sa sử dụng nhãn hiệu BUDWAY là xâm phạm quyền nhãn hiệu SUBWAY

1. Các bên

1.1 Nguyên đơn

Subway IP LLC  là Công ty nhà hàng nổi tiếng  điều hành các nhà hàng bánh kẹp (sandwich) trên khắp Canada và là chủ sở hữu nhiều nhãn hiệu khác nhau  đăng ký tại Canada gồm nhãn hiệu SUBWAY màu xanh lá cây, trắng và vàng (Hình 1), đã nộp đơn lên Tòa án Liên bang kiện Budway.

1.2 Bị đơn

Budway, Cannabis & Wellness Store (“Budway”) điều hành một cửa hàng bán lẻ cần sa ở Vancouver và sử dụng  “BUDWAY”  làm nhãn hiệu của mình. Budway cũng đã sử dụng một hình ảnh  trong quảng cáo trên Instagram giới thiệu một chiếc bánh sandwich tàu ngầm chứa đầy lá cần sa, với thứ dường như là đôi mắt đỏ ngầu lồi ra (Hình 2).

Trong đơn khởi kiện lên Tòa án Liên bang, Subway căn cứ vảo các Điều  7(b), 20 và 22 của Đạo luật về Nhãn hiệu cáo buộc rằng chủ thể vi phạm  đã:

(i) vi phạm quyền nhãn hiệu của mìnhbao gồm cả nhãn hiệu đăng ký chính số  TMA521134 (Hình 3)

(ii) Hướng sự chú ý của công chúng đến hàng hóa, dịch vụ và hoạt động kinh doanh của mình theo cách gây ra hoặc có khả năng gây nhầm lẫn (“passing off”)  ở Canada và

(iii) Làm hao mòn giá trị của lợi thế thương mại gắn liền với các nhãn hiệu SUBWAY đã đăng ký.

Ngoài vi phạm về việc sử dụng nhãn hiệu BUDWAY nêu trên, bên vi phạm sử dụng một “hình ảnh ” ám chỉ mạnh mẽ đến nhãn  hiệu của Subway. Một trong số các bằng chứng được đệ trình lên Tòa án là “các bài đăng trên Instagram sử dụng 'hình ảnh một chiếc bánh sandwich tàu ngầm chứa đầy lá (cần sa?).

2. Quyết định của tòa án

Tòa án đã chấp thuận toàn bộ đơn kiện Subway, vì:

(i) Bị đơn đã vi phạm quyền nhãn hiệu đã được bảo hộ của Subway

Khi xác định liệu nhãn hiệu của các bên có gây nhầm lẫn hay không, Tòa án đã xem xét tất cả các  trường hợp cụ thể được xác định tại Điều  6(5) của Đạo luật nhãn hiệu, cụ thể là tính phân biệt , khoảng thời gian nhãn hiệu đã được sử dụng, bản chất của hàng hóa, dịch vụ, hoạt động kinh doanh, thương mại và mức độ tương đồng giữa các nhãn hiệu.

Khi xem xét các trường hợp này, Tòa án nhận thấy rằng các quyền nhãn hiệu đã đăng ký của Subway đối với Nhãn hiệu  Subway đã bị vi phạm.

(ii) Mức độ giống nhau

Tòa án cho rằng “sự giống nhau rõ ràng giữa các nhãn hiệu sẽ tạo ra sự nhầm lẫn”. Khi xem xét mức độ tương đồng giữa các nhãn hiệu, Tòa án nhận thấy rằng “yếu tố từ của nhãn hiệu là tương tự nhau, với những điểm tương đồng trong các chữ cái và cách phát âm giữa SUBWAY và BUDWAY là hiển nhiên”. Tòa án cũng cho rằng việc bị đơn sử dụng một thuật ngữ tự tạo đã củng cố mức độ tương đồng giữa các dấu hiệu theo cách mà họ gợi ý: “Thực tế “budway” là một từ không có nghĩa, bởi vậy sẽ có xu hướng được đọc theo cách ám chỉ từ thông thường là “tàu điện ngầm” (SUBWAY). Theo ngữ cảnh, nghĩa này sẽ dành cho các nhà hàng mang nhãn hiệu SUBWAY của Subway nói riêng.

Tòa án tiếp tục phát hiện ra rằng “sự giống nhau giữa các nhãn hiệu và ý nghĩa liên kết với các nhà hàng của Subway, được tăng cường hơn nữa khi  Bi đơn sử dụng các yếu tố hình  đã  xuất hiện trong nhãn hiệu SUBWAY, cụ thể là sự khác biệt về màu sắc giữa ba chữ cái đầu tiên và ba chữ cái cuối cùng, và họa tiết thiết kế mũi tên”.

(iii) Tính phân biệt

Tòa án nhận thấy rằng Nhãn hiệu  SUBWAY có “mức độ phân biệt vốn có khá cao”. Mặc dù yếu tố “Sub” gợi ý mạnh mẽ đến bánh mì sandwich tàu ngầm (bánh mì dài kẹp thịt)[1] được bán tại các nhà hàng của SUBWAY, nhưng “việc sử dụng yếu tố đó trong các nhãn hiệu SUBWAY là khác biệt. Khả năng phân biệt này được tăng cường hơn nữa nhờ các yếu tố đồ họa của nhãn hiệu, bao gồm thiết kế mũi tên và sự khác biệt về màu sắc”. Ngoài ra, Tòa án nhận thấy rằng Nhãn hiệu  SUBWAY “nổi tiếng” ở Canada, đã đạt được “tính phân biệt đáng kể ” là kết quả của việc Subway bán rộng rãi, quảng cáo và quảng bá Nhãn hiệu  SUBWAY ở Canada.

Đối với tính khác biệt của nhãn hiệu của Bị đơn, Tòa án nhận thấy rằng “tính khác biệt của các yếu tố tạo hình  nó chủ yếu xuất phát từ việc áp dụng các yếu tố được thấy trong các nhãn hiệu của Subway”.

(iv) Thời gian sử dụng

Trong khi Subway đã sử dụng nhãn hiệu của mình trong nhiều năm, Bị đơn chỉ sử dụng nhãn hiệu của họ trong khoảng một năm.

(V) Bản chất của hàng hóa, dịch vụ và hoạt động kinh doanh

Tòa nhận thấy có sự chồng chéo về hàng hóa mà các bên đưa ra. Đăng ký của Subway bao gồm nhiều loại sản phẩm bao gồm bánh mì sandwich và “đồ ăn nhẹ cụ thể là… bánh ngọt, bánh quy…” Việc Đăng ký của Subway không  bao gồm các sản phẩm liên quan đến cần sa là không phải là lý do về sự khác biệt giữa các sản phẩm ….vì đăng ký của họ bao gồm các loại bánh nướng (đặc biệt là bánh quy) nói chung. Bằng chứng trước tòa cho thấy Budway đã chào bán các sản phẩm cần sa ăn được, bao gồm cả bánh quy. Tòa án cũng đồng ý với Subway rằng việc Budway sử dụng hình tượng bánh sandwich tàu ngầm của mình càng khiến hàng hóa của các bên được so sánh chặt chẽ hơn.

(vi) Bản chất  thương mại

Nói chung, cả hai bên đều được phát hiện cung cấp hàng hóa ở cấp độ bán lẻ thông qua một cửa hàng có quy mô tương tự, cung cấp hàng hóa để mua ngay, bao gồm cả hàng hóa mang đi.

Nhìn chung, tòa án kết luận rằng có khả năng hợp lý là có sự nhầm lẫn giữa nhãn hiệu BUDWAY của Budway và nhãn hiệu SUBWAY của Subway. Đặc biệt, tòa án đã nhắc nhở Budway khi lưu ý rằng họ rõ ràng đã sử dụng nhãn hiệu BUDWAY để cố tình lợi dụng danh tiếng và danh tiếng của Subway vào nhãn hiệu  của mình.

(vii) Gây nhầm lẫn /Passing Off 

Tương tự như vậy, tòa án cho rằng Budway phải chịu trách nhiệm về việc passing off. Khi đưa ra phán quyết như vậy, tòa án thừa nhận rằng Subway đã thiết lập tất cả các điều kiện tiên quyết để xác định hành vi sai trái, cụ thể là :

• Lợi thế thương mại  của nhãn hiệu (goodwill)  

• Lừa dối công chúng do  gây nhầm lẫn  và

• Thiệt hại thực tế hoặc tiềm tàng.

Với mục đích chuyển giao, lợi thế thương mại đòi hỏi nhãn hiệu phải có tính phân biệt và sở hữu danh tiếng. Dựa trên bằng chứng về việc sử dụng rộng rãi và thâm nhập thị trường của Subway, tòa án đã bị thuyết phục về lợi thế thương mại của họ đối với các nhãn hiệu SUBWAY. Hơn nữa, tòa án đã đồng ý với Subway rằng chính hành vi sao chép nhãn hiệu SUBWAY của Budway đã củng cố sự tồn tại của lợi thế thương mại trong các nhãn hiệu SUBWAY.

Yếu tố thứ hai của hành vi lừa dối được đưa ra là khả năng tòa án phát hiện ra sự nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu.

Khi liên quan đến thiệt hại, tòa án lưu ý rằng mặc dù Subway không thể chứng minh việc mất doanh thu hoặc tổn hại tài chính khác, nhưng Subway vẫn có thể chứng minh  việc mất kiểm soát đối với các nhãn hiệu của mình dẫn đến tổn hại về lợi thế thương mại và danh tiếng của mình.

Cuối cùng Tòa án cấm vĩnh viễn những người bị đơn sử dụng nhãn hiệu BUDWAY và ra lệnh cho họ giao nộp hoặc tiêu hủy “hàng hóa, bao bì, nhãn hiệu và tài liệu quảng cáo mang nhãn hiệu BUDWAY dưới mọi hình thức”, và bồi thường thiệt hại với số tiền là 15.000 đô la và chi phí với số tiền là 25.000 đô la.

3.Các quy định của Luật Nhãn hiệu Canada có liên quan[2]

Điều 6 

(5) Khi xác định liệu nhãn hiệu hoặc tên thương mại có gây nhầm lẫn hay không, tòa án hoặc Cơ quan đăng ký, tùy từng trường hợp, sẽ xem xét tất cả các tình huống xung quanh bao gồm

 (a) tính phân biệt vốn có của nhãn hiệu hoặc tên thương mại và mức độ mà chúng được biết đến;

 (b) khoảng thời gian nhãn hiệu hoặc tên thương mại đã được sử dụng;

 (c) bản chất của hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh;

(d) bản chất của thương mại; Và

(e) mức độ giống nhau giữa các nhãn hiệu hoặc tên thương mại, kể cả về hình thức hoặc âm thanh hoặc ý tưởng do chúng gợi ý.

Điều .7

Không ai được

(b) hướng sự chú ý của công chúng đến hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của anh ta theo cách gây ra hoặc có khả năng gây nhầm lẫn ở Canada, giữa hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của anh ta và hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của người khác

Điều 20 .

 (1) Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký đối với việc sử dụng độc quyền nhãn hiệu đó bị coi là bị xâm phạm bởi bất kỳ người nào không có quyền sử dụng nhãn hiệu đó theo Đạo luật này và những người:

(a) bán, phân phối hoặc quảng cáo bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào gắn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại gây nhầm lẫn;

(b) sản xuất, chuẩn bị  sản xuất, sở hữu, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc cố gắng xuất khẩu bất kỳ hàng hóa nào gắn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại gây nhầm lẫn, vì mục đích bán hoặc phân phối các hàng hóa đó;

(c) bán, chào bán hoặc phân phối bất kỳ nhãn hiệu hoặc bao bì nào, dưới bất kỳ hình thức nào, mang nhãn hiệu hoặc tên thương mại, nếu:

(i) người đó biết hoặc phải biết rằng nhãn hoặc bao bì được dùng để gắn với hàng hóa hoặc dịch vụ không phải của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký, và

 (ii) việc bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ gắn với nhãn hiệu hoặc bao bì sẽ là việc bán, phân phối hoặc quảng cáo gắn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại gây nhầm lẫn; hoặc

(d) sản xuất, chuẩn bị để sản xuất, sở hữu, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc cố gắng xuất khẩu bất kỳ nhãn hiệu hoặc bao bì nào, dưới bất kỳ hình thức nào, mang nhãn hiệu hoặc tên thương mại, nhằm mục đích bán hoặc phân phối hoặc vì mục đích của bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến nó, nếu:

(i) người đó biết hoặc phải biết rằng nhãn hoặc bao bì được dùng để gắn với hàng hóa hoặc dịch vụ không phải của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký, và

 (ii) việc bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ gắn với nhãn hiệu hoặc bao bì sẽ là việc bán, phân phối hoặc quảng cáo gắn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại gây nhầm lẫn.

Điều 22

(1) Không ai được sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của người khác theo cách có khả năng làm giảm giá trị về lợi thế thương mại  gắn liền với nhãn hiệu đó.

2) Trong bất kỳ vụ kiện nào liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu trái với mục (1), tòa án có thể từ chối ra lệnh thu hồi các thiệt hại hoặc lợi nhuận và có thể cho phép bị đơn tiếp tục bán hàng hóa mang nhãn hiệu có trong sở hữu của bị đơn hoặc dưới sự kiểm soát của họ vào thời điểm thông báo được gửi cho họ rằng chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký tố cáo  về việc sử dụng nhãn hiệu.

4. Nhận xét

- Về bản án

Trường hợp này là một ví dụ c về biện pháp xử lý nhanh chóng dành cho chủ sở hữu trong vụ kiện nhãn hiệu ở Canada. Với điều kiện là các quyền của chủ sở hữu thương hiệu được thực thi đầy đủ và bằng chứng vi phạm rõ ràng, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nhận được biện pháp khẩn cấp theo lệnh cấm vĩnh viễn, bồi thường thiệt hại và chi phí trên cơ sở nhanh chóng bằng cách nộp đơn, mọi thủ tục của Tòa án hoàn toàn dựa trên tài liệu được nộp. Trong một số trường hợp, chủ sở hữu Nhãn  hiệu có thể nhận được phán quyết trong vòng một năm. Đáng chú ý, trong Subway IP, Tòa án đã đưa ra quyết định của mình khoảng 10 tháng sau khi Subway bắt đầu thủ tục tố tụng và quyết định hoàn trả Subway hơn 80% chi phí.

- Đáng chú ý là  quyết định của Tòa  được đưa ra bởi cùng một thẩm phán của Tòa án Liên bang (Thẩm phán Nicolas McHaffie), người đã quyết định một trường hợp khác về một người buôn bán cần sa đã “bày tỏ lòng kính trọng” đối với nhà bán lẻ đồ chơi trẻ em nổi tiếng Toys 'R Us, bằng cách sử dụng nhãn hiệu Herbs 'R Us.

Trong vấn đề về Herbs 'R Us, Tòa án nhận thấy rằng lợi thế thương mại trong các nhãn hiệu của Đồ chơi 'R Us đã bị giảm giá trị, nhưng các quyền đối với nhãn hiệu không bị vi phạm trực tiếp vì không có khả năng nhầm lẫn hợp lý. Ở Herbs 'R Us, hàng hóa và dịch vụ của các bên không liên quan đến nhau, và thực sự là đối lập với nhau - một bên dành cho trẻ em và bên kia rõ ràng là không dành cho trẻ em (cần sa) - đến nỗi người tiêu dùng sẽ không thể suy luận rằng Toys 'R Us hiện đang kinh doanh cần sa.

Tuy nhiên, Tòa án nhận thấy rằng trường hợp BUDWAY  khác ở chỗ có một số mối quan hệ giữa một số hàng hóa và dịch vụ của các bên. BUDWAY đã bán các sản phẩm ăn được bao gồm bánh quy và các loại bánh nướng khác mà SUBWAY cũng bán. Trong bối cảnh này, Tòa án nhận thấy có khả năng hợp lý là người tiêu dùng có thể suy luận nhầm rằng SUBWAY là nguồn cung cấp hàng hóa và dịch vụ cuối cùng của BUDWAY.

- Về sự lu mờ (dilution) của nhãn hiệu .

Không giống như ở Hoa Kỳ, nơi đã chứng kiến ​​​​sự sụt giảm mạnh mẽ và liên tục trong các cáo buộc về hành vi lu mờ  nhãn hiệu liên bang, ở Canada, các chủ sở hữu nhãn hiệu  thường xuyên viện cớ “Hao mòn giá trị ” hoặc “lu mờ”, trong các hành động vi phạm nhãn hiệu. Hơn nữa, không giống như ở Mỹ, không có “ngưỡng nổi tiếng” đối với nhãn hiệu  mà  nguyên đơn chỉ cần sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký ở Canada.

Các quyết định gần đây của Tòa án Liên bang  cho thấy rằng các khiếu nại lu mờ nhãn hiệu vẫn tồn tại và phát triển ở Canada. Trong vài năm gần đây, Tòa án đã ban hành một số quyết định ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, bồi thường thiệt hại và chi phí, sau khi phát hiện thấy giá trị của lợi thế thương mại gắn liền với các nhãn hiệu đã đăng ký của Nguyên đơn bị thiệt hại./.

Nguồn :

(i) Use of a Parody Trademark may not be a Budding Success; 
(ii)  SUBWAY vs “BUDWAY”, a Cannabis Parody Mark | Mason PC; 
(iii) End of the Line: Federal Court finds Subway’s trademark rights infringed by cannabis retailer that adopted “Budway” parody mark (smartbiggar.ca); 
(iv) http://macerajarzyna.com/subway-wins-injunction-against-budway-cannabis-shop/