CANADA: Tòa án lần đầu tiên hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu vì đơn nộp không trung thực

Một quyết định của Tòa án Liên bang vào tháng 5/2022 liên quan tới Beijing Judian Restaurant Co., Ltd. kiện Wei Meng, 2022 FC 743, đã đưa ra các tiêu chí chấm dứt hiệu lực của một nhãn hiệu Canada với lý do đơn nộp không trung thực (Bad faith). Đây là lần đầu tiên tòa án ở Canada vô hiệu đăng ký nhãn hiệu với lí do bad faith; là một bổ sung cho Đạo luật nhãn hiệu trong thời gian gần đây.

Nhãn hiệu Canada số. TMA102005 (ảnh bên) đã được Wei Meng (“bị đơn”) đăng ký vào ngày 25/8/2019, để sử dụng cùng với “bia” và “dịch vụ nhà hàng”.

Beijing Judian Restaurant Co.,(đương đơn) đã vận hành các nhà hàng ở Canada từ năm 2018 và ở Trung Quốc từ năm 2005 và sử dụng các nhãn hiệu JU DIAN khác nhau, bao gồm một nhãn hiệu ở Trung Quốc, là nhãn hiệu nổi tiếng và giống với nhãn hiệu “JU DIAN, hình” mà bị đơn đăng ký.

Đương đơn đã đề nghị tòa hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của bị đơn, cho rằng  nhãn hiệu này đã được cấp trên cơ sở một đơn không trung thực. Bị đơn đã thông báo với tòa sẽ hiện diện khi xét xử, nhưng không nộp bằng chứng và không tham gia vào phiên điều trần.

Có bằng chứng chứng minh rằng bị đơn đã nộp đơn đăng ký một số nhãn hiệu nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng khác ở Canada. Nhưng không có bằng chứng rằng bị đơn đã sử dụng nhãn hiệu “JU DAN, hình” ở Canada.

Bằng chứng cũng chứng minh rằng bị đơn đã yêu cầu 1,5 triệu đô la Canada (CAD) để được phép sử dụng các nhãn hiệu JU DIAN của mình tại Canada. Không có khoản thanh toán nào được thực hiện. Sau đó, bị đơn đã quảng cáo chào bán nhãn hiệu “JU DIAN, hình” trên một thị trường thương mại trực tuyến. Khi được liên hệ, bị đơn đòi 100.000 CAD mỗi năm để cấp li-xăng sử dụng nhãn hiệu này và mở một nhà hàng nhượng quyền.

Luật nhãn hiệu của Canada không bao gồm định nghĩa về bad faith, vì vậy tòa án đã lưu ý rằng việc giải thích được dựa trên các điều khoản tương tự trong luật nhãn hiệu của EU và Vương quốc Anh.

Tòa án nhận thấy rằng đã có bad faith và tuyên vô hiệu nhãn hiệu “JU DIAN, hình”. Sau đây là các yếu tố chính để tòa dựa vào ra phán quyết:

-   Nhận thức của bị đơn về các nhà hàng của đương đơn và cách thức mà bị đơn đăng ký nhãn hiệu cho các nhà hàng nổi tiếng;

-   Danh tiếng của đương đơn gắn liền với các nhãn hiệu “JU DIAN” ở Trung Quốc và với cộng đồng người Canada gốc Hoa ở Canada;

-   Bị đơn không có ý định thương mại hợp pháp để sử dụng nhãn hiệu “JU DIAN, hình” mà có ý định thu lợi từ danh tiếng của đương đơn thông qua việc bán hoặc cấp li-xăng sử dụng nhãn hiệu; và

-   Bị đơn sao chép trực tiếp nhãn hiệu độc nhất của đương đơn.

Quyết định này giúp các chủ sở hữu nhãn hiệu Canada hiểu rõ hơn quan điểm và căn cứ mà các tòa án ở Canada sẽ dựa vào để vô hiệu nhãn hiệu vì bad faith. Phân tích trong trường hợp này không chỉ liên quan đến thủ tục vô hiệu, mà cả thủ tục phản đối nhãn hiệu, cũng có thể dựa trên cơ sở bad faith.

Nguồn: Catherine Dennis Brooks, CANADA: First Canadian Court to Invalidate Trademark for Bad Faith, INTA Bulletin, November 9, 2022