TRUNG QUỐC: Tòa án SHTT Thượng Hải khẳng định sản xuất OEM không vi phạm quyền nhãn hiệu trong nước
Trong một phán quyết quan trọng, Tòa án Sở hữu Trí tuệ (SHTT) Thượng Hải (Shanghai IP Court) đã xác định rằng một nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM)[1] sản xuất hàng hóa để xuất khẩu không vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký tại Trung Quốc. Phán quyết được ban hành vào ngày 11/6/2024.
Vụ án, (2023) Hu 73 Min Zhong Số 475, liên quan đến Fuzhou Yamma Electromechanical Co., Ltd (Fuzhou Yamma); công ty này đã kiện Chongqing Senci Import & Export Trade Co., Ltd. (Chongqing Senci) về việc sản xuất và xuất khẩu sang Hoa Kỳ một máy phát điện chạy bằng xăng mang nhãn hiệu PREDATOR mà Fuzhou Yamma đã đăng ký tại Trung Quốc (Reg. No. 10886272).
Khi xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực mới Phố Đông Thượng Hải, (Pudong New Area People’s Court of Shanghai, 2021) Hu 0115 Min Chu số 77928, cho rằng đây là trường hợp sản xuất “OEM liên quan đến nước ngoài”, trong đó một nhà sản xuất trong nước sản xuất hàng hóa độc quyền để xuất khẩu bằng cách sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu thương hiệu nước ngoài. Tòa án xác định rằng sản xuất OEM như vậy sẽ không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng ở Trung Quốc hoặc làm tổn hại đến quyền nhãn hiệu đã đăng ký của Fuzhou Yamma.
Không hài lòng với phán quyết của tòa sơ thẩm, Fuzhou Yamma đã kháng cáo lên Tòa án SHTT Thượng Hải. Sau khi xem xét vụ án, tòa phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới.
Tòa án SHTT Thượng Hải giải thích rằng đối với sản xuất OEM liên quan đến nước ngoài, nơi toàn bộ hàng hóa được xuất khẩu, nhãn hiệu được gắn sẽ không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong nước hoặc làm suy yếu chức năng nhận dạng của nhãn hiệu đã đăng ký tại Trung Quốc. Do đó, Tòa án kết luận rằng sản xuất OEM như vậy nói chung không xâm phạm quyền độc quyền của nhãn hiệu đã đăng ký trong nước.
Tuy nhiên, Tòa án cũng thừa nhận rằng nguyên tắc truyền thống về bản chất lãnh thổ của quyền nhãn hiệu có thể cần được xem xét lại theo từng trường hợp cụ thể, do xu hướng di chuyển xuyên biên giới, thương mại điện tử và toàn cầu hóa Internet ngày càng gia tăng.
Trong trường hợp cụ thể này, tòa phúc thẩm phán quyết rằng sản phẩm chỉ là máy mẫu và không có bằng chứng nào cho thấy Chongqing Senci bán sản phẩm này tại Trung Quốc. Rủi ro tái nhập khẩu vào Trung Quốc được coi là cực kỳ thấp và việc phát hiện ra hành vi vi phạm sẽ dẫn đến mất cân bằng lợi ích của các bên khác nhau và có thể cản trở sự phát triển bình thường của ngành công nghiệp OEM.
Do đó, Tòa án SHTT Thượng Hải đã bác bỏ đơn kháng cáo của Fuzhou Yamma, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.
Nguồn: INTA Bulettin, September 4, 2024
https://www.inta.org/perspectives/law-practice/china-shanghai-ip-court-affirms-oem-production-does-not-infringe-domestic-trademark-rights/
[1] OEM là viết tắt của cụm từ Original Equipment Manufacturing, có nghĩa là sản xuất thiết bị gốc/ sản xuất sản phẩm gốc. Hiểu đơn giản, công ty OEM là đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm, các thiết bị theo yêu cầu và thiết kế của đối tác, đơn vị kinh doanh.