Logo

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ''PRESIDENT’S wax on'' bị từ chối

18/05/2021
Kim Vĩnh Phát nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị huỷ bỏ hiệu lực nhãn hiệu "PRESIDENT’S wax one" vì cho rằng nhãn hiệu này tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "WAXONE 1".

Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ Kim Vĩnh Phát (“ Kim Vĩnh Phát") nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị huỷ bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 163435 bảo hộ nhãn hiệu "PRESIDENT’S wax one" [bảo hộ tổng thê, không bảo hộ riêng “wax”] cấp cho ông Chanapan Kittikasemsak (Thái Lan) vì cho rằng nhãn hiệu này tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "WAXONE 1" đang được bảo hộ theo GCNĐKNH số 63228 cấp cho Kim Vĩnh Phát cho các sản phẩm cùng loại là “dầu, kem và sáp đánh bóng...” thuộc Nhóm 03.

Cụ thể, lập luận của Kim Vĩnh Phát như sau:

a) nhãn hiệu "WAX ONE PRESIDENT’S " (?!) tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu WAXONE 1 vì: (i) WAX ONE - thành phần chữ chủ yếu của nhãn hiệu- được trình bày với cỡ chữ lớn ở hai dòng trên và dưới, ở giữa nhãn hiệu, tạo ấn tượng đặc biệt cho người tiêu dùng khi tiếp cận sản phẩm  trùng với phần chữ WAXONE của nhãn hiệu "WAXONE 1" của Kim Vĩnh Phát, và (ii) “PRESIDENT” tiếng Anh có nghĩa là người đứng đầu, người có vị trí cao nhất của một đất nước, cơ quan, tổ chức…, trong bối cảnh của nhãn hiệu nêu trên hàm ý đẳng cấp của sản phẩm là đứng đầu, do đó mang tính mô tả sản phẩm mang nhãn hiệu;

b) nhãn hiệu "WAXONE 1" của Kim Vĩnh Phát có ngày nộp đơn sớm hơn và đã được chủ nhãn hiệu sử dụng rộng rãi từ năm 2003 và

c) Nhãn hiệu “WAXONE 1” bảo hộ cho các sản phẩm “Dầu, kem và sáp đánh bóng” thuộc Nhóm 03. Nhãn hiệu "WAX ONE PRESIDENT’S " bảo hộ cho các sản phẩm “Véc-ni dạng lỏng” thuộc Nhóm 02 và “Kem để đánh bóng; chất tẩy rửa bánh xe; chất tẩy rửa ô-tô; chất tẩy rửa ghế ngồi trên ô-tô; chất tẩy rửa kính” thuộc Nhóm 03. Các sản phẩm của hai nhãn hiệu là trùng lặp/tương tự nhau, đều là các sản phẩm có cùng bản chất [hóa chất tẩy rửa và làm sạch], cùng chức năng, công dụng [dùng để làm sạch và đánh bóng] và do vậy có cùng kênh thương mại.

Do vậy, nhãn hiệu "WAX ONE PRESIDENT’S " của ông Chanapan Kittikasemsak không có khả năng phân biệt với nhãn hiệu "WAXONE 1" của Kim Vĩnh Phát.

Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh, đại diện cho ông Chanapan Kittikasemsak đã phản biện như sau:

- Nhãn hiệu của ông Chanapan Kittikasemsak là "PRESIDENT’S wax one" chứ không phải là "WAX ONE PRESIDENT’S " như Kim Vĩnh Phát đã dẫn ra để đánh giá;

- Trong nhãn hiệu của ông Chanapan Kittikasemsak, “wax” và “one” là hai từ riêng biệt, có nghĩa, được trình bày thành hai dòng tách biệt [trên và dưới]. Kim Vĩnh Phát đã thay đổi chúng thành một từ không có nghĩa là “WAXONE’ để đánh giá rồi kết luận là trùng với nhãn hiệu "WAXONE 1" trong GCNĐKNH 63228. Đáng chú ý là từ “wax” có nghĩa là “kem, sáp [dùng để đánh bóng], là tên gọi thông thường của sản phẩm, do đó “wax” là một thành phần không có tính phân biệt nên không được bảo hộ riêng trong GCNĐKNH số 163435 của ông Chanapan Kittikasemsak;

- Lập luận của Kim Vĩnh Phát cho rằng “PRESIDENT”  có nghĩa tiếng Việt là người đứng đầu, chỉ vị trí cao nhất trong một quốc gia, tổ chức, cơ quan...,vì vậy hàm ý đẳng cấp đứng đầu của một sản phẩm, do đó mang tính mô tả sản phẩm. Lập luận này là không thỏa đáng vì từ “PRESIDENT”  là một thành phần có tính phân biệt trong nhãn hiệu và đang được bảo hộ theo GCNĐKNH số 163435. Từ “PRESIDENT” [người đứng đầu, chủ tịch, tổng thống...] có thể được đăng ký và sử dụng làm nhãn hiệu nếu nó không trực tiếp mô tả và chỉ rõ một đặc điểm hay tính chất cụ thể nào của sản phẩm, dịch vụ đăng ký. Ông Chanapan Kittikasemsak đã gửi kèm danh sách 40 đăng ký nhãn hiệu “PRESIDENT” cho nhiều loại sản phẩm, dịch vụ khác nhau;

- Về cách phát âm, do “ president’s_ wax _ one” là từ có nghĩa nên có thể phát âm là “pờ-re-di-đơn”, “oách-xờ-oăn” trong tiếng Anh hoặc “pờ-re-si-đen”, “oác-xờ-ôn-ne” trong tiếng Việt, trong khi “waxone 1” có thể được phát âm là “oa-xôn-oăn” hoặc “oách-xờ-oăn-oăn” trong tiếng Anh hoặc “oa-xôn-ne”, “một” trong tiếng Việt;

- Chưa có chứng cứ cho thấy nhãn hiệu  "WAXONE 1" đã được sử dụng rỗng rãi cho các sản phẩm đăng ký từ 2003 như lập luận của  Kim Vĩnh Phát.

Cục SHHT trí tuệ đã xem xét chứng cứ  hiện có của cả hai bên và nhận thấy rằng không có cơ sở để hủy bỏ hiệu lực của GCNĐKNH số 163435 cấp ngày 12/05/2011, bảo hộ nhãn hiệu "PRESIDENT’S wax one" cho ông Chanapan Kittikasemsak.

Ngày 04/05/2021 Cục SHTT đã ra Quyết định số 1288/QĐ-SHTT không chấp nhận yêu cầu của Kim Vĩnh Phát. Kim Vĩnh Phát có thể khiếu nại Quyết định này của Cục SHTT hoặc khởi kiện tại tòa án./.

Các bài viết khác