Tranh chấp giữa FIFA và Puma về nhãn hiệu liên quan đến WORLD CUP 2022

1. Các bên và khởi kiện của họ

Liên đoàn bóng đá thế giới - Fédération Internationale de Football Association (“FIFA” hay “Nguyên đơn”)  là chủ sở hữu của hai nhãn hiệu kết hợp chữ-hình, bảo hộ tại Thụy Sĩ, số đăng ký là 725428 và 725429 (hình dưới)

Năm 2018 công ty đồ thể thao Puma SE của Đức (“Puma” hay “Bị đơn”) đã đăng ký nhãn hiệu “PUMA WORLD CUP QATAR 2022” và “PUMA WORLD CUP 2022”.

Sau đó, FIFA đã đệ đơn kiện PUMA lên tòa án dân sự, yêu cầu hủy bỏ hai nhãn hiệu này mà họ cho là gây nhầm lẫn với hai nhãn hiệu nói trên, tuy nhiên, sự tương tự được nhận thấy của nhãn hiệu không phải là vấn đề lớn bằng bản chất gây hiểu nhầm của các nhãn hiệu của Puma. Theo FIFA, khi nhìn nhãn hiệu, người tiêu dùng có thể kết luận rằng Puma là nhà tài trợ chính cho sự kiện thể thoa nói trên nhưng thực tế không phải như vậy. Ngoài ra, FIFA đã yêu cầu lệnh cấm sử dụng hai nhãn hiệu này trong quá trình buôn bán liên quan đến phụ kiện, quần áo, đồ thể thao, v.v.

PUMA cũng đã đệ đơn phản tố yêu cầu hủy bỏ các nhãn hiệu FIFA, cho rằng chúng không khả năng phân biệt.

Tòa án cấp sơ thẩm đã bác bỏ yêu cầu của hai bên, cho rằng hai nhãn hiệu của PUMA không gây hiểu nhầm và các nhãn hiệu của FIFA có khả năng phân biệt. Sau phán quyết đó, cả hai bên đều kháng cáo lên Tòa án Tối cao Liên bang.

2.  Phán quyết của Tòa án tối cao Liên bang

(i) FIFA với tư cách là nguyên đơn đã thắng một phần vụ kiện này. Tòa án tối cao Thụy Sĩ đã ủng hộ yêu cầu của FIFA với phán quyết như sau:

Các nhãn hiệu “PUMA WORLD CUP 2022”, “PUMA WORLD CUP QATAR 2022” của Puma có thể được người mua hàng thể thao Thụy Sĩ hiểu là ám chỉ trực tiếp đến World Cup 2022 do FIFA tổ chức tại Qatar. Hơn nữa, hiện không có giải vô địch thế giới nào khác diễn ra ở Qatar vào năm 2022. Do đó, xét đến mức độ quan tâm cao của công chúng đối với sự kiện thể thao này, người tiêu dùng bình thường rất có thể sẽ coi những nhãn hiệu này là đề cập đến FIFA World Cup 2022.

Sự kết hợp của các yếu tố trong nhãn hiệu được đề cập cho thấy rằng các sản phẩm được đánh dấu tương ứng - đặc biệt là hàng thể thao - có nguồn gốc từ một công ty có nhiều khả năng là nhà tài trợ cho sự kiện thể thao tương ứng. Mặc dù Puma tuyên bố rằng họ hoạt động như một nhà tài trợ cho các cầu thủ bóng đá cụ thể tham gia giải vô địch, nhưng tòa án tuyên bố rằng không có mối liên hệ nào giữa Puma và FIFA World Cup 2022, vì Puma không phải là nhà tài trợ trực tiếp cho FIFA World Cup 2022.

Xem xét những điều trên, các nhãn hiệu  “PUMA WORLD CUP 2022” và “PUMA WORLD CUP QATAR 2022” của Puma có thể khiến người tiêu dùng Thụy Sĩ hiểu lầm rằng chúng là “nhãn hiệu sự kiện” của FIFA World Cup 2022 tại Qatar, điều này là sai về mặt khách quan.

(ii)  Tòa án xem xét yêu cầu phản tố của PUMA đề nghị hủy bỏ các nhãn hiệu “QATAR 2022” và “WORLD CUP 2022” của FIFA  vì chúng bị cho là không có khả năng phân biệt. Để đánh giá, Tòa án Tối cao Liên bang đã viện dẫn án lệ đã được thiết lập, theo đó một dấu hiệu có thể được bảo hộ với tư cách có khả năng phân biệt/khác biệt tự thân nếu, ban đầu khả năng phân biệt này rất thấp nhưng nó có khả năng cá tính hóa hàng hóa và dịch vụ mà nó chỉ định và do đó cho phép người tiêu dùng nhận ra chúng từ các hàng hóa và dịch vụ tương tự. Phán quyết kết luận rằng các nhãn hiệu đã trực tiếp đề cập đến sự kiện thể thao, đồng thời không có mối liên hệ rõ ràng nào với bất kỳ nhà tổ chức nào, về bản chất là có tính mô tả. Hơn nữa, Tòa án cho rằng rằng việc đưa thêm hình quả bóng làm yếu tố đồ họa thay cho chữ o không tạo thêm bất kỳ sự khác biệt nào vì nó cũng đề cập đến môn thể thao có liên quan. Tuy nhiên, Tòa  vẫn để ngỏ cơ hội chứng minh nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt  (nếu có) qua quá trình sử dụng.  

(iii) Bởi vậy, Tòa án Tối cao Liên bang đã ra lệnh hủy cả bốn nhãn hiệu, xóa trong Đăng bạ và chuyển vụ việc trở lại tòa án cấp dưới để quyết định về việc cấm PUMA sử dụng nhãn hiệu  theo yêu cầu của FIFA.

(iv)  Cuối cùng, dựa trên những kết luận mang tính ràng buộc của Tòa án Tối cao Liên bang, vào tháng 6 năm 2022, tòa án Thương mại Zurich đã ra phán quyết có lợi cho FIFA rằng việc sử dụng nhãn hiệu "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" và "PUMA WORLD CUP 2022" cho các sản phẩm mà hai nhãn hiệu trên đã đăng ký phải bị cấm  do cấu thành hành vi không công bằng theo quy định của Đạo luật cạnh tranh không lành mạnh của Thụy Sĩ. Cũng vì Puma đã tuyên bố rõ ràng trong quá trình tố tụng rằng họ cũng có ý định sử dụng nhãn hiệu cho các sản phẩm của mình liên quan đến World Cup 2022 nên chính họ đã tạo cơ sở cho “nguy cơ vi phạm” vốn là điều kiện tiên quyết để được áp dụng biện pháp khẩn cấp./.

3.  Nhận xét

- Trong lĩnh vực thể thao, các nhãn hiệu lớn đóng góp và tài trợ rất nhiều cho các đội tuyển trên toàn thế giới. Các ước tính cho thấy họ đã chi gần 7 tỷ US$ cho các hợp đồng tài trợ thể thao vào năm 2020. Vậy nên không có gì lạ khi ban tổ chức sẽ cố gắng hết sức để không để bất kỳ tay đua tự do nào lướt trên làn sóng của sự kiện mà không phải trả tiền. Đây cũng là lý do FIFA phát động cuộc chiến pháp lý với chủ nhãn hiệu thể thao nổi tiếng PUMA và nỗ lực đăng ký nhãn hiệu liên quan đến World Cup Qatar 2022.

- Ưu thế của FIFA trong vụ này thể hiện ở chỗ:

Mặc dù các nhãn  hiệu “WORLD CUP 2022” hoặc “Qatar 2022” vốn không được coi là có khả năng phân biệt, tuy nhiên, Tòa vẫn để ngỏ cơ hội chứng minh nó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng.

Đồng thời, do các nhãn hiệu trên rõ ràng đề cập đến FIFA World Cup bởi vậy chúng không được phép sử dụng bởi các bên thứ ba không liên quan; đó là lý do chính mà  các nhãn hiệu như “PUMA WORLD CUP QATAR 2022” và “PUMA WORLD CUP 2022” bị coi là bất hợp pháp vì không liên quan hoặc liên kết với FIFA nhưng tạo ấn tượng sai lệch rằng họ là nhà tài trợ chính thức cho  FIFA World Cup.

- Đáng chú ý là, theo thông lệ của mình, Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ (IPI) đã từ chối khả năng phân biệt đối với các nhãn hiệu như "QATAR 2022" và "WORLD CUP 2022" – có nghĩa là  " Địa danh + Năm" và "Sự kiện + Năm"  khi các nhãn hiệu đó liên quan đến hàng hóa và dịch vụ trực tiếp hoặc liên quan chặt chẽ đến sự kiện. IPI hiện đang xem xét việc điều chỉnh thực tiễn này để tuân thủ quyết định gần đây của Tòa án Tối cao Liên bang.

Nguồn : 
https://pestalozzilaw.com/en/insights/news/legal-insights/top-3-trademark-cases-switzerland-2022/; 
https://intellectualpropertyplanet.wordpress.com/2022/06/06/fifa-won-a-trademark-dispute-against-puma-regarding-the-upcoming-world-football-cup-in-qatar/; https://www.cuatrecasas.com/en/global/intellectual-property/art/international-fifa-against-puma-who-wins-the-cup-in-the-trademark-dispute