Tòa án Canada ban hành lệnh cấm tạm thời cửa hàng mang biển hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ
04/08/2025
Đây có thể được coi là một ngoại lệ vì việc ban hành lệnh tạm thời trước khi xét xử trong các vụ án sở hữu trí tuệ ở Canada thường chỉ dành cho những vụ án rõ ràng và đặc biệt nhất.
1. Sự việc
Công ty Amer Sports Canada Inc., hoạt động với tên gọi Arc'teryx Equipment (Arc'teryx) , sở hữu đăng ký nhãn hiệu số 4563774 - ARC'TERYX tại Canada dùng cho Nhóm 35 : dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến .
Adidas Canada là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Adidas AG. Chủ thể này hữu một số đăng ký nhãn hiệu tại Canada, bao gồm cả nhãn hiệu “TERREX”, tuy nhiên nhãn hiệu “TERREX” không liên quan đến các dịch vụ bán lẻ. Một số dòng sản phẩm của Adidas có nhãn hiệu “TERREX” độc lập hoặc kết hợp với hình ba sọc đặc trưng được sắp xếp theo hình tam giác như hình dưới đây:
Vào tháng 1 năm 2023, Adidas Canada đã mở một cửa hàng trên cùng một khu phố ở Kitsilano gần với với cửa hàng bán lẻ của Arc'teryx hiện có (hình dưới)
.PNG)
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, Arc'teryx đã khởi kiện Adidas Canada tại Tòa án Tối cao British Columbia (Tòa án). Trọng tâm của tranh chấp là biển hiệu mặt tiền tại cửa hàng Adidas, - kết hợp hình ba sọc với nhãn hiệu TERREX, đáng chú ý là biển hiệu này đã đã bỏ đi nhãn hiệu “ADIDAS”. Nguyên đơn Arc'teryx cho rằng:
Tại các địa điểm khác, hình ba sọc được in kèm tên “ADIDAS” bên dưới, tuy nhiên Arc’teryx tại địa điểm này biểu tượng hình ba sọc hình tam giác trông giống chữ “A” cách điệu, và việc đặt nó trước chữ TERREX dẫn đến biển hiệu trông giống “A TERREX” tạo ra một định dạng gây “nhầm lẫn” cho người tiêu dùng giữa cửa hàng TERREX và cửa hàng ARC’TERYX có trước chỉ cách đó vài căn nhà. Điều này tạo thành cơ sở cho các cáo buộc của Arc'teryx đối với Adidas Canada về hành vi vi phạm nhãn hiệu và làm giảm uy tín cũng như giá trị của nhãn hiệu “ARC'TERYX” được bảo hộ.
2. Quyết định của Tòa án
Nguyên đơn đưa ra nhiều cáo buộc các về hành vi vi phạm Đạo luật Nhãn hiệu và còn yêu cầu một lệnh cấm tạm thời để ngăn chặn bị đơn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu “TERREX, hình” cho các dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bao gồm cả cửa hàng bán lẻ trực tuyến.
Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn bằng bản án số 2024 BCSC3 ngày 1/02/2024 sau khi đã xem xét từng yếu tố dưới đây để xác định có nên ban hành lệnh cấm tạm thời hay không:
(i). Vấn đề cần được xét xử có tính nghiêm trọng;
(ii). Người nộp đơn sẽ phải chịu thiệt hại không thể khắc phục nếu không có cấm lệnh tạm thời;
(iii). Cán cân thuận lợi cho việc ban hành lệnh cấm tạm thời;
Về yếu tố liên quan đến thiệt hại không thể khắc phục, Tòa án đã bị thuyết phục rằng tính đặc biệt của nhãn hiệu của Nguyên đơn sẽ hầu như không thể lấy lại được sau khi bị mất và không tin rằng việc bồi thường thiệt hại sẽ khắc phục hoàn toàn loại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ này.
Khi đánh giá cán cân thuận lợi cho việc ban hành lệnh cấm tạm thời, Tòa án lưu ý rằng Arc'teryx là bên duy nhất có được đăng ký nhãn hiệu cho Nhóm 35 liên quan đến dịch vụ cửa hàng bán lẻ. Mặc dù Adidas Canada đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Nhóm 35 cho nhãn hiệu “TERREX “của mình, nhưng đơn vẫn chưa được chấp thuận. Do đó, Arc'teryx có độc quyền sử dụng nhãn hiệu của mình cho các dịch vụ cửa hàng bán lẻ, điều này vượt trội hơn bất kỳ sự bất tiện tiềm ẩn nào đối với Adidas Canada. Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ hết hiệu lực nếu và khi đơn đăng ký nhãn hiệu TERREX của Adidas Canada được chấp thuận.
Mặc dù lệnh cấm tạm thời đã được ban hành, Tòa án đã thừa nhận rõ ràng rằng các loại lệnh này là đặc biệt và cần được áp dụng một cách hạn chế. Do đó, Tòa án chỉ ban hành lệnh đối với cửa hàng của Bị đơn tại tại khu vực Kitsilano của Vancouver – chứ không phải bất kỳ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nào của Adidas Canada. Tòa án cũng bổ sung các điều kiện sau:
(i). Các bên phải ngay lập tức đảm bảo ngày xét xử;
(ii). Lệnh sẽ hết hiệu lực nếu và khi đơn đăng ký nhãn hiệu TERREX đang chờ xử lý của Bị đơn cho dịch vụ cửa hàng bán lẻ Nhóm 35 được chấp thuận; và
(iii). Nguyên đơn cũng được yêu cầu nộp cam kết thông thường về việc bồi thường bất kỳ khoản thiệt hại nào mà Tòa án có thể ra lệnh trả cho Bị đơn do lệnh cấm tạm thời, nếu lệnh cấm tạm thời được chứng minh là đã được cấp sai.
3. Nhận xét
Phán quyết của Tòa án về vấn đề này khác với lập luận của các tòa án Canada, và đặc biệt là Tòa án Liên bang, nơi thường bác bỏ các đơn xin lệnh cấm tạm thời trước khi xét xử trong các vụ án liên quan đến cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, cho dù là bằng sáng chế hay nhãn hiệu, đặc biệt là khi:
(i) Đó không phải là trường hợp làm giả trắng trợn;
(ii) Bị đơn, như trường hợp này có vẻ là một doanh nghiệp có uy tín, sẽ có vị thế để thực hiện một khoản bồi thường thiệt hại nếu trách nhiệm được xác lập tại phiên tòa;
(iii) Bị đơn có thể được tin cậy sẽ giữ một hồ sơ chính xác về doanh số bán hàng của mình cho đến khi xét xử; và/hoặc
(iv) Dường như sẽ không có bất kỳ tác hại tức thời nào đối với bên thứ ba không có mặt tại Tòa án (như có thể là trường hợp các sản phẩm hoặc dịch vụ bị phản đối có thể liên quan đến rủi ro về sức khỏe hoặc an toàn).
Vẫn còn phải chờ xem quyết định này có bị kháng cáo hay không. Ngay cả khi lệnh tạm thời vẫn có hiệu lực, quyết định này vẫn có thể được coi là một ngoại lệ vì việc ban hành lệnh tạm thời trước khi xét xử trong các vụ án sở hữu trí tuệ ở Canada là ngoại lệ chứ không phải là quy tắc và thường chỉ dành cho những vụ án rõ ràng và đặc biệt nhất.
Mặc dù kết quả của tranh chấp nhãn hiệu vẫn chưa được xác định, việc ban hành lệnh cấm tạm thời có lợi cho Arc'teryx là một điều đáng chú ý, đặc biệt là khi xét đến những tiêu chuẩn cao để cấp lệnh cấm tạm thời như vậy. Vụ việc này minh họa cho tầm quan trọng của việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sớm và những lợi ích đáng kể khi sở hữu một nhãn hiệu đã đăng ký. Trong các ngành kinh doanh cạnh tranh, nhãn hiệu đã đăng ký (khác với đơn đăng ký đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu theo luật chung) không chỉ đóng vai trò là biện pháp bảo vệ bản sắc mà còn cung cấp cho chủ sở hữu một nền tảng vững chắc hơn trong các tranh chấp pháp lý./.
Nguồn :
https://www.dww.com/articles/rare-interlocutory-injunction-granted-by-bc-supreme-court-for-stores-similar-signage;
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/arcteryx-injunction-adidas-vancouver-1.7073982
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/arcteryx-injunction-adidas-vancouver-1.7073982