VIỆT NAM : Tòa án bác đơn khởi kiện của Công ty Marvel Characters, Inc đối với Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “X-MEN"

I/- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 63481 và quá trình giải quyết đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Ngày 27/6/2003, Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế, địa chỉ: 53 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thông qua Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh nộp đơn số 4-2003-05427 yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) cho nhãn hiệu

  (X-MEN, hình). Sau khi thực hiện các trình tự, thủ tục xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu trên theo quy định của pháp luật, ngày 08/6/2005 Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số A05811/QĐ-ĐK cấp GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu nói trên đối với “Các sản phẩm hoá mỹ phẩm gia dụng” thuộc nhóm 03 cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế.

Ngày 08/8/2006 Công ty Marvel Characters, Inc, địa chỉ: 9242 Beverly Boulevard Beverly Hills, Califonia, Mỹ, thông qua đại diện sở hữu công nghiệp là Công ty TNHH Tầm nhìn và liên danh nộp đơn số ĐN1-2006-00072 đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” cấp cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế, với các lý do được nêu ra như sau:

Nhãn hiệu “X-MEN, hình” không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ do trùng với tên nhân vật và các hình ảnh X-Men sử dụng trong các tác phẩm truyện tranh và phim truyện, đồng thời trùng với nhãn hiệu “X-Men” nổi tiếng của Công ty Marvel. Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế đăng ký và sử dụng nhãn hiệu “X-MEN, hình” nhằm lợi dụng sự nổi tiếng của các nhân vật, hình ảnh và nhãn hiệu “X-Men” của Công ty Marvel, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Sau quá trình xem xét, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Công văn số 1345/SHTT-TTKN ngày 17/8/2007 và Quyết định số 93/QĐ-SHTT ngày 22/01/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 1428/QĐ-BKHCN ngày 11/7/2008 không chấp nhận đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 63481 của Công ty Marvel, vì các lý do sau:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 1995, Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như Công văn số 454/BQTG-BQ ngày 01/11/2006 của Cục Bản quyền tác giả thì tên nhân vật trong tác phẩm không được bảo hộ.

Nhãn hiệu “X-MEN, hình” bảo hộ theo GCN ĐKNH số 63481 gồm chữ “X-MEN” viết hoa và chữ “X” cách điệu đặt trong hình tròn không trùng hoặc tương tự với hình ảnh nhân vật X-Men -những người đột biến gien với những khả năng siêu phàm trong các tác phẩm của Công ty Marvel. “X-MEN, hình” là nhãn hiệu hàng hóa không phải là tác phẩm, do đó không thể áp dụng quy định về xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh để xem xét, đánh giá việc bảo hộ nhãn hiệu.

Công ty Marvel cung cấp 205 GCN ĐKNH “X-Men” tại 51 quốc gia, trong đó có GCN ĐKNH số 11455 cấp ngày 07/4/1994 đăng ký các sản phẩm thuộc các nhóm 09, 16, 25 và 28 tại Việt Nam, 02 bài báo điện tử tại Việt Nam viết về phim truyện và trò chơi “X-men”. Tuy nhiên, Công ty Marvel không cung cấp được bằng chứng cụ thể chứng minh người tiêu dùng Việt Nam thực sự biết đến nhãn hiệu “X-Men”. Do vậy, Công ty Marvel chưa chứng minh được nhân vật và nhãn hiệu “X-Men” đã trở nên nổi tiếng tại Việt Nam, kể cả đối với những sản phẩm liên quan đến truyện tranh, phim hoạt hình, trò chơi điện tử và phim truyện “X-Men”. Nhãn hiệu “X-Men” cũng không được sử dụng cho “các sản phẩm hóa mỹ phẩm gia dụng” thuộc nhóm 03 nên người tiêu dùng tại Việt Nam khó có khả năng liên hệ hoặc bị nhầm lẫn về nguồn gốc giữa các sản phẩm mang nhãn hiệu “X-MEN, hình” bảo hộ theo GCN ĐKNH số 63481 với nhãn hiệu và nhân vật X-Men của Công ty Marvel.

II/- Khởi kiện tại Tòa án

Không đồng ý với các quyết định nêu trên, Công ty Marvel khởi kiện Cục Sở hữu trí tuệ về việc ra Quyết định số A05811/QĐ-ĐK ngày 08/6/2005 cấp GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế. Đơn khởi kiện đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý số 08/2010/TLST-HC ngày 08/10/2010.

Sau khi được Tòa án thông báo vụ án, Cục Sở hữu trí tuệ đã có các văn bản giải trình đầy đủ nội dung vụ việc và sao gửi hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2003-05427 của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế cùng với các tài liệu xem xét đơn đăng ký và cấp GCN ĐKNH số 63481 theo trình tự, thủ tục cũng như các vụ việc khác có liên quan và giải trình các nội dung khác theo yêu cầu của Tòa án.

Ngày 29/3/2013 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính trên.

Tại phiên tòa các bên trình bày quan điểm và tranh luận với nội dung chính như sau:

* Đại diện của Công ty Marvel cho rằng:

Marvel là một trong những công ty sản xuất phim hoạt hình giải trí nổi tiếng nhất trên thế giới. Khi ra đời, các nhân vật X-Men đã ngay lập tức được yêu thích và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với hình tượng những nhân vật đột biến gen có khả năng siêu phàm. Nhân vật X-Men đã được bảo hộ quyền tác giả và cũng được bảo hộ là nhãn hiệu hàng hóa theo GCN ĐKNH số 11455 tại Việt Nam. Việc ra Quyết định số A05811/QĐ-ĐK ngày 08/6/2005 bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế của Cục sở hữu trí tuệ không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ quy định tại Điều 6.l.e.h, 2.d Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ.

Chứng minh cho sự nổi tiếng của nhãn hiệu “X-Men”, Công ty Marvel cung cấp các GCN ĐKNH bảo hộ “X-Men” và Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm X-Men ở các nước trên thế giới.

* Đại diện Cục sở hữu trí tuệ cho rằng:

Tài liệu của Công ty Marvel không chứng minh được “X-Men” gắn với sản phẩm là nhãn hiệu nổi tiếng. Hai nhóm sản phẩm của Công ty Marvel và Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế hoàn toàn khác nhau, một bên là sản phẩm văn hóa, một bên là nhóm sản phẩm mỹ phẩm, không có tính liên quan nên không thể có sự nhầm lẫn và lợi dụng uy tín.

Hình tượng X-Men của Công ty Marvel gắn cho hàng loạt các nhân vật chứ không chỉ một nhân vật, trong khi đó nhãn hiệu “X-MEN, hình” của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế không trùng với những nhân vật của Công ty Marvel.

* Đại diện của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế cho rằng:

Nhãn hiệu “X-MEN” của Công ty Marvel không nổi tiếng tại Việt Nam: Công ty Marvel không xuất trình được chứng cứ chứng minh cho sản phẩm cùng loại tại Việt Nam. Chứng cứ mà Công ty Marvel cung cấp mang tính tự tuyên bố và cũng chỉ đề cập đến các tác phẩm văn hóa như phim, truyện, trò chơi X-Men thuộc bản quyền, không liên quan đến nhãn hiệu “X-MEN, hình” của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế. Không thể đồng nhất nhãn hiệu hàng hoá với quyền tác giả của tác phẩm.

Về vấn đề nhãn hiệu được bảo hộ trùng với tên gọi, biểu tượng nhân vật X-Men: Khái niệm X-Men của Công ty Marvel được biết đến như những dị nhân, siêu nhân trong các tác phẩm truyện, phim, gồm nhóm người có chứa gen X (đột biến) có khả năng khác thường, mỗi nhân vật trong nhóm có tên gọi khác nhau như Cyclops, Iceman, Angel, Beats, Grey. Trong khi đó theo Cục Bản quyền tác giả thì tên nhân vật không được bảo hộ.

Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế xin đăng ký nhãn hiệu thuộc nhóm 03 - mỹ phẩm, tuy nhiên người tiêu dùng Việt Nam chưa biết tới bất kỳ sản phẩm nào của Công ty Marvel trong nhóm sản phẩm này nên không thể gây nhầm lẫn. Do đó Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế không lợi dụng uy tín, khai thác bản quyền của Công ty Marvel.

Hội đồng xét xử nhận định:

Tại thời điểm Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “X-MEN, hình” tại Cục Sở hữu trí tuệ ngày 27/6/2003 thì Công ty Marvel chưa đăng ký nhãn hiệu “X-Men” tại Việt Nam. Tại Mỹ là nước mà Công ty Marvel mang quốc tịch thì Công ty Marvel cũng chưa được chứng nhận sở hữu nhãn hiệu “X-Men” với sản phẩm thuộc nhóm 03 (theo cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ tại địa chỉ www.uspto.gov).

Thực tế Công ty Marvel không có sản phẩm cùng loại là mỹ phẩm đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam mà chỉ có những tác phẩm văn hóa như phim, truyện, trò chơi X-Men đã đăng ký bản quyền. Tài liệu mà Công ty Marvel cung cấp về doanh thu chưa được cơ quan chức năng xác định. Doanh thu này không rõ có bao nhiêu từ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sản phẩm đó là mỹ phẩm thuộc nhóm 03 hay là dược phẩm thuộc nhóm 05 của Công ty Marvel.

Khái niệm X-Men của Công ty Marvel được biết đến như những dị nhân, siêu nhân trong các tác phẩm truyện, phim, gồm nhóm người có chứa gen X (đột biến) có khả năng khác thường chứ không phải là nhân vật cụ thể, mỗi nhân vật trong nhóm có tên gọi khác nhau, còn hình ảnh X-MEN của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế là Người đàn ông đích thực. Trong khi đó, theo Cục Bản quyền tác giả thì tên nhân vật không được bảo hộ. Mặt khác, sản phẩm của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế xin đăng ký nhãn hiệu thuộc nhóm 03 là mỹ phẩm, người tiêu dùng Việt Nam chưa biết sản phẩm nào của Công ty Marvel trong nhóm sản phẩm này nên không thể gây nhầm lẫn. Vì vậy có cơ sở kết luận Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế không lợi dụng uy tín, khai thác bản quyền của Công ty Marvel.

Đại diện theo pháp luật của Công ty Marvel cho rằng Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế sử dụng hình ảnh diễn viên điện ảnh Brad Pitt cũng như biểu tượng kèm theo dòng chữ Hollywood để quảng cáo sản phẩm đã thể hiện hành vi không trung thực, lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu “X-Men”. Tuy nhiên, Công ty Marvel không cung cấp được tài liệu quảng cáo, Tòa án đã có hai công văn gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị thu thập chứng cứ của Công ty Marvel nhưng không đạt kết quả. Mặt khác, Công ty Marvel không có chứng cứ chứng minh quyền của mình đối với hình ảnh diễn viên điện ảnh Brad Pitt cũng như biểu tượng kèm theo dòng chữ Hollywood. Từ đó không có căn cứ chứng minh là Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế không trung thực và lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu “X-Men”, không là căn cứ để hủy Quyết định A05811/QĐ-ĐK ngày 08/6/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Do vậy, yêu cầu khởi kiện của Công ty Marvel là không có cơ sở chấp nhận.

Hội đồng xét xử quyết định:

Áp dụng Điều 785 Bộ luật dân sự 1995, Điều 6.1.e.h, 2d Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ, xử: Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Marvel Characters, Inc đề nghị hủy Quyết định số A05811/QĐ-ĐK ngày 08/6/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế.

Theo thông tin của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2013/HCST ngày 29/3/2013 không bị kháng cáo nên đã có hiệu lực pháp luật.

(Nguồn: www.noip.gov.vn)