Nhật Bản: Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu “JEEP” và “Jeeper”

1.   Nhãn hiệu bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu chữ  “Jeeper” cho các dụng cụ cầm tay khác nhau thuộc Nhóm  8 đã được một cá nhân người Nhật nộp tới Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Nhật Bản (JPO) vào ngày 27/1/2020 (đơn NH  số 2020-8907).

JPO chấp nhận đăng ký nhãn hiệu vào ngày 17/11/2020 và công bố nhãn hiệu để phản đối sau khi được cấp vào ngày 8/12/2020.

2. JPO bác đơn phản đối nhãn hiệu “Jeeper”

2.1   Phản đối

Để phản đối việc đăng ký trong thời hạn luật định là hai tháng kể từ ngày công bố, Fiat Chrysler Automobiles (FCA US) LLC /FCA đã đệ đơn phản đối nhãn hiệu “Jeeper” (“nhãn hiệu bij phản đối”) - Đăng ký số 6317667 vào ngày 26/1/2021 (trường hợp phản đối số  2021-900035, Công bố 28/4/2022)

FCA lập luận rằng nhãn hiệu bị phản đối sẽ bị hủy bỏ vì: (i)  nhãn hiệu JEEP có danh tiếng và mức độ phổ biến cao, là dấu hiệu chỉ dẫn xuất xứ của xe Chrysler và (ii) nhãn hiệu bị  phản đối “Jeeper” và nhãn hiệu đã đăng ký trước đó  “JEEP” có sự tương tự  ở mức độ cao, nên vi phạm các Điều sau của Luật Nhãn hiệu:

Điều 4(1)(xi) : Hạn chế đăng ký nhãn hiệu được coi là trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký trước đó.

Điều 4(1)(xv): Quy định nhãn hiệu không được đăng ký nếu nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa, dịch vụ nổi tiếng của chủ thể kinh doanh khác.

2.2   Quyết định của Hội đồng giải quyết phản đối của JPO

Hội đồng Giải quyết phản đối (JPO Opposition Board) của  JPO đã thừa nhận một mức độ danh tiếng và mức độ phổ biến nhất định của nhãn hiệu “JEEP” liên quan đến ô tô. Tuy nhiên, Hội đồng đặt câu hỏi liệu những người tiêu dùng dụng cụ cầm tay có liên quan (Nhóm 8)  có cùng nhận thức hay không?.

Khi đánh giá sự giống nhau của nhãn hiệu, Hội đồng cho rằng “Jeeper” và “JEEP” ít có khả năng gây nhầm lẫn từ góc độ hình ảnh và ngữ âm. Về mặt nội dung, cả hai nhãn hiệu đều khác biệt rõ rệt vì nhãn hiệu bị phản đối  không tạo ra bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào. Trong khi đó, nhãn hiệu  “JEEP” có nghĩa là “Xe 4WD (hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian) nhãn hiệu Jeep”.

Cho rằng “JEEP” chưa trở nên nổi tiếng liên quan đến các dụng cụ cầm tay được đề cập, Hội đồng thấy không có lý do gì để tin rằng những người tiêu dùng có liên quan sẽ liên kết hàng hóa mang nhãn hiệu “Jeeper” với nhãn hiệu “JEEP” hoặc bất kỳ tổ chức kinh doanh nào có liên hệ một cách có hệ thống hoặc kinh tế với Chrysler vì mức độ tương tự  thấp giữa các nhãn hiệu.

Dựa trên những nội dung  đã nêu trên ở trên, Hội đồng Giải quyết phản đối  nhận thấy nhãn hiệu bị phản đối sẽ không bị hủy bỏ theo quy định tại  Điều 4(1)(xi) và 4(1)( (xv) và ngày 06.4.2022 đã ra quyết định bác bỏ  toàn bộ đơn phản đối.

3.   Chấp nhận đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “Jeeper”

3.1   Đề nghị

Để chống lại quyết định của Hội đồng giải quyết phản đối FCA đã đệ trình đơn đề nghị hủy bỏ Đăng ký nhãn hiệu với JPO vào ngày 28/7/2022 và tiếp  tục lập luận rằng nhãn hiệu “Jeeper” sẽ không hợp lệ do sự tương tự và khả năng gây nhầm lẫn với “JEEP” khi được sử dụng trên các dụng cụ cầm tay thuộc Nhóm 8.

Chủ nhãn hiệu “Jeeper” đã không phản ứng cũng như không trả lời các yêu cầu hủy bỏ hiệu lực.

3.2   Quyết định của Hội đồng Xét xử của JPO

Hội đồng Xét xử của JPO (JPO Trial Board)  thừa nhận mức độ danh tiếng cao và sự công nhận đối với nhãn hiệu “JEEP”  liên quan đến ô tô 4WD nhỏ. Bên cạnh đó, dựa trên thực tế là nhãn hiệu “JEEP” đã được sử dụng trên áo phông, ba lô, túi xách, cốc, hộp ăn trưa, carabiner, móc chìa khóa, bình xịt, hộp đựng và hộp làm mát, Hội đồng nhận thấy nhãn hiệu “JEEP” thậm chí đã trở thành nổi tiếng trong số những người tiêu dùng hàng hóa khác ngoài ô tô.

Dựa trên những phát hiện trên, Hội đồng cho rằng, bằng cách tính đến mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu “JEEP” như một dấu hiệu chỉ xuất xứ  của những chiếc xe 4WD nhỏ của chủ nhãn hiệu , phần nghĩa đen của “Jeep” sẽ đóng một vai trò nổi bật trong việc chỉ ra nguồn gốc sản phẩm của nhãn hiệu tranh chấp - “Jeeper”. Nếu vậy, nhãn hiệu bị tranh chấp sẽ tạo ra âm thanh của nhãn hiệu “Jeep” với ý nghĩa  “Xe 4WD nhãn hiệu JEEP ” tương ứng.

Ghi nhớ điều này, Hội đồng đã so sánh phần nổi bật “Jeep” của nhãn hiệu đang tranh chấp với nhãn hiệu “JEEP” của FCA và nhận thấy sự tương đồng gần gũi của cả hai nhãn hiệu về tổng thể.

Để đánh giá khả năng gây nhầm lẫn, Hội đồng cho rằng sản phẩm ô tô 4WD nhỏ của FCA  không cùng loại với dụng cụ cầm tay ở nhóm 8 của chủ nhãn hiệu “Jeeper” , tuy nhiên, Hội đồng đã lưu ý đến thực tế là các vật dụng cắm trại mang nhãn hiệu “JEEP”, ví dụ: ba lô, cốc, móc leo núi đa năng /carabiner, hộp giữ lạnh, v.v., được coi  liên kết chặt chẽ với hàng hóa là dụng cụ cầm tay được đề cập thuộc Nhóm 8.

Dựa trên những điều đã nói ở trên, Hội đồng nhận thấy những người tiêu dùng có liên quan có khả năng nhầm lẫn nguồn gốc của hàng hóa được đề cập mang nhãn hiệu “Jeeper”  với nhãn hiệu “JEEP”  và quyết định hủy bỏ hiệu lực  của nhãn hiệu “Jeeper”  dựa trên Điều 4(1)(xi) và 4(1) (xv).

4.  Nhận xét

Trong vụ việc này sự khác biệt chủ yếu giữa nhận định của Hội đồng Giải quyết phản đối và Hội đồng xét xử của JPO là đánh giá về phạm vi nổi tiếng của nhãn hiệu “JEEP” dẫn đến các quyết định đối lập, theo đó Hội đồng Giải quyết phản đối cho rằng “...JEEP chưa trở nên nổi tiếng liên quan đến các dụng cụ cầm tay được đề cập..”, nên đã bác đơn phản đối .

Ngược lại trong quá trình giải quyết đề nghị hủy bỏ hiệu lực Hội đồng xét xử lại nhận định hoàn toàn khác “… nhãn hiệu “JEEP” thậm chí đã trở thành nổi tiếng trong số những người tiêu dùng hàng hóa khác ngoài ô tô” và những sản phẩm mang nhãn hiệu “JEEP” như  ba lô, cốc, móc leo núi đa năng carabiner, hộp giữ lạnh được coi  liên kết chặt chẽ với dụng cụ cầm tay  đề cập thuộc Nhóm 8 của nhãn hiệu “Jeeper”. Khác biệt này có thể phụ thuộc vào quan điểm của các thành viên Hội đồng nhưng chắc chắn phải căn cứ vào chứng cứ mà chủ nhãn hiệu “JEEP” cung cấp trong quá trình tranh chấp.

Lập luận về sự tương tự giữa nhãn hiệu “JEEP” và “jeeper” cũng rất đáng ghi nhận, tuy nhiên sự tương tự này không phải là mấu chốt dẫn đến quyết định hủy bỏ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nếu không có việc xác định lại phạm vi bảo hộ đã nêu tại phần trên.

Nguồn: 

https://www.marks-iplaw.jp/jeep-vs-jeeper/; 
https://www.marks-iplaw.jp/jeep-vs-jeeper-2/; 
https://baylos.com/blog/japan-office-rejects-opposition-filed-by-jeep-against-jeeper-trademark-application