Phán quyết của Tòa án chung EU về vụ “SAVE THE DUCK”

21/12/2022

Tòa án chung Liên minh Châu Âu (GC) đã đưa ra quyết định vào ngày 14/9/2022

Trong một quyết định vào ngày 14/9/2022 (EU:T:2022:561; T 417/21), Tòa án chung Liên minh Châu Âu (GC) đã bác đơn kháng cáo của Itinerant Show Room S.r.l.[1] đối với quyết định của Hội đồng Phúc thẩm của Văn phòng Sở hữu trí tuệ EU (EUIPO) cho rằng sự phản đối của Save the Duck S.p.A.[2] là có cơ sở trên cơ sở danh tiếng mà nhãn hiệu có trước của họ được hưởng, theo Điều 8(5)[3] của Quy định (EU) 2017/1001 (EUTMR). Hai công ty đã đối đầu với nhau trong một số hành động hành chính trong những năm gần đây.

Vụ việc liên quan đến các nhãn hiệu được mô tả dưới đây:

Quyết định của GC tái khẳng định một số nguyên tắc đã được thiết lập vững chắc bởi án lệ của EU.

Trước tiên, GC nhận thấy rằng yếu tố chữ “itinerant“ có trong nhãn hiệu bị phản đối là không đủ để phân biệt các nhãn hiệu xung đột. GC cũng khẳng định rằng, trong trường hợp một nhãn hiệu phức hợp chứa yếu tố chữ và yếu tố hình (như trong nhãn hiệu bị phản đối), thì yếu tố chữ không nhất thiết phải được coi là yếu tố chủ đạo.

Hơn nữa, GC cũng làm rõ rằng khả năng gây nhầm lẫn không phải là một điều kiện để áp dụng Điều 8(5) EUTMR[4], vì nó đủ để chứng minh rằng công chúng liên quan sẽ thiết lập mối liên hệ giữa các nhãn hiệu xung đột, sẽ không nhầm lẫn nguồn gốc thương mại.của hàng hóa được đề cập.

Cuối cùng, quyết định của GC làm rõ rằng tính phân biệt và danh tiếng của một nhãn hiệu có thể được chứng minh qua việc đưa ra bằng chứng sử dụng nhãn hiệu cùng xảy ra với một nhãn hiệu khác cũng có danh tiếng, miễn là công chúng có liên quan nhận biết được nguồn gốc hàng hóa mang nhãn hiệu. Trong trường hợp này, Save the Duck đã đệ trình bằng chứng về sử dụng nhãn hiệu có trước của họ, được tạo thành từ yếu tố hình của một con vịt (như mô tả trong nhãn hiệu có trước) và yếu tố chữ “save the duck”. GC nhận thấy bằng chứng này có thể chấp nhận được và có thể chứng minh danh tiếng mà nhãn hiệu có trước đã đạt được và công chúng có liên quan sẽ nhận ra nó cho dù có hay không kết hợp với yếu tố chữ “save the duck”.

Hồ sơ vụ việc trực tuyến của GC không cho thấy đơn kháng cáo nào khác của Itinerant Show Room lên Tòa án Công lý. Do đó, vụ này dường như được đóng lại./.

Nguồn: INTA Bulletin, December 14, 2022, EU General Court Issues Latest Decision in the SAVE THE DUCK Saga

[1] Một công ty kinh doanh quần áo và phụ kiện, tại San Giorgio in Bosco, Italy;
[2] Một công ty kinh doanh hàng may mặc và phụ kiện tại Lombardy, Italy;
[3] 8(5) EU Trademark Regulation: Khi có sự phản đối của chủ sở hữu nhãn hiệu [đã] đăng ký trước...nhãn hiệu nộp đơn đăng ký sẽ không được chấp nhận nếu nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu [đã] đăng ký trước, không cần xem xét liệu có hay không hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu nộp đơn đăng ký trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu [đã] đăng ký trước, khi mà, trong trường hợp một nhãn hiệu EU có trước, nhãn hiệu đó có uy tín trong Liên minh, hoặc, trong trường hợp một nhãn hiệu quốc gia có trước, nhãn hiệu đó có danh tiếng ở Quốc gia thành viên liên quan, và khi việc sử dụng mà không có lý do chính đáng đối với nhãn hiệu nộp đơn đăng ký sẽ lợi dụng hoặc gây bất lợi cho đặc điểm phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước.