NHẬT BẢN: Quy định mới về cung cấp thư chấp thuận cho các nhãn hiệu tương tự

Vào ngày 22/11/2023, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã triệu tập cuộc họp lần thứ 34 của Nhóm công tác về Hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu thuộc Tiểu ban Hệ thống nhãn hiệu thuộc Hội đồng Sở hữu trí tuệ, để thảo luận về dự thảo hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu trong đó có nội dung liên quan tới sử dụng Thư đồng ý (consent letter). Sau cuộc họp, METI thông báo rằng Luật Nhãn hiệu (Trademark Act) Nhật Bản sửa đổi năm 2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2024.

Dự luật sửa đổi Luật Nhãn hiệu đã được thông qua và ban hành vào ngày 14/6/2023, bổ sung Điều 4(4) mới như một ngoại lệ cho Điều 4(1)(xi). Các quy định của Điều 4(1)(xi) trước đây từ chối đăng ký nhãn hiệu nếu nó tương tự với một nhãn hiệu đã đăng ký trước đó; tuy nhiên, Điều 4(4) mới quy định rằng Điều 4(1)(xi) sẽ không áp dụng nếu:

1. Đã có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký trước đó; và

2. Không có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký trước đó.

Cần lưu ý rằng người nộp đơn có trách nhiệm chứng minh rằng không có khả năng gây nhầm lẫn.

Theo dự thảo hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu, để xác định rằng “không có khả năng gây nhầm lẫn”, Văn phòng Sáng chế Nhật Bản (JPO) sẽ xem xét toàn diện hầu như các yếu tố giống nhau (chẳng hạn như mức độ tương tự giữa các nhãn hiệu, mối quan hệ giữa hàng hóa, dịch vụ và mức độ danh tiếng của nhãn hiệu, v.v.) như quy định trong hướng dẫn thẩm định Điều 4(1)(xv), quy định việc bác bỏ nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn .

Ngoài những yếu tố này, JPO cũng sẽ xem xét cách thức sử dụng nhãn hiệu và tình trạng giao dịch thực tế.

Since the JPO requires the applicant to not only obtain a consent letter but also to prove that there is no likelihood of confusion now and into the future, it is becoming clear that the hurdles involved in using this newly introduced consent letter may be significantly higher than expected.

Although trademark users expect the JPO to conduct the examination of consent letters on a case-by-case basis, the JPO seeks a flexible and not overly strict examination procedure. Otherwise, users will be forced to return to the complicated and time-consuming “assign-back” procedure, which would not be a desirable outcome for the JPO and its users.

Vì JPO yêu cầu người nộp đơn không chỉ phải có thư đồng ý mà còn phải chứng minh rằng không có khả năng gây nhầm lẫn trong hiện tại và trong tương lai, nên rõ ràng là những trở ngại liên quan đến việc sử dụng thư đồng ý mới được đưa ra này có thể cao hơn đáng kể so với hy vọng.

Mặc dù người sử dụng nhãn hiệu mong muốn JPO tiến hành kiểm tra thư chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể nhưng JPO mong muốn một thủ tục kiểm tra linh hoạt và không quá nghiêm ngặt. Nếu không, người dùng sẽ buộc phải quay lại thủ tục “chuyển nhượng lại” phức tạp và tốn thời gian, đây sẽ không phải là kết quả mong muốn đối với JPO và người dùng của JPO./.

Nguồn: INTA Bulletin, Feb 7, 2024; 
https://www.inta.org/perspectives/law-practice/japan-new-legislation-provides-for-consent-letters-for-similar-trademarks/