Nhật Bản: Phán quyết đầu tiên của Tòa án cấp cao IP về loại nhãn hiệu mới

Vào ngày 14/2/2020, Tòa án Cấp cao về Sở hữu trí tuệ Nhật Bản đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu số No.2016-009831 cho nhãn hiệu ba chiều (3D) bao gồm ba hình ảnh ảo của ngọn lửa bếp dầu với lý do không có tính phân biệt

1. Bếp dầu “Rainbow”

TOYOTOMI CO., LTD., Một công ty Nhật Bản, nhà sản xuất bếp nấu di động bằng dầu hỏa đầu tiên trên thế giới vào năm 1952, được cho là đã sản xuất loại bếp dầu có thiết kế kiểu đèn lồng đối lưu  với tên gọi “Rainbow” từ năm 1980.

Nhờ một lớp kính chịu nhiệt được phủ trên bề mặt bên trong của buồng nhiệt hình trụ đứng của bếp Rainbow, hình ảnh ảo của ngọn lửa màu cam xuất hiện rõ ràng trên ngọn lửa thực khi bếp đang được sử dụng (H.1).

2.  JPO từ chối bảo hộ nhãn hiệu

2.1   Nộp đơn

TOYOTOMI đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho hình ảnh ảo về ngọn lửa liên quan đến bếp dầu kiểu đối lưu ở Nhóm 11 dưới nhãn hiệu 3 chiều 3D (H.2)  vào ngày 29/1/2016.

Trong phần mô tả nhãn hiệu, người nộp đơn đã nêu rõ:

Dấu hiệu đề nghị bảo hộ  là dấu vị trí bao gồm hình ảnh ảo 3D của ba vòng lửa xuất hiện lơ lửng phía trên ngọn lửa đang cháy trên bếp ở bên trong buồng nhiệt hình trụ thẳng đứng. Các dấu hiệu có màu xanh lam và đỏ sẽ không phải là yếu tố của nhãn hiệu được áp dụng (dấu hiệu không được bảo hộ riêng - NV).

Tại Nhật Bản, bằng việc ban hành Luật Nhãn hiệu mới vào năm 2014, các loại nhãn hiệu mới, cụ thể là màu sắc, âm thanh, vị trí, chuyển động, hình ba chiều, được phép đăng ký làm nhãn hiệu kể từ tháng 4/2015.Theo cơ sở dữ liệu của JPO, hơn 480 nhãn hiệu vị trí đã được áp dụng để đăng ký theo Luật nhãn hiệu mới và 78 nhãn hiệu vị trí đã được đăng ký thành công tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2020.

2.2. Quyết định của JPO

Vào ngày 2/3/2018, thẩm định viên của JPO đã từ chối bảo hộ nhãn hiệu nói trên căn  cứ theo Điều 3 (1) (iii) của Luật Nhãn hiệu dựa trên thực tế rằng cơ chế hình dạng ảo 3D của ba vòng lửa đã được bảo hộ độc quyền theo Bằng độc quyền sáng chế số 1508319 đã hết hạn vào ngày 25/7/2000. Theo thông số kỹ thuật của bằng sáng chế, người ta thừa nhận rằng hình dạng 3D hoàn toàn đạt được là kết quả của chức năng tiện dụng và chức năng thẩm mỹ. Nếu vậy, JPO thấy không phù hợp để đăng ký hình dạng đó làm nhãn hiệu vì tạo ra sự không công bằng và bất lợi cho công chúng do tính độc quyền vĩnh viễn được thực hiện đối với dấu hiệu (nếu được bảo hộ là nhãn hiệu)  mà lẽ ra phải đã thuộc về  phạm vi công cộng theo quy định của  Luật Sáng chế.

Bên cạnh đó, JPO cho rằng nhãn hiệu nộp đơn  đăng ký đã không có được tính phân biệt (ý nghĩa thứ hai)  như một chỉ dẫn về nguồn gốc về sản phẩm của người nộp đơn bất kể đã được sử dụng đáng kể trong hơn ba thập kỷ qua (Hình 3).

Sau đó, JPO đã bác đơn khiếu nại của người nộp đơn với cùng một lý do (vụ khiếu nại số 2018-007479, nộp ngày 30/8/2019).

Người nộp đơn đã đệ đơn kiện lên Tòa án cấp cao về SHTT vào ngày 26/9/2019 yêu cầu hủy bỏ quyết định trên.

3.  Xét xử tại Tòa cấp cao về SHTT

3.1  Phán quyết của Tòa

Vụ kiện này là vụ kiện đầu tiên Tòa án cấp cao về SHTT xét xử loại nhãn hiệu mới tại phiên tòa công khai.

Tòa án coi hình dạng của hàng hóa sẽ không thể được bảo vệ như một dấu hiệu chỉ xuất xứ nếu nó chỉ nhằm mục đích đạt được chức năng của hàng hóa từ quan điểm thực dụng và thẩm mỹ. Nếu dấu hiệu đó rõ ràng là nhằm thể hiện các chức năng của hàng hóa, thì hàng hóa đó sẽ bị từ chối đăng ký theo Điều 3 (1) (iii) của Luật Nhãn hiệu.

Về vấn đề này, tòa án nhận thấy, nhãn hiệu áp dụng chỉ bao gồm một hình dạng nhằm đạt được các chức năng tiện dụng và thẩm mỹ của hàng hóa được đề cập - bếp dầu kiểu đối lưu, vì nó được coi là hình ảnh ảo của vòng lửa nổi nhằm mục đích tăng hiệu quả sưởi ấm của hàng hóa.

Với thực tế đơn thuần là không có đối thủ cạnh tranh nào sử dụng hình dạng giống hệt hoặc tương tự với nhãn hiệu nêu trên để áp dụng trên bếp dầu cũng sẽ không liên quan đến việc đánh giá tính phân biệt của nhãn hiệu theo Điều 3 (1) (iii).Ngay cả khi ba vòng lửa không tạo thành hình dạng của bếp dầu, tòa án sẽ thấy JPO không có lỗi trong việc áp dụng Điều 3 (1) (iii) về vụ việc.

Đối với tính phân biệt có được, tòa án không có lý do gì để tin rằng nhãn hiệu áp dụng có được ý nghĩa thứ hai thông qua việc sử dụng thực tế dựa trên bằng chứng được đưa ra. TOYOTOMI được cho là đã nắm giữ thị phần hàng đầu (22,5%) về bếp dầu kiểu đối lưu tại Nhật Bản và trung bình hàng năm cung cấp 29.000 bếp trong bảy năm qua. Tuy nhiên, tòa án chỉ ra rằng bếp Rainbow của TOYOTOMI chỉ chia sẻ 2% số lượng khi tính cả bếp dầu loại bức xạ. Bên cạnh đó, với điều kiện là người tiêu dùng đến cửa hàng mua bếp dầu không nhìn thấy nhãn hiệu đó khi hàng hóa (bếp dầu) đã tắt đi, thì sẽ có vấn đề là liệu người tiêu dùng bình thường có coi hình dạng 3D là dấu hiệu chỉ xuất xứ thay vì là hình dạng chức năng của bếp dầu hay không.

Dựa trên những điều đã nói ở trên, Tòa án Tối cao IP giữ nguyên quyết định của JPO.

3.2  Luật nhãn hiệu áp dụng.

Điều 3 (1) (iii) của Luật nhãn hiệu Nhật Bản (1) có nội dung như sau:

(1) Bất kỳ nhãn hiệu nào được sử dụng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người nộp đơn đều có thể được đăng ký, trừ khi nhãn hiệu:

(iii) chỉ bao gồm một nhãn hiệu để chỉ dẫn, theo cách thông thường,  hàng hóa, nơi xuất xứ, nơi bán, chất lượng, nguyên liệu thô, hiệu quả, mục đích dự định, số lượng, hình dạng (bao gồm cả hình dạng của bao bì), giá cả, phương pháp hoặc thời gian sản xuất hoặc sử dụng, hoặc trong trường hợp của dịch vụ, địa điểm cung cấp, chất lượng, các mặt hàng được sử dụng trong việc cung cấp đó, hiệu quả, mục đích dự kiến, số lượng, phương thức, giá cả hoặc phương pháp hoặc thời gian cung cấp;

4.  Bình luận

- Theo các nội dung được liệt kê tại Điều 3 (1)(iii) thì nhãn hiệu nêu trên bị coi là mô tả  đối với “hiệu quả” của sản phẩm, thực chất là hiệu quả của sáng chế đã được bảo hộ cho sản phẩm này (Bằng độc quyền sáng chế số 1508319 đã hết hạn vào ngày 25/7/2000), ngoài việc  từ chối vì tính chất mô tả thì một trong những lý do mà Tòa án đưa ra để từ chối nhãn hiệu là không muốn để xảy ra mâu thuẫn với quy định của Luật Sáng chế, khi mà đặc điểm của sáng chế sẽ thuộc về công chúng nếu sáng chế  hết thời hạn bảo hộ, nhưng nếu được bảo hộ là nhãn hiệu, dấu hiệu này có thể vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của chủ thể quyền, tức là không ai có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật để tạo ra “hình ảnh ảo của ngọn lửa màu cam xuất hiện rõ ràng trên ngọn lửa thực khi bếp đang được sử dụng “ như dấu hiệu của sáng chế vì nay dấu hiệu này đã được bảo hộ là nhãn hiệu.

- Trong quá trình đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu, các Cơ quan nhãn hiệu, trong đó có JPO thường dùng khái niệm “người tiêu dùng bình thường” làm tiêu chuẩn để đánh giá mức độ nhận biết đối với nhãn hiệu , tuy nhiên tại Việt Nam vẫn chưa sử dụng khái niệm này.

- Tuy nhiên các dấu hiệu mô tả thuộc Điều 3 (1)(iii) vẫn có thể được bảo hộ nếu có được ý nghĩa thứ hai ((secondary meaning) trong quá trình sử dụng, nhãn hiệu hình “Rainbow” troing vụ việc này chưa đạt được được ý nghĩa đó, nhưng có thế đạt được nếu tiếp tục sử dụng phù hợp trong tương lai, có nghĩa là cơ hội bảo hộ dấu hiệu  hình này vẫn còn./.

Nguồn : https://blog.marks-iplaw.jp/2020/02/29/rainbow-position-mark/;
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jp/jp180en.pdf