LB Nga: Nhãn hiệu "Sverdlovskoe" của Heneken bị từ chối bảo hộ

Công ty bia Heineken đã hoạt động trên thị trường Nga từ năm 2002 và là chủ của khoảng 30 nhãn hiệu, gồm các nhãn hiệu nổi tiếng như Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness và một số nhãn hiệu quốc gia như “Okhota”, “Tri Medveda”, Stepan Razin.Tuy nhiên Công ty đã không thành công trong việc đăng ký nhãn hiệu "Sverdlovskoe".

Tóm tắt vụ việc

1. Đơn đăng ký nhãn hiệu

Ngày 4.6.2015 Công ty United Heineken Breweries LLC (“Heineken”) nộp đơn tới Cơ quan SHCN Nga (Rospatent ) đăng ký nhãn hiệu kết hợp có hình một con cua với một cốc bia và dòng chữ "Sverdlovskoe" - tên một ngôi làng ở tỉnh Sverdlovsk cho các sản phẩm bia, bia gừng, bia mạch nha, chiết xuất từ cây húng quế để làm bia..thuộc Nhóm 32 theo Bảng phân loại hàng hóa quốc tế và dịch vụ .

2. Giải quyết của Rospatent

Ngày 07/07/2016, Rospatent cũng nhận được một tuyên bố từ Công ty Baltika Brewing Company LLC (“Baltika”) cho rằng việc Heineken được bảo hộ độc quyền đối với tên gọi Sverdlovskoye - một dấu hiệu không có tính phân biệt - như một nhãn hiệu sẽ loại trừ khả năng của các doanh nghiệp khác sử dụng tên gọi này để mô tả nơi sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm, do đó Heineken sẽ được trao một  lợi thế bất hợp lý. Ngoài ra, Hiệp hội Baltika chỉ ra rằng họ đã sản xuất bia dưới tên Sverdlovskoe (hình dưới) từ năm 2003.

Ngày 07/10/2016  Rospatent đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu của Heineken, cho rằng tên gọi Sverdlovskoe gắn với tỉnh Sverdlovsk và có thể được người tiêu dùng coi là chỉ dẫn về vị trí của nhà sản xuất hàng hóa, không tương thích với các tài liệu của người nộp đơn chỉ ra rằng Heineken có trụ sở tại thành phố St.Petersburg.

Heineken đã nộp đơn phản đối lên Phòng Giải quyết tranh chấp của Rospatent. Trong đơn Heineken nhấn mạnh rằng họ có một số chi nhánh trên lãnh thổ Liên bang Nga, đặc biệt, chi nhánh Patra cũng đặt tại khu vực Yekaterinburg thuộc tỉnh Sverdlovsk và đã xây dựng tại đó Nhà máy Nước giải khát và Nước khoáng Sverdlovsky. Heineken cũng lưu ý rằng, theo luật hiện hành của Liên bang Nga, chi nhánh không phải là một chủ thể độc lập của pháp luật và không thể có các quyền và nghĩa vụ riêng mà phải dựa vào pháp nhân mẹ là Heineken.

Dựa trên kết quả thẩm định, ngày 15.12.2016 Rospatent  đã ra quyết định bảo hộ nhãn hiệu nói trên của Heineken cho các sản phẩm thuộc Nhóm 32 đã đăng ký, riêng dấu dấu hiệu chữ Sverdlovskoe trên nhãn hiệu thì nêu rõ  là không được bảo hộ.  Rospatent cũng dẫn ý kiến của Phòng Giải quyết tranh chấp nhấn mạnh rằng trong khoảng hai mươi năm Nhà máy Nước giải khát và Nước khoáng Sverdlovskoe đã có một tên khác là Patra và các sản phẩm được sản xuất gắn liền với tên gọi này của Nhà máy. Do vậy, lập luận phản đối của Heneken về sự phổ biến rộng rãi của dấu hiệu Sverdlovsk như một tên gọi để chỉ một doanh nghiệp thuộc người nộp đơn [Heneken] là không có cơ sở.

3.  Giải quyết tại Tòa án Sở hữu trí tuệ

Tháng 5/ 2019 sau khi xem xét lần thứ hai, Chủ tịch đoàn của Tòa án  Sở hữu trí tuệ  (Chủ tịch đoàn) đã bác bỏ đơn kiện của Heineken chống lại Rospatent với yêu cầu phải bảo hộ cụm từ "Sverdlovskoe".

Trước đó,  việc xem xét đơn kiện của Heneken được thực hiện tại tòa án theo trình tự như sau :

- Ngày 11/07/2017 Heineken đã khởi kiện Rospatent lên Tòa án Sở hữu trí tuệ (“Tòa”) đề nghị toà bác quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu "Sverdlovskoe" của Rospatent và buộc Cơ quan này phải bảo hộ nhãn hiệu đó cho các sản phẩm thuôc Nhóm 32.

- Ngày 19/04/2018 Tòa đã bác bỏ đơn khởi kiện của nguyên đơn Heineken. Nguyên đơn đã đã kháng cáo (lần thứ nhất) lên Chủ tịch đoàn của Tòa.

- Ngày 15/08/ 2018 Chủ tịch đoàn tuyên không đồng ý với kết luận của Tòa sơ thẩm và yêu cầu Tòa sơ thẩm phải xem xét lại với lý do Tòa sơ thẩm  đã không xác định từ “Sverdlovskoe” có dùng để chỉ nơi sản xuất, tiếp thị hàng hóa  như “bia, bia gừng, bia mạch nha, chất chiết từ húng quế để làm bia... ”, cũng như vị trí của cơ sở sản xuất các loại hàng hóa đó. Thêm vào đó, Tòa sơ thẩm đã không kiểm tra xem liệu các lập luận như vậy có được nêu trong quyết định của Rospatent  bị khởi kiện hay không?. Đồng thời Toà án sơ thẩm cũng đã không xác định ai là người đầu tiên - "Heineken" hay Hiệp hội Baltika bắt đầu sử dụng dấu hiệu "Sverdlovskoe"để chỉ sản phẩm "bia" và liệu có loại bia "Sverdlovskoe" hay không?.

- Trong lần xét xử lại vào tháng12/2018 Tòa án Sở hữu Trí tuệ vẫn bác bỏ đơn khởi kiện của Heineken, bên khởi kiện lại kháng cáo lên Chủ tịch đoàn.

4.  Bình luận

- Vụ việc này cung cấp một số thông tin sơ bộ về hoạt động xác lập quyền đối với nhãn hiệu là tên địa danh tại Liên bang Nga. Từ thông tin có được cho thấy đơn đăng ký nhãn hiệu chứa tên địa danh sẽ không được chấp nhận nếu người nộp đơn không có trụ sở tại địa danh liên quan đó;

- Đồng thời, nhãn hiệu là tên địa danh cũng sẽ bị phản đối (và chắc là đơn sẽ bị từ chối) vì nếu nhãn hiệu được đăng ký sẽ tạo lợi thế cạnh tranh không bình đẳng giữa chủ nhãn hiệu và các doanh nghiệp khác và cản trở các doanh nghiệp khác sử dụng địa danh để chỉ nơi sản xuất, vị trí kinh doanh;

- Trong trường hợp tên địa danh là một thành phần của nhãn hiệu nhưng không được bảo hộ thì sẽ phải nêu rõ trong quyết định của Cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp này tương tự như một nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng một dấu hiệu nào đó có trong nhãn hiệu, như tại Việt Nam;

- Trình tự trên cho thấy việc bảo hộ tên địa danh dưới dạng nhãn hiệu tại LB Nga là rất  khó khăn.Tại Việt Nam, quy định liên quan đến địa danh trong việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu được nêu tại một số điểm của Điều 74.2 Luật SHTT, tuy nhiên việc người nộp đơn không có cơ sở kinh doanh không phải là một trong điều kiện tiên quyết để xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu.

Nguồn :

(i) Президиум СИП отклонил иск Heineken к Роспатенту о регистрации знака "Свердловское". http://rapsinews.ru/judicial_news/20190522/299430402.html

(ii) Компании «Heineken» отказано в регистрации бренда «Свердловское» http://rus-patent.org/news/kompanii-heineken-otkazano-v-registracii-brenda-verdlovskoe