Hồ sơ: Tranh chấp nhãn hiệu “X X-MEN, hình” và “X-MEN”

I. Mở đầu.

Vụ tranh chấp nhãn hiệu “XX-MEN, hình” được kết thúc bởi Bản án Hành chính sơ thẩm số 03/2013/HCST ngày 29/3/2013 có thể coi là một trong những vụ tranh chấp nhãn hiệu thu hút  nhiều sự quan tâm từ trước đến nay, thể hiện ở những đặc điểm sau:

- Các bên tham gia là Tập đoàn giải trí khổng lồ Marvel Entertainment Group, Inc /Marvel Characters, Inc. (“Marvel”) của Hoa Kỳ và Công ty TNHH Hàng gia dụng Quốc tế “Công ty hàng gia dụng QT”), một doanh nghiêp mới thành danh của Việt Nam;

- Nội dung tranh chấp đề cập tới một loạt vấn đề  như: nhãn hiệu nổi tiếng; mối liên hệ giữa tên nhân vật và nhãn hiệu được bảo hộ; sự trung thực trong đăng ký nhãn hiệu, đánh giá các chứng cứ có liên quan.

- Sau  vụ xử có nhiều  bình luận cho rằng Tòa đã thiếu tính độc lập, khách quan, chỉ  dựa vào ý kiến của Cục SHTT [về nhãn hiệu nổi tiếng] và Cục Bản quyền tác giả [về tên nhân vật] để xét xử.

Đến nay, với thêm nhiều vụ tranh chấp về nhãn hiệu được Tòa xét xử, chúng ta có điều kiện để  đánh giá lại sự chuẩn mực của Bản án vào thời điểm đó. Bài viết này không nằm ngoài mục đích nói trên.

II.      Tóm tắt nội dung vụ việc

1.       Cục SHTT cấp GCNĐKNH bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình”

1.1     Ngày 27/6/2003, Công ty Hàng Gia dụng QT thông qua Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh đã nộp Đơn số 4-2003-05427 yêu cầu cấp GCN ĐKNHHH bảo hộ nhãn hiệu “X X-MEN, hình” cho các sản phẩm hoá mỹ phẩm gia dụng thuộc Nhóm 03 và các sản phẩm làm bằng da như: túi xách, dây thắt lưng thuộc Nhóm 18;

1.2     Ngày 04/10/2004, Cục SHTT ra Thông báo kết quả thẩm định nội dung số 27830/NHHH, theo đó nhãn hiệu “X X-MEN, hình” theo đơn nêu trên không được chấp nhận bảo hộ đối với Nhóm 18 vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “X-MEN” theo GCNĐKNHHH số 11455, cấp ngày 07/04/1994  bảo hộ các sản phẩm thuộc các Nhóm 09, 16, 25, 28 dưới tên Marvel;

1.3 .   Người nộp đơn chấp nhận loại bỏ Nhóm 18 khỏi đơn đăng ký. Ngày 08/6/2005, Cục SHTT đã ra Quyết định số A5811/QĐ-ĐK cấp GCN ĐKNHHH số 63481 cho Cty Hàng Gia dụng QT bảo hộ nhãn hiệu “X X-MEN, hình” [bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “X”] cho các sản phẩm thuộc Nhóm 03.

2.       Marvel đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNHHH số 63481 “X X-MEN, hình”nhưng bị từ chối

2.1     Ngày 08/8/2006 Marvel nộp đơn đề nghị Cục SHTT huỷ bỏ hiệu lực GCN ĐKNHHH số 63481 “X X-MEN, hình” với lý do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ vì trùng với tên nhân vật và các hình ảnh X-Men sử dụng trong các tác phẩm truyện tranh, phim truyện, và với nhãn hiệu “X-MEN” nổi tiếng của Marvel, cho rằng Cty hàng gia dụng QT đăng ký và sử dụng nhãn hiệu tương tự nói trên nhằm lợi dụng sự nổi tiếng của các nhân vật, hình ảnh và nhãn hiệu “X-MEN” của Marvel và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Cục SHTT cho rằng lập luận của Marvel không có cơ sở và đã ra Công văn số 1345/SHTT-TTKN ngày 17/8/2007 bác bỏ yêu cầu của Marvel.

2.2     Ngày 25/10/2007 Marvel nộp đơn khiếu nại công văn này của Cục SHTT. Giữ quan điểm của mình, ngày 22/01/2008  Cục SHTTra Quyết định số 93/QĐ-SHTT không chấp nhận khiếu nại của Marvel.

2.3     Ngày 19/ 02/ 2008 Marvelnộp đơn tới Bộ Khoa học và Công nghệ khiếu nại Quyết định số 93/ QĐ-SHTT của Cục SHTT. Ngày 11/ 7/ 2008  Bộ KH-CN đã ra Quyết định số 1428/ QĐ-BKHCN bác bỏ đơn khiếu nại của Marvel.

2.4     Cục SHTT và Bộ KH-CN đã dựa trên các căn cứ sau để bác bỏ yêu cầu của Marvel:

(i) Theo Điều 6.1.h, Nghị định 63/CP[1] ngày 24/10/1996và  văn bản  của Cục Bản quyền tác giả thì tên nhân vật trong tác phẩm không được bảo hộ;

(ii) Nhãn hiệu “X X-MEN, hình” bảo hộ theo GCN ĐKNH số 63481 gồm chữ “X” cách điệu và  “X-MEN” viết hoa đặt trong hình tròn không trùng hoặc tương tự với hình ảnh nhân vật X-Men –là những người đột biến gien với những khả năng siêu phàm trong các tác phẩm của Marvel.  “X-MEN, hình” là nhãn hiệu hàng hóa không phải là tác phẩm, do đó không thể áp dụng quy định về xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh để xem xét, đánh giá việc bảo hộ nhãn hiệu;

(iii) Marvel không chứng minh được nhãn hiệu “X-MEN” nổi tiếng tại Việt Nam.Mặt khác, nhãn hiệu “X-MEN” của Marvel đăng ký cho các sản phẩm văn hóa, gia dụng (video, băng hình, đồ chơi, quần áo, sách truyện... thuộc các Nhóm 09, 16, 25, 28 chứ không phải là các “sản phẩm hóa mỹ phẩm gia dụng” thuộc Nhóm 03 của nhãn hiệu “X-MEN, hình” của Cty hàng gia dụng QT nên người tiêu dùng tại Việt Nam khó có khả năng liên tưởng hoặc bị nhầm lẫn về nguồn gốc của các sản phẩm mang nhãn hiệu và nhân vật X-MEN của Marvel.

III. Marvel khởi kiện

Tháng 10/2010 Marvel đã khởi kiện Cục SHTT ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội về việc cấp GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu “X X-MEN, hình” cho Công ty Hàng gia dụng QT.

1.       Cục SHTT giải trình trước khi xét xử

Cho rằng trước đây đã có hai vụ, cụ thể là nhãn hiệu “SUPERMAN” và “JERRY, hình”, về bản chất tương tự trường hợp  “X X-MEN, hình” nhưng Cục SHTT đã kết luận theo hướng ngược lại. Bởi vậy, Marvel đã đề nghị Tòa yêu cầu Cục SHTT giải trình  về hai vụ đó.Thực hiện yêu cầu của Tòa  Cục SHTT giải trình cụ thể  như sau:

1.1     Vụ nhãn hiệu 'SUPERMAN" (GCNĐKNHHH số 24089): nhãn hiệu này đã cấp cho một công ty Việt Nam nhưng bị Công ty DC COMICS (Hoa Kỳ) nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực với lý dolàm liên tưởng đến nhãn hiệu  "SUPERMAN" của họ đã nổi tiếng và đã được Công ty này đăng ký tại nhiều quốc gia; việc sử dụng nhãn hiệu "SUPERMAN" của công ty Việt Nam có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về xuất xứ của sản phẩm.Cục SHTT đã chấp nhận yêu cầu này và hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu 'SUPERMAN" đã cấp trước đó cho công ty Việt nam.

1.2     Vụ đơn 4-2003-09960 "JERRY, hình", được nộp ngày 31/10/2003. Cục SHTT đã từ chối cấp văn bằng bảo hộ vì cho rằng thành phần “JERRY & hình chuột JERRY” trùng với “hình tượng, nhân vật đã thuộc quyền tác giả của người khác” trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ.

Trong vụ này, Cục SHTT đã áp dụng Điều 6.1.h của Nghị định 63/CP và việc áp dụng này là có cơ sở.

Bản chất của vụ nhãn hiệu “X X-MEN”là hoàn toàn khác với hai vụ vừa nêu  và sẽ được làm rõ dưới đây.

2.       Nhận định và phán quyết của Tòa (Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2013/HCST ngày 29/3/2013)

(i) Tại thời điểm[27/ 6/ 2003] Công ty hàng gia dụng QT nộp đơn tại Cục SHTT đăng ký nhãn hiệu “X X-MEN, hình” thì Marvel không đăng ký nhãn hiệu “X – MEN” cho Nhóm 03 ở Việt Nam.Ngày 29/11/2005 khi Công ty hàng gia dụng QT được cấp GCNĐKNH số 63481 “X X-MEN, hình” thì tại Hoa Kỳ - quốc gia mà Marvel mang quốc tịch và có trụ sở - Marvel vẫn chưa được đăng ký nhãn hiệu “X – MEN” cho sản phẩm thuộc Nhóm 03. Tóm lại, tại hai thời điểm nói trên, nhãn hiệu “X-MEN” của Marvel chưa được đăng ký và bảo hộ ở cả Mỹ và Việt Nam;

(ii) Trong thực tế Marvel không có sản phẩm cùng loại là hóa mỹ phẩm gia dụng [thuộc Nhóm 03] tại Việt Nam mà chỉ có những tác phẩm văn hoá như phim, truyện, trò chơi X- MEN đã đăng ký bản quyền;

(iii) Không có cơ sở để cho rằng “X-MEN” là nhãn hiệu nổi tiếng. Tài liệu về doanh thu của Marvel trình tòa cũng chưa được xác thực và cũng không thể hiện bao nhiêu % là từ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sản phẩm đó là mỹ phẩm [thuộc Nhóm 03] hay là dược phẩm [thuộc Nhóm 05].Bởi vậy, không có căn cứ để cho rằng  Công ty hàng gia dụng QT không trung thực và lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu X – MEN;

(iv) “X-MEN” của Marvel được biết đến như những dị nhân, siêu nhân trong các tác phẩm truyện, phim,  là tên gọi nhóm người có chứa gen đột biến X có khả năng khác thường chứ không phải là một nhân vật cụ thể nào. Mỗi nhân vật trong nhóm có tên gọi khác nhau. Trong khi đó, theo Cục Bản quyền tác giả thì tên nhânvật không được bảo hộ. Còn hình ảnh X-MEN của Công ty hàng gia dụng QT là “người đàn ông đích thực”.  Thêm vào đó, Công ty hàng gia dụng QT đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm hoá mỹ phẩm gia dụng thuộc Nhóm 03. Người tiêu dùng Việt Nam chưa biết sản phẩm nào của Marvel thuộc nhóm sản phẩm này nên không thể gây nhầm lẫn. Vì vậy có cơ sở kết luận rằng Cty hàng gia dụng QT không lợi dụng uy tín hay khai thác bản quyền củaMarvel.

Bởi vậy, Tòa cho rằng không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu khởi kiện củạ Marvel.

Do các bên không kháng cáo, Bản án sơ thẩm đã có hiệu lực.

IV.    Bình luận

1.       Về thủ tục tố tụng:

1.1.    Cục SHTTđã đề nghị Tòa không chấp nhận đơn khởi kiện QĐ số A05811/QĐ –ĐK của Cục SHTT cấp GCN ĐKNHHH số 63481“X X-MEN, hình” nhưng bị Tòa bác bỏ.

Luận cứ Cục SHTT đưa ra khi đó là theo Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính  [Pháp lệnh này có hiệu lực đến ngày 01.7.2011, được thay thế bởi Luật Tố tụng hành chính sô 64/2010/QH12] thì chỉ được phép khởi kiện một quyết định hành chính sau khi đã thực hiện thủ tục khiếu nại. Marvel đã không khiếu nại quyết định cấp văn bằng bảo hộ A05811/QĐ –ĐK mà đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ. Tuy vậy, Tòa vẫn chấp nhận  đơn khởi kiện của Marvel, cho rằng mặc dù không khiếu nại, nhưng đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ (VBBH) của Nguyên đơn đã bị bác bỏ và Nguyên đơn đã khiếu nại việc này với Cục SHTT, sau đó là Bộ KH-CN nên có thể coi  các trình tự mà Marvel thực hiện như trình tự  khiếu nại Quyết định  cấp VBBH vì hai trình tự này chung cơ sở pháp lý  . Lập luận này của Tòa  tạo thuận lơi cho việc xem xét đơn khởi kkiện của Nguyên đơn nhưng  không hoàn toàn thuyết phục vì có sự khác biệt giữa đề nghị hủy bỏ hiệu lực một VBBH với khiếu nại về quyết định cấp VBBH đó. Nhận định như vậy của Tòa cần phải được nghiên cứu ký và đánh giá thận trong trước khi áp dụng rộng rãi vì  có thể ảnh hưởng lớn đến trình tự giải quyết tranh chấp về SHCN

1.2.   Về cách tiếp cận vụ việc của Tòa                         

Tòa đã nghiên cứu  vụ việc một cách thận trọng và thấu đáo, thể hiện qua việc:

- Đã yêu cầu Cục SHTT giải trình một số vụ việc được cho là có liên quan, cụ thể là vụ“SUPERMAN” và “JERY & hình chuột JERY” để hiểu rõ hơn trình tự xác lập quyền, bản chất vụ việc, qua đó so sánh, đánh giá đối với vụ việc đang xét xử;

- Thận trọng trong việc xem xét các chứng cứ: Nguyên đơn cáo buộc Công ty hàng gia dụng QT không trung thực khi sử dụng hình ảnh diễn viên Brad Pitt quảng cáo sản phẩm của mình nhưng không cung cấp được chứng cứ. Về nguyên tắc, một cáo buộc nếu không có chứng cứ  có thể bác bỏ ngay nhưng Tòa vẫn có văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan, cụ thể là Sở Y tế TP.HCM – cơ quan có trách nhiệm về các quảng cáo liên quan tới sức khỏe - cung cấp thông tin về hành vi trên trước khi đưa ra kết luận;

- Sử dụng thông tin tra cứu về đơn đăng ký của Marvel đối với nhãn hiệu “X-MEN” cho một số mỹ phẩm thuộc Nhóm 03 tại nước xuất xứ [Hoa Kỳ]. Dữ liệu của USPTO cho thấy Marvel có nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chữ “X-MEN” (Đơn số 78061366, nộp ngày 01/05/2001) nhưng do đã quá 5 lần gia hạn (mỗi lần 6 tháng) mà không cung cấp được Tuyên bố về sử dụng thương mại (SOU) nên đơn bị coi như đã từ bỏ (abandoned) vào ngày 29/11/2005. Qua đó chứng tỏ việc sử dụng nhãn hiệu này cho các sản phẩm thuộcNhóm 03 còn rất hạn chế ngay tại Hoa Kỳ. Do vậy, Tòa đã bác bỏ đơn khởi kiên của Nguyên đơn một cách dễ dàng. Rất tiếc, thông tin này không thấy đề cập trong quá trình giải quyết trước đó của Cục SHTT hoặc Bộ KH&CN.

1.3.Nhận định về nhân vật mang tên X-Men

Một điều đáng lưu ý là Bản án chỉ rõ “X-Men” là tên chỉ một nhóm người “có khả năng khác thường và mỗi người đều có tên gọi khác nhau”;  Nguyên đơnđã không tạo ra một nhân vật cụ thể mang tên “X-Men”, do vậyviệc đăng ký nhãn hiệu  “X X-MEN, hình” không xâm phạm tên nhân vật “X-Men” như Nguyên đơn cáo buộc. Trong khi đó, hình ảnh “X-MEN” của Bị đơn là Người đàn ông đích thực, khác với hình tượng của các nhân vật X-Men do Nguyên đơn xây dụng. Tòa đã bác bỏ cáo buộc của Nguyên đơndựa trên sự tổng hợp nhiều yếu tố chứ không chỉ căn cứ vào một văn bản của Cục Bản quyền tác giả để phát xét.

1.4.  Nhận định về nhãn hiệu nổi tiếng

Tòa tiếp cận dấu hiệu “X-MEN” của Nguyên đơn có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không  trước hết phải được sử dụng [như nhãn hiệu]để người tiêu dùng nhận biết, sau đó mới xét đến mức độ sử dụng để được công nhận là nổi tiếng, đó là lý do Tòa đã dẫn Điều 785 Bộ Luật Dân sự làm căn cứ[2].

Nhận định nêu trên của Tòa ở một chừng mực nòa đó còn cụ thể và sâu sắc hơn khái niệm về nhãn hiệu nổi tiếng tại Khoản 20 Điều 4 của Luật SHTT “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.Và phù hợp với các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 Luật SHTT.

Tuy nhiên Tòa không chỉ ra trách nhiệm của Nguyên đơn phải phân tích, làm rõ chứng cứ mà họ đã cung cấp liên quan đến doanh số của quá trình sử dụng nhãn hiệu “X-MEN”, do vậy khi Tòa bác các chứng cứ này, không công nhận nhãn hiệu “X-MEN”nổi tiếng với lý do chứng cứ không đầy đủ, nhiều ý kiến cho rằng Tòa lặp lại quan điểm của Bộ KH&CN hoặc Cục SHTT.

1.5   Áp dụng Luật

Tuân thủ quy định chuyển tiếp trong Luật Sở hữu trí tuệ , Tòa chỉ áp dụng các quy định định của bộ Luật dân sự và Nghị định 63/CP năm 1996 mặc dù đơn khởi kiện nộp năm 2008 khi Luật Sở hữu trí tuệ đã có hiệu lực, điều đáng lưu ý là trong vụ việc này Tòa xem xét đơn khởi kiện đối với quyết định cấp VBBH chứ không phải các quyết định liên quan đến đề nghị hủy bỏ hiệu lực VBBH như nôi dung tại Điều 220.3 của Luật Sở hữu trí tuệ.

1.6. Sử dụng chứng cứ

Do Nguyên đơn cáo buộc Công ty Hàng gia dụng QT lợi dụng uy tín nhãn hiệu nổi tiếng “X-MEN” để đăng ký nhãn hiệu nên về nguyên tắc mọi chứng cứ chứng minh cho sự nổi tiếng của nhãn hiệuđều phải là các sự kiện xảy ra trước ngày nộp đơn của Công ty này [27/6/ 2003]. Tuy nhiên để chứng minh sự trung thực của Cty hàng gia dụng QT trong việc sử dụng nhãn hiệu “X-MEN” Tòa lại cho xác minh chứng cứ về việc Công ty này sau khi đăng ký nhãn hiệu đã sử dụng hình ảnh của diễn viên Brad Pitt để quảng cáo cho sản phẩm của mình như cáo buộc của Nguyên đơn. Do việc xác minh không có kết quả nên cáo buộc của Nguyên đơn bị bác bỏ.Nhưng điều đó cũng cho thấy việc sử dụng các sự kiện xảy ra sau ngày nộp đơn để làm rõ mục đích của việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước đó vẫn có thể được Tòa án chấp nhận.

2.    Về lập luận của Nguyên đơn

Nguyên đơn cáo buộc Cục SHTT cấp GCNĐKNHHH số 63481 là xâm phạm quyền của Nguyên đơn với tên nhân vật “X-MEN”,trong khi đó Điều 6.1.h Nghi định 63/CP quy định nhãn hiệu được bảo hộ nếu“không trùng với một hình tượng, nhân vật đã thuộc quyền tác giả của người khác trừ trường hợp được người đó cho phép”.Như vậy nếu đơn thuần chỉ có tên nhân vật thì chưa hội tụ đủ các yếu tố của Điều 6.1.h để có thể bác bỏ việc Cục SHTT cấp GCNĐKNH. Hơn nữa, “X-Men” trong tác phẩm của Nguyên đơn cũng chưa hẳn là tên một nhân vật cụ thể.Nguyên đơn không làm rõ được sự tương tự về hình tượng giữa dấu hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNHHH số 63481 và nhân vật trong tác phẩm của Nguyên đơn (trong đó sự trùng lặp của yếu tố chữ “X-Men” là một thành phần ) nên tính thuyết phục không cao.

Chứng cứ về nhãn hiệu nổi tiếng của Nguyên đơn không được phân tích kỹ lưỡng, đặc biệt là việc đơn đăng ký nhãn hiệu X-MEN” tại Hoa Kỳ (Đơn số 78061366, nộp ngày 01/05/2001 tại USPTO, đã bị coi là rút bỏ) là một luận điểm quan trong để Tòa dựa vào đó bác yêu cầu của Nguyên đơn./.