Bảo hộ hình dạng sản phẩm ở Trung Quốc – Các cách tiếp cận trong thực tiễn

Mặc dù có nhiều con đường pháp lý mở ra cho chủ sở hữu nhãn  hiệu. Chủ sở hữu quyền có thể chọn Luật Bằng sáng chế hoặc Luật Bản quyền để được cấp bằng độc quyền bảo hộ hình dạng của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm dưới dạng kiểu dáng hoặc   mô hình tiện ích (utility model, tương tự như giải pháp hữu ích ở Việt Nam), hoặc, nếu đủ điều kiện, như một tác phẩm nghệ thuật. Họ cũng có thể chuyển sang Luật nhãn hiệu hoặc Luật chống cạnh tranh không lành mạnh (anti-unfair competition law - AUCL), để đăng ký hình dạng dưới dạng nhãn hiệu 3D hoặc để nó được công nhận là vật trang trí hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa với tác động nào đó.

Bài viết này sử dụng án lệ để phân tích cách tiếp cận sau.

1. Đăng ký Hình dạng Sản phẩm dưới dạng Nhãn hiệu 3D

Hình dạng sản phẩm mà chủ sở hữu quyền đăng ký làm nhãn hiệu 3D ở Trung Quốc có thể được bảo hộ mạnh mẽ và vĩnh viễn nếu được sử dụng. Tuy nhiên, việc đăng ký nhãn hiệu 3D, mặc dù là cách tiếp cận hiệu quả nhất để bảo vệ hình dạng sản phẩm, đã trở nên khó đạt được ở Trung Quốc.

Vài năm trước, việc đăng ký hình dạng sản phẩm dưới dạng nhãn hiệu 3D đã  từng dễ dàng hơn khi hình dạng có thiết kế độc đáo vẫn được coi là có tính phân biệt tự thân và có thể đăng ký bảo hộ, như hình dạng sô cô la của Ferrero (2007) và chai 3D của Carpathian Springs S.A. (2014 ). Nhãn hiệu cỏ bốn lá (four-leaf clover) 3D của Van Cleef & Arpels cũng đã vượt qua sự thẩm định nội dung của Cơ quan Nhãn hiệu và được đăng ký vào tháng 1/ 2016 mà không phải nhận  bất cứ thông báo từ chối nào, nghĩa là không cần cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc sử dụng.

Quy chế thẩm định và thực tiễn tư pháp đang phát triển sau đó đã chống lại những người đăng ký nhãn hiệu 3D bằng cách nhanh chóng đạt được sự đồng thuận rằng hình dạng sản phẩm [bị coi là] không có tính phân biệt cố hữu bất kể thiết kế của chúng độc đáo và đặc biệt như thế nào. Tòa án Tối cao làm rõ điều này trong “Quy định về một số vấn đề liên quan đến xét xử các vụ án hành chính liên quan đến việc cấp và xác nhận quyền nhãn hiệu” (2017) rằng:

“Khi đơn đăng ký được nộp để đăng ký hình dạng hoặc một phần hình dạng của sản phẩm làm nhãn hiệu 3d, nếu trong hầu hết các trường hợp, công chúng có liên quan không có khả năng coi dấu hiệu đó là dấu hiệu nhận dạng nguồn gốc của hàng hóa mà nó được gắn vào, thì dấu hiệu đó nên được coi là không có tính phân biệt như một nhãn hiệu. Việc một dấu hiệu ba chiều được người nộp đơn tạo ra hoặc sử dụng lần đầu tiên không nhất thiết được coi là bằng chứng về tính phân biệt của dấu hiệu đó”.

Điều này đã mở ra cánh cửa cho việc kiện cáo của bên thứ ba đòi hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu, thách thức tính phân biệt vốn có của những nhãn hiệu 3D đã đăng ký trên cơ sở  dấu hiệu đó về bản chất có tính phân biệt vốn có. Để duy trì đăng ký nhãn hiệu 3D và để chống lại việc hủy bỏ hiệu lực, người đăng ký cần chứng minh rằng hình dạng đó đã đạt được tính phân biệt thông qua việc sử dụng (hay còn gọi là “nghĩa thứ cấp” -secondary meaning).

 “Đăng ký nhãn hiệu 3D, mặc dù là cách tiếp cận hiệu quả nhất để bảo vệ hình dạng sản phẩm, đã trở nên khó đạt được ở Trung Quốc”.

Cơ quan Nhãn hiệu và cơ quan tư pháp đã đặt ra một ngưỡng bằng chứng cao. Ngoài sự công nhận và nhận thức trên toàn quốc, chủ sở hữu thương hiệu cần chứng minh rằng hình dạng có thể hoạt động với chức năng như một nhãn hiệu độc lập, không phụ thuộc vào các dấu hiệu khác gắn với sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm.

Coca-Cola đã phải chịu thất bại (Gao Xing Zhong Zi No. 348 (2011)) khi cố gắng chứng minh với Tòa án tối cao Bắc Kinh rằng công chúng có liên quan có thể coi hình dạng chai FANTA của họ là một dấu hiệu nhận dạng nguồn mặc dù đã nộp nhiều bằng chứng về sự nổi tiếng vì tòa cho rằng phần lớn các bằng chứng mô tả việc sử dụng kết hợp dấu hiệu 3D và nhãn hiệu chữ FANTA.

Trong vụ cỏ bốn lá của Van Cleef & Arpels, Tòa án tối cao Bắc Kinh công nhận rằng Van Cleef & Arpels đã đầu tư rất nhiều vào quảng cáo, nhưng bằng chứng của nó không đủ để chứng minh tính khác biệt đã đạt được thông qua sử dụng/hay nghĩa thứ cấp của hình dạng cỏ bốn lá. Vụ việc (Jing Xing Zhong số 4528 (2020)) đã kết thúc với việc đăng ký nhãn hiệu 3D của Van Cleef & Arpels bị vô hiệu vào tháng 12 năm 2020.

2. Biện pháp khắc phục của AUCL

Trái ngược với ngưỡng cao để có được đăng ký nhãn hiệu 3D, cách tiếp cận mang tính sủa chữa mà Luật chống cạnh tranh không lành mạnh (AUCL) đưa radường như là một lựa chọn thực tế hơn trong việc bảo hộ hình dạng của sản phẩm.

một vụ kiện dân sự (Jing 0105 Min Chu No. 21177 (2019)), như đã báo cáo vào tháng 2 năm 2021, khi Tòa án quận Triều Dương của Bắc Kinh phán quyết rằng trước khi có sự sử dụng ở quy mô lớn của công ty, không có bằng chứng nào cho thấy món đồ trang sức có hình cỏ bốn lá đã trở thành hình dạng phổ biến trong ngành. Tuy nhiên, do hình dạng món đồ trang sức của Van Cleef & Arpels có thể thực hiện chức năng là chỉ dấu để phân biệt nguồn gốc hàng hóa nên hình cỏ bốn lá đủ điều kiện để được bảo hộ dưới dạng trang trí sản phẩm theo AUCL.

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã làm sáng tỏ trong vụ kiện M&G Pen (Min Ti Zi No. 16 (2010)) rằng hình dạng của một sản phẩm có thể đủ điều kiện để được bảo hộ theo AUCL với điều kiện là (1) nó có các đặc điểm rõ ràng để phân biệt với kiểu dáng thông thường; và (2) thông qua việc sử dụng nó trên thị trường, công chúng có liên quan đã liên kết nó với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm, nghĩa là hình dạng đã có được nghĩa thứ cấp thông qua việc sử dụng.

Thoạt nhìn, Luật nhãn hiệu và AUCL dường như nhất quán về điều kiện tiên quyết để yêu cầu bảo hộ đối với hình dạng sản phẩm. Trong thực tế, tình hình phức tạp hơn nhiều.

Bằng cách đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc, chủ sở hữu thương hiệu có được quyền tuyệt đối và độc quyền đối với nhãn hiệu, cho phép chủ sở hữu khởi xướng các thủ tục hành chính và/hoặc tư pháp, yêu cầu chấm dứt và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bởi vậy,khi khả năng đăng ký của một nhãn hiệu phụ thuộc vào tính phân biệt có được, các cơ quan thẩm quyền sẽ đánh giá dựa trên nhận thức của công chúng có liên quan trong cả nước, đồng thời xem xét liệu các đối thủ cạnh tranh có sử dụng dấu hiệu giống hoặc tương tự hay không để cân bằng lợi ích của các bên tham gia thị trường.

Ngược lại, AUCL bảo vệ các quyền liên quan của chủ sở hữu thương hiệu bằng cách điều chỉnh các hành vi cạnh tranh, khuyến khích cạnh tranh công bằng và thúc đẩy nguyên tắc thiện chí. Trong bối cảnh này, tiêu chuẩn đánh giá tính có thể phân biệt mà nhãn hiệu đạt được [qua sử dụng] được hạ thấp để nhận thức của công chúng có liên quan được xác định ở mức khu vực chứ không phải mức quốc gia.

3. Sử dụng nhãn hiệu 2D để bảo vệ hình dạng sản phẩm 3D

Vào ngày 8/9/2021, trả lời Yêu cầu hướng dẫn của Văn phòng SHTT tỉnh Tứ Xuyên liên quan đến việc liệu hành vi bán hàng hóa có hình dạng giống với nhãn hiệu hình  của người khác đã đăng ký trên hàng hóa tương tự có cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu hay không (Chuan Zhi Han [2020] No . 16), Cục Quản lý SHTT Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) đã có văn bản trả lời rằng hình dạng này có thể được bảo hộ dựa trên nhãn hiệu hình  số 768790 thuộc sở hữu của Chanel và nhãn hiệu hình số 15395177 thuộc sở hữu của Van Cleef & Arpels SA, cả hai nhãn hiệu này đã đạt được danh tiếng và tínhphân biệt [qua sử dụng].

Đáp lại, CNIPA đã cấp quyền bảo hộ trên thực tế cho hình dạng sản phẩm của Chanel và Van Cleef & Arpels dựa trên việc đăng ký nhãn hiệu hình. CNIPA nhận thấy có hành vi vi phạm nhãn hiệu dựa trên Điều 76 của Quy định thực hiện của Luật Nhãn hiệu, được viết như sau:

“việc sử dụng một dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của người khác làm tên sản phẩm hoặc trang trí trên hàng hóa giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn cho công chúng là hành vi xâm phạm độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký quy định tại Điều 57(2) của Luật Nhãn hiệu”.

Điều đó cho thấy CNIPA chấp nhận bảo hộ theo dấu hiệu hình hơn là theo hình dạng.

Tuy nhiên, việc sử dụng nhãn hiệu 2D để bảo vệ hình dạng sản phẩm 3D là điều khá bất thường.

“Chủ sở hữu thương hiệu có thể gặp khó khăn trong việc chứng minh rằng hình dạng sản phẩm có thể được xem như một ký hiệu nhận dạng nguồn độc lập khi nhãn hiệu chữ và/hoặc nhãn hiệu hìnhị được sử dụng đồng thời trên sản phẩm”.

Đầu tiên, sẽ dễ dàng hơn để bảo vệ hình dạng sản phẩm của đồ trang sức, đồ chơi, nước hoa, rượu, v.v. vì nhãn hiệu hình 2D của những hàng hóa đó và hình dạng sản phẩm thường có chung một thiết kế. Các sản phẩm khác không được may mắn như vậy. Trong vụ án Fluke (Er Zhong Min Chu Zi No. 13919 (2013)), Tòa án Trung cấp số 2 Bắc Kinh cho rằng hình dạng [sản phẩm] bị cáo buộc [xâm phạm] sẽ được xác định là hình dáng bên ngoài của sản phẩm chứ không phải là một nhãn hiệu; do đó, nó được cho là không trùng cũng không tương tự với nhãn hiệu hình.

Thứ hai, hình dạng được đề cập cần được xem như một loại “trang trí sản phẩm”, theo quy định tại Điều 76 của Quy định thi hành Luật Nhãn hiệu. Tuy nhiên, ngay cả khi Tòa án Tối cao đã khẳng định rằng một hình dạng có thể được bảo hộ như một sản phẩm trang trí, các tòa án cấp dưới có thể có quan điểm khác. Trong vụ Chanel kiện Ye Mengzong (Yue 73 Min Zhong No. 1530 (2018)), tòa phúc thẩm cho rằng “trang trí” và “hình dạng” là hai khái niệm khác nhau và không có mối tương quan “thiết yếu” nào giữa bảo hộ hình dạng sản phẩm và trang trí sản phẩm.

Cuối cùng, nhãn hiệu hình cần phải đạt được danh tiếng nhất định trên thị trường để công chúng có thể xem hình dạng như một dấu hiệu nhận dạng nguồn gốc hàng hóa. Trong vụ Michelin kiện Ningbo Jiaqi Crafts (Yue 73 Min Zhong No. 1013 (2017)), tòa sơ thẩm thứ hai đã kết luận rằng hình đồ chơi người lốp xe 3D bị cáo buộc [xâm phạm] sẽ không bị nhầm lẫn với nhãn hiệu hình  2D của Michelin, trong khi xét xử lại (Yue Min Zai No. 44 (2019)), Tòa án Tối cao Quảng Đông đã phán quyết rằng, do danh tiếng cao và nhận thức rằng biểu trưng người đàn ông lốp xe của Michelin đạt được thông qua việc quảng cáo và sử dụng rộng rãi, công chúng có liên quan sẽ nhận thấy rằng món đồ chơi bị cáo buộc đã lồng ghép các nét đặc trưng có tính phân biệt  của hình ảnh người đàn ông lốp xe của Michelin, do đó sẽ tạo ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa.

4. Chiến lược lựa chọn

Có được đăng ký nhãn hiệu 3D chắc chắn là cách tiếp cận mạnh mẽ nhất để bảo vệ hình dạng sản phẩm, nhưng xét về mức độ khó thực hiện, chủ sở hữu quyền nên khám phá khả năng có được sự bảo hộ theo AUCL. Một mặt, việc sử dụng hình dạng tương tự của đối thủ cạnh tranh, cái có thể là trở ngại tiềm năng đối với việc đăng ký nhãn hiệu 3D, nên được dừng lại càng sớm càng tốt. Mặt khác, sẽ dễ dàng xác định tính khác biệt đạt được [qua sử dụng] trong thủ tục tố tụng chống cạnh tranh không lành mạnh và một phán quyết thuận lợi có thể tạo thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu 3D.

Hơn nữa, chủ sở hữu thương hiệu có thể thấy khó chứng minh rằng hình dạng sản phẩm có thể được xem như một dấu hiệu nhận dạng nguồn độc lập khi nhãn hiệu chữ và/hoặc nhãn hiệu hình được sử dụng đồng thời trên sản phẩm. Ngoài việc tiến hành khảo sát thị trường về nhận thức của công chúng về hình dáng, chủ sở hữu thương hiệu có thể nhấn mạnh các đặc điểm độc đáo của hình dáng sản phẩm (và nhờ đó người tiêu dùng cũng sẽ xác định được sản phẩm của họ).

Cuối cùng, chủ sở hữu thương hiệu nên đăng ký nhãn hiệu hình thể hiện hình dạng sản phẩm dưới dạng nhãn hiệu 2D như một cơ chế phòng vệ dự phòng./.

Nguồn: Protection of Product Shape in China: Nonconventional Approaches for Nontraditional Marks, Mingming Yang Wanhuida Intellectual PropertyBeijing, ChinaNon-Traditional Marks Committee, INTA Bulletin,  February 15, 2023