Trang chủ Tin tức sự kiện Chuyên mục - Bình luận

Một trường hợp nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn về phát âm ( “BLUE DIAMOND” và “BULL DIAMOND”)

14/07/2015

Công ty Divson Pharmaceuticals Ltd chủ Nhãn hiệu đã đăng ký “BLUE DIAMOND” (gọi tắt là Bên phản đối) đã nộp đơn đến Cơ quan Patent và Nhãn hiệu Nam Phi phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu “BULL DIAMOND” của Công ty Horizon Pharmaceuticals Ltd (gọi tắt là Bên nộp đơn) - cơ sở của phản đối là nhãn hiệu xin đăng ký “BULL DIAMOND” tương tự về phát âm với nhãn hiệu “BLUE DIAMOND” đã được bảo hộ.

Bên phản đối cho rằng Bên đăng ký đã có tính toán khi chọn một tên gọi nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng kể cả hình dáng viên thuốc, màu và cách đóng vỉ các viên thuốc. Bên phản đối cũng cho biết rằng Bên nộp đơn đã từng mua sản phẩm chứa nhãn hiệu “BLUE DIAMOND” của Bên phản đối trước khi nộp đơn đăng ký, như vậy họ đã biết trước sự tồn tại của nhãn hiệu này. Vì vậy, nếu được chấp nhận đăng ký, nhãn hiệu sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng cho cùng sản phẩm dược phẩm thuộc nhóm 05 là sildenafil citrate (thuốc tăng vận chuyển máu).

Đáp lại, bên nộp đơn đã phản bác lại cáo buộc của Bên phản đối là đã chọn nhãn hiệu nhằm lừa dối người tiêu dùng và cho rằng: Hai nhãn hiệu không tương tự về phát âm và có các nghĩa khác nhau - “BLUE” chỉ màu sắc, còn “BULL” chỉ sức mạnh của thuốc; từ “DIAMOND” đã được sử dụng rộng rãi cho các sản phẩm thuốc trên thị trường. Còn màu xanh và hình dạng viện thuốc thì tương tự như các thuốc generic sildenafil citrate vẫn sử dụng. Ngoài ra họ đã được cơ quan Quản lý Dược phẩm cấp giấy phép cho sản phẩm “BLUE DIAMOND”. Hơn nữa, đây là loại thuốc chỉ bán theo đơn bác sĩ nên khả năng gây nhầm lẫn không thể xảy ra.

Bên phản đối đã bác lại lập luận là từ “DIAMOND” đã được sử dụng rộng rãi cho các dược phẩm, cũng không phải mô tả cho hình viên thuốc và tái khẳng định là từ “BLUE” và “BULL” có cách phát âm giống nhau. Bên phản đối cũng cho rằng giấy phép mà cơ quan Quản lý Dược phẩm cấp là không có ý nghĩa trong trường hợp tranh chấp này.

Tiếp tục, bên nộp đơn đáp lại là trong các sách hướng dẫn thuốc đều viết: viên sildenafil citrate có màu xanh và hình viên kim cương (diamond). Vì vậy “BLUE DIAMOND” không có tính phân biệt vì màu xanh (BLUE) đã trở nên thông dụng trên thị trường và tương ứng là chữ “BLUE” phải bị loại trừ khỏi bảo hộ. Vì vậy, không có lí do gì để cho rằng không thể có sự cùng tồn tại của hai nhãn hiệu.

Sau khi xem xét lập luận và chứng cứ của hai bên tham khảo các án lệ, Registrar kết luận như sau:

- Sự việc sẽ không có vấn đề gì khi các từ “BULL” và “DIAMOND” hoặc “BLUE” và “DIAMOND” đứng cách biệt nhau, tuy nhiên trong trường hợp này chúng lại kết hợp với nhau từng cặp. Trong đó, kết hợp “BLUE DIAMOND” đã được bảo hộ. Do có cùng chữ “DIAMOND” và cách phát âm giống nhau của “BLUE” và “BULL”, nên kết hợp “BULL DIAMOND” dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ khi phát âm.

- Liên quan đến vấn đề là liệu các từ “BLUE” và “DIAMOND” có biểu thị cho màu và hình dáng của viên thuốc và có khả năng bị loại trừ (Disclaim) khỏi bảo hộ hay không, thì do nhãn hiệu vẫn có hiệu lực nên chủ nhãn hiệu vẫn có quyền loại trừ những người khác xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Vì vậy, bên phản đối vẫn có độc quyền đối với kết hợp từ “BLUE DIAMOND” và có chăng thì chỉ không được bảo hộ riêng “BLUE” và “DIAMOND”.

- Tuy bên nộp đơn cho rằng thuốc liên quan chỉ bán theo đơn và bác sĩ chỉ được chỉ định tên generic là sildenafil citrate nên khả năng gây nhầm lẫn là khó xảy ra so với trường hợp thuốc được bán tự do nhưng trong thực tế các bác sĩ hay dược sĩ cũng có khả năng bị nhầm lẫn, ví dụ do truyền khẩu hay quảng cáo qua radio, mà nhầm thuốc này với thuốc kia khi kê đơn thuốc hoặc hướng dẫn cho bệnh nhân.

Trên cơ sở các lập luận trên, có thể nhận thấy không ai có thể ngăn được Bên nộp đơn sử dụng các từ khác với “DIAMOND” trong kết hợp với “BULL” hoặc sử dụng một từ khác với “BULL” trong kết hợp với “DIAMOND” nhưng họ lại sử dụng nhãn hiệu như đã đăng ký. Do đó, không thể kết luận là Bên nộp đơn đã thực hiện một hành vi thiện chí đối với Bên phản đối, nhất là khi Bên nộp đơn đã biết về sản phẩm của Bên phản đối trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Điều đó cho thấy đơn trên đã được nộp trên cơ sở không trung thực (bad faith).

Với các lí do đã nêu, nhãn hiệu xin đăng ký đã bị từ chối bảo hộ.

TVH (theo tài liệu nước ngoài)

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.