Trung Quốc: New Balance thắng kiện chống New Barlun

Công ty quần áo thể thao của Mỹ New Balance - là một trong 10 Công ty  đồ thể thao hàng đầu tại Trung Quốc (tính theo thị phần ) đã giành  thắng lợi  trong cuộc chiến pháp lý lớn chống lại một trong những Công ty sao chép tích cực và lâu đời nhất của Trung Quốc - New Barlun , dưới đây là các vụ việc đó :  

1.1   Xâm phạm nhãn hiệu

Quyết định của Tòa án quận Hoàng Phố Thượng Hải ban hành vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 đã  buộc các bị cáo Trung Quốc là New Barlun Co Ltd và Shanghai Shiyi Trade Co Ltd  bồi thường cho New Balance 25 triệu NDT (3,85 triệu USD / 2,83 triệu GBP £ ). Đây là một trong những khoản tiền bồi thường lớn nhất trong lịch sử các vụ kiện quyền SHTT của Trung Quốc được trao cho chủ sở hữu  trong lĩnh vực đồ thể thao .

Tòa án đã phán quyết rằng việc sản xuất và phân phối giày của New Barlun và Shiyi được gắn dấu hiệu ‘N’ đã cấu thành hành vi vi phạm quyền nhãn hiệu  của New Balance, vì dấu hiệu ‘N’ này cực kỳ giống với nhãn hiệu chính chủ,  cả về mặt hình thức và nội dung. Các sản phẩm vi phạm này đã tạo ra doanh số lớn cho các bị cáo và được xác định là đã thu lợi từ danh tiếng và sự nổi tiếng của nhãn  hiệu “N” của  New Balance ở Trung Quốc. Các bị cáo cũng bị phát hiện có hành vi không trung thực khi không chấm dứt hành vi vi phạm ngay cả sau khi Tòa án đã ban hành lệnh ngăn cấm tạm thời. Ngoài ra, Tòa án nhận định rằng nhà phân phối Shanghai Lusha phải chịu trách nhiệm liên đới  với số tiền là 100.000 NDT (15.000 USD  / 11.300 GBD £ ). Bản án chưa có hiệu lực nên các bị cáo có quyền kháng cáo.

1.2  Vi phạm quy định về Cạnh tranh không lành mạnh

Cũng phải nhắc lại rằng vào năm 2020 một phán quyết khác cũng do Tòa án quận Phố Đông, Thượng Hải đưa ra xác định rằng việc New Barlun sử dụng dấu hiệu ‘N’ trên các mặt của giày thể thao đã cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh, New Barlun bị kết tội sử dụng nhãn hiệu “N” gần giống với nhãn hiệu  của New Balance .

Ý kiến của các bên như sau :

-  New Balance lập luận rằng việc tiếp tục sử dụng logo của New Barlun, không chỉ giống nhau về hình dáng mà còn ở vị trí bên hông giày, là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và cuối cùng có ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của Công ty. New Balance cho rằng biểu tượng của riêng họ đã được biết đến nhiều trước khi New Barlun nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và  do việc sử dụng lặp đi lặp lại và nhất quán nhãn hiệu “N” trên vị trí hông giày  kể từ năm 2001 đã tạo thành quyền về Trade Dress .

-  New Barlun trả lời rằng họ đã đăng ký nhãn hiệu cho logo của mình, mà họ cho là khác biệt và do đó có quyền sử dụng.

Cuối cùng, tòa án đã đứng về phía New Balance, cụ thể tòa tuyên rằng :

Quyền  nhãn hiệu và quyền Trade Dress của New Balance là các loại quyền sở hữu trí tuệ riêng biệt với các phạm vi và thời hạn bảo hộ khác nhau.Do đó, bất kể New Barlun đã đăng ký nhãn hiệu “N” hay chưa (nhãn hiệu này đã được đăng ký ), việc sử dụng nhãn hiệu đó ở một định dạng cụ thể - là vị trí trên sản phẩm giày của mình - trùng  vị trí (chữ N – NV)  của New Balance đã làm phát sinh các cáo buộc của New Balance về hành vi vi phạm quyền  Trade Dress  theo luật pháp về Cạnh tranh không lành mạnh.

Tòa án sau đó đã yêu cầu bồi thường thiệt hại cho New Balance 10,8 triệu NDT (1,54 triệu USD / 1,24 triệu GBP £).

Phán quyết này (New Balance đã đệ đơn kiện vào năm 2016) đã kết thúc cuộc chiến kéo dài 16 năm của New Balance chống lại một nhãn hiệu mà việc sao chép đã đạt được thành công đáng kể do bắt chước nhãn hiệu  “N” cách điệu của New Balance. New Balance trong nhiều năm đã thất bại khi theo đuổi các thủ tục phản đối và thủ tục hủy bỏ hiệu lực chống lại việc đăng ký nhãn hiệu  “N” của New Barlun. Trái lại New Barlun đã thành công trong việc đăng ký nhãn hiệu tương tự  (nhãn hiệu “N” –NV) trước  cả New Balance, điều này nêu bật một trong những chiến thuật phổ biến được các  chủ thể vi phạm nhãn hiệu sử dụng: đăng ký và sử dụng nhãn hiệu gần giống với nhãn hiệu của các Công ty  nước ngoài với một sửa đổi nhỏ để tránh gặp phải bất kỳ sự từ chối nào trong quá trình đăng ký.

2.  Ý kiến của người trong cuộc

- Dan McKinnon, Cố vấn cấp cao về Sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu toàn cầu của New Balance :

Rất đáng khích lệ là Tòa án đã một lần nữa công nhận tính hợp pháp của các quyền SHTT của New Balance, điều này sẽ giúp đảm bảo rằng nhãn hiệu  của chúng tôi được an toàn và lợi ích của người tiêu dùng được bảo vệ.

- Carol Wang, Trưởng nhóm Tranh tụng Thượng Hải của  Lusheng - công ty luật Trung Quốc Lusheng trợ giúp pháp lý cho New Balance trong suốt vụ kiện dân sự chống lại New Barlun:

Đây không chỉ là một  thắng lợi cho New Balance mà còn cho một loạt các nhãn hiệu quốc tế đang hoạt động tại Trung Quốc, khi họ tiếp tục đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng về hàng giả đối với hoạt động kinh doanh của mình.

Phán quyết này càng thể hiện cam kết của Trung Quốc trong việc thiết lập một hệ thống sở hữu trí tuệ tinh vi và mạnh mẽ, phù hợp với các quốc gia hàng đầu khác và sẽ rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư quốc tế.

3.   Bình luận:

So với thực tiễn tại Việt Nam trường hợp cạnh tranh không lành mạnh nêu tại phần 1.2 có một số điểm đáng lưu ý như sau :

- Trong quy định pháp luật Việt Nam, hiện chưa có  đối tượng được bảo hộ định danh là  “Trade Dress” và trong dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật SHTT cũng không đề cập đến khái niệm này .Đối tượng có thể coi là tương đương trong pháp luật SHTT Việt Nam  được gọi là “chỉ dẫn thương mại” được nêu tại khoản 2 Điều 130 Luật SHTT, như sau :

2. Chỉ dẫn thương mại quy định tại khoản 1 Điều này là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hóa, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hóa. 

Tuy nhiên các định danh trong quy định này quá rộng nên cũng không rõ đối tượng nào sẽ tương ứng với trương hợp cạnh tranh không lành mạnh nêu tại phần 1.2 nêu trên.

- Trong trường cạnh tranh không lành mạnh như tại phần 1.2 thì rõ ràng bị đơn đã sao chép gần như toàn bộ hình dáng bên ngoài của giầy thể thể thao của nguyên đơn đến từng các chi tiết nhỏ, trong đó nổi bật nhất là chữ “N”. Tuy nhiên chữ “N” này của bị đơn lại được đăng ký nhãn hiệu, điều này chắc đã gây khó khăn rất lớn cho việc xét xử, xác định vi phạm  đặc biệt là khi nguyên đơn đã không thành công trong thủ tục  phản đối, hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu của bị đơn.Do vậy để đi đến bản án chắc chắn chứng cứ về hành vi xâm phạm của bị đơn phải hết sức rõ ràng và đầy đủ, thẩm phán phải có hiểu biết sâu về về SHTT mới nhận định được về hành vi xâm phạm trade dress mặc dù nguyên đơn được bảo hộ nhãn hiệu chữ “N”.

Nguồn .

1. New Balance wins landmark copycat trademark case in China; 
https://rouse.com/about/announcements/new-balance-wins-landmark-copycat-trade-mark-case-in-china

2. New Balance wins copyright case against Chinese firm over ‘N’ logo, wins, US$1.54 million,
https://www.scmp.com/business/companies/article/3081315/new-balance-wins-copyright-case-against-chinese-firm-over-n-logo

3.New Balance wins 1.5 million euros court case against Chinese copycat New Barlun New Barlun (Natalia Canoa . 22 April, 2020);
https://highxtar.com/new-balance-wins-1-5-million-euros-court-case-against-chinese-copycat-new-barlun/?lang=en

4. New Balance Lands $3.85 Million Win in Chinese Trademark Case Against Copycat New Barlun;
https://www.thefashionlaw.com/new-balance-lands-3-85-million-win-in-chinese-trademark-case-against-copycat-new-barlun/