SINGAPORE: Nhãn hiệu  “PARTY LIKE GATSBY” " bị từ chối vì không có khả năng phân biệt

Các khẩu hiệu (Slogan) là công cụ hữu ích để quảng cáo thương hiệu. Tuy nhiên, vì chúng   thường bao gồm các từ và cụm từ chung có tính chất ca ngợi, bởi vậy bị coi là không có khả năng phân biệt và không đáp ứng yêu cầu để đăng ký làm nhãn hiệu, trừ phi có bằng chứng là đã đạt được khả năng phân biệt trong quá trình sử dụng (“bằng chứng sử dụng”). Trường hợp dưới đây nhắc chúng ta về điều này.

Người nộp đơn - Arangur UG (haftungsbeschrankt) - đã đăng ký nhãn hiệu “PARTY LIKE GATSBY” (dịch sang tiếng Việt TIỆC NHƯ GATSBY) (Đơn số 40202006901U) cho một số dịch vụ giải trí và khách sạn thuộc Nhóm 41 và 43. Qua ba vòng phản đối, Thẩm định viên [nhãn hiệu] luôn giữ vững ý kiến và tuyên bố nhãn hiệu này thiếu tính phân biệt, cho rằng nó gợi nhớ đến cuốn tiểu thuyết “The Great Gatsby[1]”, câu chuyện về một người đàn ông được mời đến một bữa tiệc xa hoa do người có tên được đặt cho bữa tiệc là Jay Gatsby tổ chức vào những năm 1920. Người nộp đơn đã được mời nộp bằng chứng sử dụng, nhưng từ chối. Không thuyết phục được thẩm định viên chấp nhận đăng ký, người nộp đơn đã kiện ra tòa theo thể thức  đơn phương (ex-parte hearing[2]).

Thẩm phán sở hữu trí tuệ (“Thẩm phán IP”) đã xem xét liệu nhãn hiệu có tính phân biệt tự thân hay không trong trường hợp không có bằng chứng sử dụng. Người nộp đơn đã dựa trên một số trường hợp của EU, có tính thuyết phục ở Singapore nhưng không có tính ràng buộc, lập luận rằng:

1. Thẩm định viên đã không đúng khi hiểu “Party” như một danh từ (là bữa tiệc, truyền đạt ý tưởng là dịch vụ của người nộp đơn cung cấp, như Gatsby) thay vì một động từ (là cùng tham gia vào một khung cảnh xã hội thú vị);

2. Nhãn hiệu đã truyền tải những hình ảnh tương phản giữa niềm vui và sự thích thú của các bữa tiệc so với sự xa cách và cô đơn của chủ nhà Gatsby; và

3. Nhãn hiệu sẽ kích hoạt các câu hỏi trong tâm trí của công chúng có liên quan về ai, như thế nào và tại sao.

Thẩm phán IP đã bác bỏ các lập luận của người nộp đơn. Theo ông, dù cho rằng công chúng có liên quan có thể có ý tưởng chung về cuốn tiểu thuyết và liên kết Gatsby với các bữa tiệc, nhưng họ sẽ không biết đầy đủ đến mức để hiểu rõ giá trị của sự tương phản mà người nộp đơn đang ám chỉ. Ông cũng từ chối đề xuất của người nộp đơn loại bỏ [khỏi danh mục bảo hộ] các dịch vụ liên quan đến tổ chức và lập kế hoạch các bữa tiệc, vì những dịch vụ này thực sự tạo thành một gói dịch vụ hoàn chỉnh.

Do đó, thẩm phán IP vẫn giữ nguyên quyết định phản đối đăng ký nhãn hiệu nói trên trên cơ sở nhãn hiệu không có tính phân biệt.

Nguồn: Gladys Mirandah, SINGAPORE: Examiner Rejects “PARTY LIKE GATSBY” Mark for Lack of Distinctiveness, INTA Bulettin, November 2, 2022