LEGO thắng kiện về KDCN  tại Tòa án chung châu Âu

1. Xác định phương thức bảo hộ

1.1 Bảo hộ là nhãn hiệu

Năm 1996, LEGO đã tìm cách đăng ký nhãn hiệu ba chiều cho một viên gạch đồ chơi (play brick). Việc bảo hộ nhãn hiệu như vậy sẽ đặc biệt hấp dẫn, vì nhãn hiệu có thể được gia hạn với số lần không hạn chế nên chủ sở hữu có thể cấm các đối thủ cạnh tranh sử dụng các viên gạch chơi này lâu đến khi nào họ muốn.

Tuy nhiên nhãn hiệu này đã bị hủy bỏ vì nó chỉ bao gồm các yếu tố kỹ thuật mà cốt lõi  là hàng núm ghép trên mỗi viên gạch để ghép các viên gạch với nhau. Trong quyết định của mình Tòa án Công lý châu Âu (the European Court of Justice – ECJ) nhấn mạnh rằng các tính năng kỹ thuật không được độc quyền theo luật nhãn hiệu (ECJ, phán quyết ngày 14/09/2010).

1.2. Bảo hộ là Kiểu dáng công nghiệp (KDCN)

Một KDCN khi được bảo hộ sẽ tạo cho chủ sở hữu độc quyền trong 25 năm và được bảo hộ mà không cần thẩm định. Đây là một lợi thế và KDCN được bảo hộ nhanh chóng. Tuy nhiên, bên thứ ba cũng có thể nộp đơn yêu hủy bỏ kiểu dáng với lý do kiểu dáng không đáp ứng yêu cầu  bảo hộ. Đây sẽ là trường hợp nếu rơi vào Điều khoản 8(1) của Quy định về KDCN của Cộng đồng châu Âu (CDR), theo đó "các đặc điểm về ngoại hình được chỉ định bởi chức năng kỹ thuật của một sản phẩm" không đủ điều kiện để được bảo hộ là KDCN.

2.Giải quyết đề nghị hủy bỏ tại Cơ quan SHTT châu Âu (EUIPO)

Năm 2010, LEGO đã nộp đơn tại EUIPO đăng ký Kiểu dáng châu Âu số 1664368-0006 cho viên gạch đồ chơi có một hàng bốn núm ở giữa mặt trên và mặt khác có bề mặt nhẵn (hình dưới).

Vào ngày 8/12/2016, Delta Sport, một công ty sản xuất và bán đồ chơi cùng các sản phẩm khác của Đức, đã đệ đơn tới Cơ quan EUIPO đề nghị hủy bỏ KDCN nêu trên của LEGO. Đơn yêu cầu hủy bỏ lập luận rằng hình dáng bên ngoài của sản phẩm chỉ thể hiện  chức năng kỹ thuật của sản phẩm vàvdo đó, viên gạch chơi LEGO không thể được bảo hộ KDCN theo điều kiện loại trừ tại Điều 8.(1) CDR,  quy định như sau :

“Một KDCN sẽ không được bảo hộ nếu chỉ gồm các đặc điểm ngoại hình được chỉ định bởi chức năng kỹ thuật của sản phẩm”

EUIPO ban đầu  đã từ chối đề nghị này, nhưng sau đó  Ban Giải quyết khiếu nại  đã chấp nhận quan điểm của Delta Sport (năm 2019). Về cơ bản, Ban Giải quyết khiếu nại nhận thấy rằng tất cả các đặc điểm bên ngoài  của sản phẩm nằm trong KDCN  tranh chấp đều được xác định duy nhất  bởi chức năng kỹ thuật của sản phẩm, cụ thể là cho phép lắp ráp và tháo rời với các viên gạch chơi khác nhau của một bộ sản phẩm

3. Xét xử tại Tòa án chung châu Âu

Tuy nhiên, khi xem xét đơn khởi kiện, Tòa án chung châu Âu  đã hủy bỏ quyết định này với hai  lý do sau :

(i) Ban Giải quyết  của EUIPO đã không xem xét một ngoại lệ cụ thể có lợi cho Lego, theo đó

Art. 8 (2) CDR loại trừ bảo hộ các điểm đặc trưng bên ngoài mà "nhất thiết phải được sao chép theo hình thức và kích thước chính xác của chúng để sản phẩm mà kiểu dáng  được hợp thành [...] có thể được kết hợp một cách cơ học [...] với sản phẩm khác để cả hai sản phẩm có thể hoàn thành chức năng của chúng

Art 8.3 Bất kể khoản 2, một KDCN của Cộng đồng theo các điều kiện nêu tại Điều 5 và 6 vẫn có thể được bảo hộ nếu phục vụ mục đích cho phép lắp ráp hoặc kết nối nhiều sản phẩm có thể thay thế lẫn nhau trong một hệ thống mô-đun.

(ii) Lỗi thứ hai liên quan đến việc bỏ qua đặc điểm bề ngoài của bề mặt nhẵn bên cạnh hàng núm ghép. Theo nhận định của Tòa án chung, mặc dù bản thân các núm ghép hoàn thành chức năng kỹ thuật bằng cách cho phép kết nối giữa các viên gạch chơi, nhưng trong phạm vi thiết kế còn có bề mặt nhẵn. Do đó, quyết định thiết kế bề mặt nhẵn  tại KDCN được bảo hộ là quyết  định sáng tạo của nhà thiết kế. EUIPO đã không tính đến điều này bằng cách hoàn toàn không xem xét bề mặt nhẵn.

4. Nhận xét

Quyết định của Tòa án chung châu Âu đặc biệt thú vị so với quyết định trước đó của Tòa án Công lý châu Âu về nhãn hiệu  LEGO. Trong trường hợp đó, hình dạng của viên gạch của nhãn hiệu  LEGO đã bị từ chối bảo hộ như là một nhãn hiệu.  Tòa án chung, mặt khác,  lại mở ra con đường cho LEGO có được sự bảo hộ của viên gạch đồ chơi nổi tiếng theo luật KDCN, do đó củng cố vị thế của LEGO trên thị trường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Tòa án chung chỉ chỉ trích các sai sót pháp lý của EUIPO và bản thân không đưa ra phán quyết về giá trị của vụ việc. Hơn nữa, quyết định này  vẫn chưa phải là cuối cùng. Vẫn còn phải xem ECJ sẽ đưa ra phán quyết như thế nào về vấn đề này, nếu Tòa án Công lý châu Âu  phải đưa ra phán quyết về vụ việc này.

Nguồn : https://www.maiwald.eu/en/maiwald-blog/victory-for-lego-hope-for-designs-with-technical-function/; 
(++)