Hai CLB Milan và tranh chấp về nhãn hiệu

1. Châu Âu : Biểu tượng câu lạc bộ AC Milan không được đăng ký làm nhãn hiệu cho văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng

1.1 Nộp đơn đăng ký

Tháng 2/2017, AC Milan đã nộp đơn đăng ký tại Cơ quan nhãn hiệu châu Âu (EUIPO) nhãn hiệu “AC MILAN & hình” cho văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng.

Công ty InterES có trụ sở tại Nuremberg đã đệ đơn phản đối với lý do nhãn hiệu tiếng Đức MILAN, đã được Công ty này nộp vào năm 1984 và được đăng ký vào năm 1988, và cũng liên quan đến hàng hóa giống hệt hoặc tương tự với những hàng hóa được đề cập bởi đơn  của AC Milan.

Ngày 14/2/2020, EUIPO đã ra quyết định chấp nhận ý kiến phản đối.

1.2 Khởi kiện

Đơn khởi kiện của AC Milan chống lại quyết định này đã bị Tòa án chung của châu Âu  (‘Tòa”) bác bỏ (phán quyết ngày 10/1/2021 - T-353/20); Tòa cho rằng nhãn hiệu gồm biểu tượng câu lạc bộ AC Milan không đủ điều kiện để đăng ký như một nhãn hiệu thương mại cho văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng ở EU do đã có  nhãn hiệu thương mại trước đó- "MILAN". Quan điểm của Tòa như sau:

- InterES đã cung cấp nhiều bằng chứng khác nhau, bao gồm hóa đơn và tài liệu quảng cáo được viết bằng tiếng Đức, chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng ở Đức, và quan trọng là nhãn hiệu trước đó đã được chính Công ty sử dụng tại Đức;

- Về xác định khả năng nhầm lẫn giữa các dấu hiệu đang tranh chấp, Tòa đã đưa ra kết luận dưới đây, đã gây tranh cãi, đó là:

+ Tòa lập luận rằng mặc dù công chúng không bỏ qua biểu tượng câu lạc bộ trong nhãn hiệu theo đơn đăng ký vì kích cỡ và vị trí của nó nhưng họ cũng sẽ không tập trung vào biểu tượng đó. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào các yếu tố chữ "AC" và "MILAN", có phông cách điệu và được viết hoa, và do đó thể hiện nổi bật hơn nhiều so với hình biểu trưng cuả câu lạc bộ. Như vậy chữ "AC MILAN" mới là yếu tố chủ đạo của nhãn hiệu được đăng ký.

Trên cơ sở đó, Tòa kết luận rằng nhãn hiệu này giống về mặt trực quan với mức độ trung bình, và rất giống về mặt ngữ âm khi so sánh với nhãn hiệu  tiếng Đức "MILAN" có trước. Tòa cũng không cho rằng việc bổ sung từ 'AC' sẽ đủ để tránh khả năng nhầm lẫn đối với một bộ phận người tiêu dùng bình thường trong lĩnh vực văn phòng phẩm.

+ Danh tiếng của Câu lạc bộ bóng đá AC Milan không được tính đến khi xác định khả năng phân biệt.

Tòa án đã bác bỏ ý kiến ​​phản đối của AC Milan rằng Tòa đã không tính đến tính sự nổi tiếng  của nhãn hiệu AC MILAN và câu lạc bộ bóng đá AC Milan. Về điểm này, Tòa viện dẫn một quyết định của Tòa án Công lý châu Âu - CJEU (phán quyết ngày 3/9/2009 - C-498/07 P,  số 84 - Aceites del Sur-Coosur v Koipe); nhắc lại rằng chỉ có danh tiếng của nhãn hiệu có trước (nhãn hiệu đối chứng) được  tính đến chứ không áp dụng cho nhãn hiệu đang nộp đơn sau.

1.3 Quan điểm khác biệt về sự nổi tiếng của nhãn hiệu trong các vụ tranh chấp

Ngay từ năm 1957, Tòa án Công lý Liên bang Đức (BGH) đã phải đối mặt với câu hỏi này và thừa nhận "tác động qua lại" của tính phân biệt đối với nhãn hiệu (Tòa án Tư pháp Liên bang Đức, bản án ngày 10/5/1957 - I ZR 33/56 - Wipp ). Thông qua "cách tiếp cận theo kinh nghiệm" này, Tòa án Tư pháp Liên bang Đức nhận thấy rằng danh tiếng và do đó, tính phân biệt tăng lên của nhãn hiệu có sau  không làm giảm khả năng gây nhầm lẫn, mà vẫn có tác dụng gây ra sự tương tự giữa các nhãn hiệu, vì sự nổi tiêng tác dụng theo cả hai chiều, do đó nhãn hiệu có trước chỉ đơn giản có thể bị nhầm với nhãn hiệu đăng ký sau.

Ngược lại, vào năm 2018, Tòa án chung có quan điểm khác trong quyết định về nhãn hiệu "Messi", khi nhận thấy rằng một phần lớn công chúng có liên quan sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa nhãn hiệu "Messi" và "Massi" vì sự nổi tiếng của cầu thủ này,  có nghĩa là người tiêu dùng bình thường sẽ không nhầm ký hiệu "Massi" với tên của cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới. Tòa án chung cho rằng sự khác biệt mạnh mẽ này đủ để chống lại sự tương đồng về hình ảnh và ngữ âm giữa hai dấu hiệu (Bản án của Tòa án chung ngày 26/4/2018 - T-554/14 – Messi) và ngăn chặn được khả năng gây nhầm lẫn. Tuy nhiên CJEU đã  xác nhận rằng những trường hợp xác lập danh tiếng như vậy sẽ chỉ là cá biệt và không được cho là phổ biến để thiết lập tính phân biệt của nhãn hiệu

Không rõ tại sao cách tiếp cận nêu trên không được áp dụng cho trường hợp tranh chấp vừa nêu. Bởi vì AC Milan và biểu tượng câu lạc bộ của họ cũng có thể coi là có sự công nhận đặc biệt rộng rãi  bởi người hâm mộ bóng đá  châu Âu, điều này có lẽ đủ để giảm thiểu bất kỳ nguy cơ nhầm lẫn nào với từ  "MILAN". Không có lý do rõ ràng tại sao tòa án không cân nhắc như trong trường hợp của nhãn hiệu Messi. Kết quả là quyết định ít nhất là không hoàn toàn thuyết phục.

2. Hoa Kỳ: Inter Milan thắng  Inter Miami trong việc tranh chấp  nhãn hiệu  “Inter”

2.1 Giải quyết phản đối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu của Inter Milan

Tranh chấp về việc sử dụng từ “Inter” đang diễn ra giữa Giải bóng  đá nhà nghề Mỹ - Major League Soccer (MLS)  và Inter Milan hiện đang được xem xét  theo một đơn của MLS ngày 2/3/2020 được đệ trình lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO).

Với quyết định ngày 9/12/2020, Hội đồng Xét xử và Khiếu nại nhãn hiệu (TTAB) đã trao chiến thắng đầu tiên cho Câu lạc bộ bóng đá Internazionale Milano (Inter Milan) - cường quốc bóng đá Ý, trong vụ tranh chấp nhãn hiệu kéo dài chống lại MLS và cụ thể là Club Internacional de Fútbol Miami (Inter Miami) - câu lạc bộ thuộc MLS thành lập năm 2018 do David Beckham sở hữu. Trước đó 4 năm,  năm 2014 Inter Milan đã nộp đơn đăng ký đăng ký nhãn hiệu “Inter” để tăng cường quyền tiếp thị và quyền nhãn hiệu của mình tại Hoa Kỳ. Vào đầu năm 2019, MLS, thay mặt cho Inter Miami (thành lập năm 2018) đã nộp đơn phản đối với TTAB, cho rằng  việc sử dụng nhãn hiệu “Inter” của Inter Milan là:

(i) Gây nhầm lẫn, liên quan đến các câu lạc bộ bóng đá Hoa Kỳ khác có cùng tên; và

(ii) “Inter” mang tính mô tả và do đó, không thể được đăng ký nhãn hiệu theo Luật nhãn hiệu (Lanham Act).

Phán quyết của TTAB chỉ bác bỏ yêu cầu đầu tiên của MLS chống lại Inter Milan với  quan điểm của MLS cho rằng việc sử dụng nhãn hiệu “Inter” của Inter Milan là gây nhầm lẫn theo Mục 2 (d) của Luật nhãn hiệu vì nó liên quan đến các câu lạc bộ bóng đá khác của Hoa Kỳ (không phải là Inter Maiami vì được thành lập sau khi Inter Milan nộp đơn), chẳng hạn như Hiệp hội bóng đá INTER (Inter Soccer Association),  Câu lạc bộ bóng đá INTER (Inter Soccer Club) và Inter Atlanta F.C. Trong thông báo của TTAB bác bỏ yêu cầu này, Thẩm phán Wellington lưu ý rằng sự phản đối của MLS thay mặt cho các bên thứ ba là quá yếu vì bản thân MLS không có "lợi ích hợp pháp" trong việc bảo vệ các nhãn hiệu bị cáo buộc của bên thứ ba khỏi khả năng nhầm lẫn. Đi xa hơn, thẩm phán Wellington lưu ý MLS rằng "khả năng nhầm lẫn là không đủ về mặt pháp lý vì nó không có đủ mức độ ưu tiên bị cáo buộc". Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Inter Miami đã đăng ký nhãn hiệu cho nhiều dạng khác nhau của tên “Inter Miami”, nhưng họ đã không cố gắng đăng ký nhãn hiệu cho chính “Inter”.

Lập luận thứ hai của MLS chống lại nhãn hiệu “Inter”, cụ thể là thuật ngữ “Inter” mang tính mô tả, theo Mục 2 (e) của Luật nhãn hiệu và do đó, là một thuật ngữ chung để mô tả một câu lạc bộ bóng đá quốc tế ở Mỹ, vẫn chưa được phân xử. Theo lịch của TTAB, ít nhất là cho đến tháng 1 năm 2022 mới diễn ra xét xử. Không có thông tin nào về cách TTAB sẽ ra phán quyết về điểm này, mặc dù USPTO đã từ chối các nhãn hiệu trước đây liên quan đến các cụm từ mô tả không thể nhận dạng đầy đủ với một công ty hoặc thương hiệu. Lập luận liên quan đến tuyên bố này sẽ xoay quanh việc liệu “Inter” có phải là một thuật ngữ [mang tính] mô tả ở Mỹ hay là từ viết tắt của/hoặc đồng nghĩa với Inter Milan. Điều quan trọng cần lưu ý là Inter Milan sẽ đổi tên chính thức “Câu lạc bộ bóng đá Internazionale Milano” thành “Inter Milano” (từ tiếng Ý có nghĩa là Milan), trước khi có vụ phân xử này.

2.2  Đàm phán

Theo các chuyên gia : một khi Inter Milan giành chiến thắng sau trận chiến pháp lý với Inter Miami ở vòng đầu tiên , Inter Miami có thể phải đối mặt với một cuộc đổi tên.

Tuy nhiên, ngày 2/3/2021 MLS đã nộp đơn đến USPTO, trong đó nói rõ các bên đang tích cực tham gia đàm phán để giải quyết vấn đề. Bởi vậy, MLS yêu cầu thủ tục phản đối đơn được tạm dừng trong 60 ngày để cho phép các bên tiếp tục nỗ lực giải quyết".

Viết trên Tạp chí Kinh doanh Hàng ngày của Law.com, luật sư David Winker cho biết  các tranh chấp về nhãn hiệu thường giải quyết qua đàm phán vì chi phí kiện tụng nhãn hiệu rất lớn và phí đặt cọc cao. Bởi vậy, trong trường hợp này, không có gì ngạc nhiên khi một nỗ lực dàn xếp đang được thực hiện. Việc Inter Miami phải đổi thương hiệu sau khi  vừa triển khai sẽ rất tốn kém và đáng xấu hổ. Một sự dàn xếp cũng sẽ cho phép các bên tiếp tục thực hiện các đơn đăng ký nhãn hiệu của họ và thiết lập các điều kiện cho các bên sử dụng nhãn hiệu tương ứng ".

Nguồn:

(i) https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2022/01/trade-mark-dispute-over-ac-milans-club-rest?fbclid=IwAR0uNEuSU5xGzg8CpWGeLLd98sgrIBzJDtqecDssG9lcpCJeYvG7Fb91MdI; 
(ii) https://www.afslaw.com/perspectives/alerts/inter-milan-wins-first-battle-against-inter-miami-over-inter-trademark; 
(và một số khác)