EU: Nộp đơn nhãn hiệu lặp lại có thể bị coi là dụng ý xấu

Tòa án Chung châu Âu (General Court) đã chấp nhận quyết định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại của Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO) rằng Đăng ký nhãn hiệu MONOPOLY ở EU phải bị hủy bỏ đối với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ vì Đăng ký đó là kết quả của việc nộp đơn lặp lại từ các Đăng ký  nhãn hiệu MONOPOLY của người nộp đơn đã được bảo hộ từ trước, việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu MONOPOLY đã được thực hiện để tránh nhu cầu chứng minh việc sử dụng  nhãn hiệu và do đó được coi là thực hiện với  dụng ý xấu.

1. Cơ sở pháp luật

Theo Luật nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu, nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị tuyên hủy bỏ nếu người nộp đơn có dụng ý xấu (‘bad faith”) khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Vì khái niệm “dụng ý xấu” không được định nghĩa trong các văn bản pháp luật nên đã có hướng dẫn xác định thế nào là “dụng ý xấu” thể hiện trong các án lệ của Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (CJEU), Tòa án Chung và EUIPO. Cụ thể, qua một số vụ sau:

Trong vụ Lindt (2009), CJEU đã xác nhận rằng dụng ý xấu là một khái niệm rộng và phải là chủ đề của một đánh giá tổng thể, có tính đến tất cả các yếu tố liên quan, trong từng trường hợp cụ thể.Trong vụ  Koton (2019), CJEU làm rõ thêm rằng dụng ý xấu có thể xuất hiện khi đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp không phải với mục đích tham gia cạnh tranh một cách công bằng mà với ý định phá hoại lợi ích của bên thứ ba, theo cách không phù hợp với thực tiễn trung thực, hoặc với ý định đạt được sự độc quyền, thậm chí không nhằm vào một bên thứ ba cụ thể nào mà nhắm đến các mục đích không thuộc chức năng của một nhãn hiệu, đặc biệt là chức năng cơ bản là chỉ ra xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ.

Trong những năm qua các án lệ đã xác định một số trường hợp cụ thể có thể dẫn đến việc xác định dụng ý xấu, bao gồm: chủ sở hữu không có ý định sử dụng tại thời điểm nộp đơn, thực tế là không có logic thương mại làm nền tảng cho đơn đăng ký hoặc thực tế là việc nộp đơn được thực hiện với mục đích duy nhất là ngăn chặn bên thứ ba tiếp cận thị trường .

2. Vụ việc

2.1 Quyết định của Cơ quan EUIPO

(i) Năm 1998, công ty đồ chơi và trò chơi Hoa Kỳ Hasbro (nơi đã tạo ra trò chơi board game nổi tiếng Monopoly), đã được EUIPO cấp Đăng ký nhãn hiệu “Monopoly” cho hàng hóa ở các nhóm 09, 25 và 28. Năm 2009, một Đăng ký nhãn hiệu bổ sung đã được cấp cho dịch vụ trong nhóm 41.Tiếp theo là một Đăng ký khác cho hàng hóa thuộc nhóm 16 vào năm 2010. Năm 2011, Hasbro đã có được một Đăng ký mới cho cùng một dấu hiệu“Monopoly” cho hàng hóa và dịch vụ thuộc các nhóm 09, 16, 28 và 41, hầu hết đã được đề cập bởi các đăng ký nhãn hiệu trước đó.

(ii) Năm 2015, công ty Kreativni Događaji của Croatia (người nộp đơn) đã nộp đơn tới EUIPO đề  nghị chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu đã được Hasbro đăng ký vào năm 2011. Theo họ, Hasbro đã có dụng ý xấu khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trên, với lý do: đơn đăng ký đó là việc nộp đơn lặp lại các nhãn hiệu trước đó và nhằm mục đích tránh né nghĩa vụ chứng minh việc sử dụng thực sự các nhãn hiệu đó.

(iii) Năm 2017, Bộ phận Hủy bỏ [nhãn hiệu] của EUIPO đã bác đơn trên, cho rằng việc đăng ký các nhãn hiệu tương tự trong nhiều năm không phải là dấu hiệu cho thấy chủ sở hữu nhãn hiệu có ý định né tránh nhu cầu chứng minh việc sử dụng và hơn nữa, người nộp đơn đã không chứng minh được cáo buộc của mình về dụng ý xấu của Hasbro tại thời điểm nộp đơn.

(iv) Do có khiếu nại của ngươi nộp đơn vào năm 2019, Hội đồng Giải quyết khiếu nại (“Hội đồng”) của EUIPO đã hủy bỏ quyết định của Bộ phận Hủy bỏ vì:

- Hội đồng đã xác nhận rằng không thể chấp nhận việc chủ sở hữu nhãn hiệu có thể phá vỡ yêu cầu chứng minh sử dụng nhãn hiệu được ngụy trang bằng cách nộp đơn lại nhãn hiệu để bổ sung hàng hóa và dịch vụ;

- Để xác định liệu có đủ điều kiện để kết luận rằng có dụng ý xấu hay không Hội đồng đã xem xét ý định của người nộp đơn vào thời điểm đơn được nộp và Hội đồng lưu ý rằng nhãn hiệu đang tranh chấp đã được sử dụng làm cơ sở cho các thủ tục phản đối khác nhau, trong đó không cần thiết phải cung cấp bằng chứng về việc sử dụng;

- Hội đồng cũng lưu ý rằng tất cả các nhãn hiệu trước đó đã được gia hạn gần đây mặc dù thực tế là đã có nhãn hiệu mới được đăng ký và luật sư toàn cầu của Hasbro về bản quyền và nhãn hiệu còn lập luận rằng “…có lợi khi có thể dựa vào đăng ký mà không cần chứng minh việc sử dụng…” và rằng việc nộp đơn lặp lại do đó rất hữu ích "…để giảm bớt gánh nặng hành chính…";

- Hội đồng kết luận rằng chiến lược nộp đơn lặp lại nhằm tránh né nghĩa vụ chứng minh việc sử dụng thực tế nhãn hiệu không phải là một hoạt động kinh doanh hợp pháp và không tuân theo logic thương mại, hơn nữa còn không phù hợp với các mục tiêu mà nhãn hiệu châu Âu theo đuổi và có thể được xem như một sự "lạm dụng luật pháp".

Do Hội đồng đã hủy bỏ Đăng ký nhãn hiệu “MONOPOLY” đối với tất cả các hàng hóa và dịch vụ (các nhóm 9, 16, 28 và 41) đã có tại các Đăng ký nhãn hiệu  “MONOPOLY” trước đó nên Hasbro đã khởi kiện lên Hội đồng phúc thẩm thuộc Tòa án Chung.

2.2 Quyết định của Tòa án Chung

Trong đơn kháng cáo lên Tòa án Chung, Hasbro lập luận rằng thật là "viển vông" khi cho rằng nhãn hiệu “Monopoly” không được sử dụng và việc yêu cầu chứng minh việc sử dụng sẽ gây tốn phí đáng kể và dẫn đến một loạt các vụ việc tương tự tập trung vào các nhãn hiệu được đăng ký lại.

Tuy nhiên tại quyết định ngày 21/4/2021, Tòa án Chung (hồ sơ số  T633/19) đã ủng hộ quyết định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại và bác bỏ đơn của Hasbro. Tòa án Chung nêu rõ rằng:

- Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu đối với việc sử dụng nhãn hiệu của mình là nguyên tắc cơ bản của Luật nhãn hiệu Châu Âu và là lý do biện minh cho độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, thời hạn gia hạn sử dụng 5 năm sau khi cấp Đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Quy chế nhãn hiệu của châu Âu cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu có thời gian tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu. Ở mức độ đó, các hành vi nhằm trốn tránh nghĩa vụ chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu sẽ thuộc khái niệm “dụng ý xấu”;

- Bản thân Hasbro đã thừa nhận tại phiên điều trần trước Hội đồng Giải quyết khiếu nại rằng họ đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (lặp lại) để tránh phải chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trong từng trường hợp riêng lẻ, hơn nữa, theo Hasbro, đây là một hoạt động phổ biến và được chấp nhận trong đời sống kinh tế. Việc Hasbro đã đưa ra các lập luận khác để ủng hộ chiến lược nộp đơn của mình là không đủ để để loại bỏ nhận định về việc nộp đơn với dụng ý xấu. Hành vi của Hasbro nhằm phá vỡ các quy tắc về bằng chứng sử dụng cho thấy ý định bóp méo và làm mất cân bằng hệ thống bảo hộ nhãn hiệu do cơ quan lập pháp EU thiết lập;

- Tuy nhiên, Tòa án Chung nhấn mạnh rằng luật nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu về nguyên tắc không cấm nộp đơn các đơn lặp lại và cũng không cho rằng mọi đơn đăng ký lặp lại đã thể hiện dụng ý xấu từ phía chủ sở hữu nhãn hiệu. Đúng hơn, vấn đề này luôn luôn phụ thuộc vào bối cảnh từng trường hợp cụ thể.

3. Nhận xét

- Tuy Tòa án Chung nhấn mạnh rằng điều đó phụ thuộc vào bối cảnh từng trường hợp cụ thể và chắc chắn Hasbro đã góp phần vào việc hủy bỏ nhãn hiệu MONOPOLY của mình bằng cách lập luận của riêng mình (…họ đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu để tránh phải chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trong từng trường hợp riêng lẻ) , tức là đã "tự bắn vào chân mình” như lời một chuyên gia, nhưng Quyết định của Tòa án Chung ít nhất cũng có tầm quan trọng lớn đối với chiến lược sử dụng các nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu.

- Đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, điều quan trọng cần lưu ý là thời gian 5 năm được áp dụng sau khi đăng ký nhãn hiệu. Sau khi hết thời hạn gia hạn này, nhãn hiệu có thể bị tuyên vô hiệu theo yêu cầu của bên thứ ba hoặc theo yêu cầu phản tố trong thủ tục vi phạm nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không thể chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu đó. Nếu chủ sở hữu chỉ có thể chứng minh việc sử dụng đối với một phần hàng hóa và dịch vụ được đăng ký, thì nhãn hiệu đó có thể bị vô hiệu một phần đối với những hàng hóa và dịch vụ không được cung cấp bằng chứng sử dụng.

- Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải hết sức thận trọng trong việc nộp đơn xin nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu có trước của chính mình cho cùng một hàng hóa và dịch vụ đã được đăng ký trước đó, cần lưu ý rằng tại một phán quyết trước đó vụ PELICAN của Tòa án Chung (Phán quyết ngày 13/12/2012 trong Vụ án T136/11 cho thấy:  người nộp đơn đã có thể tránh bị cáo buộc về “dụng ý xấu” đối việc nộp đơn lặp lại bằng cách thực hiện các thay đổi nhỏ đối với nhãn hiệu (trong vụ việc  này là thay đổi yếu tố  hình), với lý do cần phải hiện đại hóa nhãn hiệu./.

Nguồn: (i) https://www.dlapiper.com/es/spain/insights/publications/2021/05/repeat-trademark-filings-general-court-confirms-bad-faith-filing-in-monopoly-case/; 
(ii) và một số nguồn khác.