Nhãn hiệu dược phẩm vừa có các chức năng của nhãn hiệu nói chung nhưng cũng có những đặc điểm riêng so với nhãn hiệu trong một số lĩnh vực khác, cụ thể như sau:

- Nhãn hiệu dược phẩm liên quan mật thiết đến sức khoẻ của con người nên cần có tính phân biệt đủ để đáp ứng việc cho đơn thuốc chính xác của bác sĩ, sự nhận biết dễ dàng của người sử dụng và quá trình theo dõi, quản lý chặt chẽ của nhà sản xuất và cơ quan quản lý liên quan.

- Nhãn hiệu thuốc là tên được đặt và bảo hộ riêng của từng nhà sản xuất dựa trên những thuốc gốc cụ thể. Các thuốc gốc đều có tên generic (tên chung không độc quyền), vì vậy nhãn hiệu thuốc không được lấy trùng với tên generic mà chỉ có thể chứa đựng một hoặc một số thành phần của tên generic để có sự liên hệ gián tiếp.

- Nhãn hiệu thuốc thường được đặt dạng gợi ý (suggestive) nên thường dùng các tiền tố hay hậu tố mô tả đến các bộ phận, các bệnh, các khoa, các lĩnh vực liên quan đến công dụng của thuốc hay các chất chủ yếu tạo nên thuốc.

Bởi vậy, các tiếp đầu hay đuôi dạng này không mạnh, mang tính mô tả và là đối tượng có thể sử dụng chung. Ví dụ các tiền tố (prefix) thường dung:

Các hậu tố (Suffixes) thường dùng:

- Nhãn hiệu thuốc có thể được cấu tạo từ chuỗi các nhãn hiệu có gốc chung thể hiện sản phẩm của cùng một nhà sản xuất dược phẩm. Ví dụ, các nhãn hiệu thuốc: Sandomicin, Sandoproncho, Sandovir...  đều là nhãn hiệu thuốc của dược phẩn Sandoz ( Thuỵ Sĩ).

Nguyên tắc xem xét đáng giá tính tương tự

Đánh giá tính tương tự của các nhãn hiệu dược phẩm cũng được tiến hành theo nguyên tắc xem xét tổng thể và từng thành phần của nhãn hiệu liên quan, theo các nội dung sau:

-          Kết cấu từ

-          Phát âm

-          Ý nghĩa ( nếu có)

-          Cách trình bày tính độc đáo của nhãn hiệu

Tuy nhiên cần phân tích theo các nội dung sau:

-          Nhãn hiệu có phải là tên generic hay không ?

-          Nhãn hiệu có lấy từng phần của tên generic không ?

-          Nhãn hiệu có chứa các tiền tố và/hoặc hậu tố chung hay không, nếu có thì sức nặng so sánh phụ thuộc vào các phần còn lại.

Các trường hợp cụ thể tại  Việt Nam

- Công ty Dược phẩm Sanofi - chủ nhãn hiệu được bảo hộ “BRONCHOLIN” nộp đơn phản đối Công ty Dược phẩm Sài Gòn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “BRONCHOMIX” cho các sản phẩm tương tự nhóm 5 là thuốc trị bệnh phổi và phế quản.

Cục Sở hữu Trí tuệ ra quyết định từ chối nhãn hiệu này do phần tiếp đầu ngữ của hai nhãn hiệu hoàn toàn trùng nhau nên dễ gây nhầm lẫn. Tuy vậy, sau khi Công ty dược phẩm Sài Gòn khiếu nại là tuy tiền tố của hai nhãn hiệu là “BRONCHO” trùng nhau nhưng đây là tiền tố chỉ bộ phận cơ thể là phế quản nên không là yếu tố độc quyền, hai nhãn hiệu khác nhau ở hậu tố “LIN” và “MIC” nên về tổng thể chúng có khả năng phân biệt với nhau. Cục Sở hữu Trí tuệ đã chấp nhận lập luận nêu trên và huỷ bỏ quyết định từ chối cấp GCN ĐKNH cho Công ty Dược phẩm Sài Gòn.

 - Công ty Dược phẩm 2 – Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và bán ra thị trường thuốc “VIVASTIN” chữa bệnh cao cholesteron trong máu. Công ty này đã nộp đơn phản đối Công ty Dược phẩm Sandoz (Thuỵ Sĩ) đăng ký vào Việt Nam qua hệ thống Madrid nhãn hiệu “SAVASTIN” cho thuốc có công dụng tương tự. Trong thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu của Sandoz, Cục Sở hữu Trí tuệ cũng đồng ý với khiếu nại của Công ty Dược phẩm 2 khi cho rằng hai nhãn hiệu có sự tương tự nhất định về cấu tạo từ, nhất là trùng toàn bộ phần đuôi “VASTIN”. Trong công văn trả lời thông báo trên của Cục sở hữu Trí tuệ, Công ty Sandoz lập luận là cả hai nhãn hiệu đều lấy phần đuôi của thuốc gốc generic có tác dụng làm giảm cholesteron trong máu. Do đó, với sự khác biệt tiền tố là “SA” và “VI” hai nhãn hiệu trên có thể phân biệt được và có thể cùng tồn tại trên thị trường. Cục Sở hữu trí tuệ đã chấp nhận lập luận này và ra quyết định chấp nhận đăng ký cho nhãn hiệu của Công ty Sandoz.

        Trường hợp cụ thể tại Canada:  

Đơn đăng ký nhãn hiệu “ELIMINEX” của Công ty Merial, Co. cho sản phẩm nhóm 05 “chất chống vật hại cho thú y” được nộp ngày 14/2/2000 tại Cục Sở hữu trí tuệ Canada.

Ngày  02/1/2001 Công ty NOVATIS nộp đơn phản đối vì nhãn hiệu trên tương tự với nhãn hiệu “ELIMINATOR” đã đăng ký số 704.405 cho cùng sản phẩm nhóm 05 “chất chống vật hại cho động vật”.

Tháng 05/2004 Hội đồng giải quyết khiếu nại đã xem xét và chấp nhận phản đối đơn trên và từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký NH cho Công ty  Merial.co với các lập luận như lập luận như sau:

+ Cả hai nhãn hiệu đều mang tính gợi ý (suggestive).

+ Cả hai đều dùng cho sản phẩm nhóm 05 “thuốc làm giảm vật hại trên động vật”

Vì vậy, do phần trùng nhau của hai nhãn hiệu là khá lớn nên khả năng tương tự là khá cao.

Mặc dù Merial Co. đưa chứng cứ chứng minh thành phần “ELIM” là preffix dùng thông dụng chỉ sự giảm thiểu nhưng không được hội đồng chấp thuận.

Không phục quyết định của Hội đồng giải quyết khiếu nại, Công ty khởi kiện lên Toà án liên bang.

Toà án liên bang xét xử vụ kiện tháng 01/2006 như sau:

Toà liên bang cho rằng hội đồng đã có sai sót khi cho rằng hai nhãn hiệu là tương tự nhau:

Cho rằng hội đồng đã áp dụng không đúng nguyên tắc vừa xem xét tổng thể nhãn hiệu nhưng cũng phải xem xét từng phần riêng biệt.

Hội đồng giải quyết KN không đưa vào đánh giá luận điểm của Merial là tiếp đầu ngữ “ELIMIN” đã thành thông dụng chỉ sự làm giảm thiểu một cái gì đấy mà chỉ chăm chăm vào đánh giá máy móc theo tổng thể hai nhãn hiệu là không đúng.

Toà cho rằng phần tiếp đầu ngữ (preffix) không phải là quá quan trọng để tạo nên sự nhầm lẫn, vì vậy cần phân tích đuôi từ (suffix).

Đuôi  “EX” là khác biệt với “ATOR” vả lại “ELIMIN” kết hợp với “EX” tạo thành từ mới không nghĩa.

Còn kết hợp với “ATOR” vẫn là một từ chung có nghĩa trong từ điển (chất làm giảm thiểu).

Do đó xét về tổng thể hai nhãn hiệu này không thể coi là tương tự nhau và có khả năng phân biệt được.

Ví dụ này lưu ý cho các nhà thực hành luật không nên chỉ coi trọng preffix mà nhiều lúc suffix quan trọng hơn.

TVH

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.