Đánh giá sự tương tự của danh mục hàng hoá và dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu - Các trường hợp nghiên cứu

Trường hợp thứ nhất (Theo diễn đàn ASEAN IPR): Sự tương tự của hàng hóa và dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Sự việc:

Một Công ty khá nổi tiếng của Đức chuyên sản xuất và phân phối kính đeo mắt, kính râm và mũ bảo hộ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam theo Hệ thống Madrid cho nhãn hiệu “X” vào năm 2010. Nhãn hiệu được đăng ký cho sản phẩm và dịch vụ thuộc các nhóm  06 đến 20, nhãn hiệu được bảo hộ thành công ở nhiều nước trên thế giới. Một trong những nước chỉ định là Việt Nam.

Tại Việt Nam, trong danh mục sản phẩm nhóm 09 có ghi cụ thể: “Mắt kính, kính râm, gọng kính, dây đeo kính, hộp kính; mũ bảo hộ thường và cho thể thao, phương tiện lưu trữ âm thanh được ghi, phương tiện mang hình được ghi; phương tiện mang hình – âm thanh được ghi; phần cứng máy vi tính; trò chơi video”.

Cuối năm 2010, Công ty nhận được thông báo từ chối từng phần sản phẩm nhóm 09 từ Cục Sở hữu Trí tuệ với lý do Thẩm định viên cho rằng nhãn hiệu “X” có khả năng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu quốc gia “X” đăng ký trước đó (No. 12345) cho nhóm 38 “dịch vụ điện thoại di động và gửi tin nhắn, dịch vụ chuyển tải tin và hình dùng máy vi tính”.

Thẩm định viên thông báo cho công ty là sản phẩm của họ trong nhóm 09 tương tự với các dịch vụ trong nhóm 38 của nhãn hiệu đối chứng. Do vậy, thẩm định viên đã từ chối toàn bộ nhóm 09, mặc dù trong thực tế có những hàng hóa khác biệt đáng kể.

Diễn tiến tiếp theo của vụ việc: Công ty Đức đã sử dụng dịch vụ của Đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam để nộp một đơn khiếu nại cùng với yêu cầu xin sửa đổi (giới hạn) danh mục sản phẩm trong đơn. Công ty đã xin loại bỏ khỏi danh mục nhóm 09 các sản phẩm tương tự và giữ các sản phẩm không liên quan khác cụ thể là “Mắt kính, kính râm, gọng kính, dây đeo kính, hộp kính; mũ bảo hiểm và trò chơi video”.

Sau sự sửa đổi đó, nhãn hiệu được coi là không còn khả năng gây nhầm lẫn với đối chứng nữa vì theo quy định Việt Nam hai nhãn hiệu bị coi là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn khi chúng trùng hoặc tương tự nhau và được áp dụng cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự. Hàng hóa hoặc dịch vụ được coi là tương tự nhau khi chúng trùng/tương tự về bản chất (cấu tạo, hình dáng…), về chức năng (công dụng) và phương thức các chức năng được thực hiện, hoặc hàng hóa/dịch vụ có bản chất liên quan nhau (được cấu tạo từ cùng thành phần vật liệu hoặc là một bộ phận của sản phẩm kia), liên quan đến nhau hoặc được phân phối theo cùng kênh thương mại (bán cùng quầy, cùng cửa hàng…).

Kết quả

Thẩm định viên tin rằng, sau khi giới hạn danh mục như đã thực hiện thì các sản phẩm còn lại và các dịch vụ nhóm 38 của đối chứng không còn liên quan với nhau nữa, do đó không còn khả năng gây nhầm lẫn và nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ cho Công ty của Đức.

Bài học rút ra

Việc nêu cụ thể hàng hóa/ dịch vụ đóng vai trò cốt yếu trong việc xác định sự tương tự trong việc thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam. Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự vẫn có thể được bảo hộ nếu sản phẩm/dịch vụ trong danh mục không liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của nhãn hiệu đối chứng. Việc tra cứu không chỉ thực hiện để xác định sự tương tự của các dấu hiệu mà còn xác định sự tương tự của các sản phẩm/dịch vụ liên quan.

Tiêu chuẩn thẩm định nhãn hiệu của từng nước có khác nhau và quyết định cuối cùng tùy thuộc vào quyết định của thẩm định viên (!?). Do đó, Đại diện Sở hữu công nghiệp có kinh nghiệm tại Việt Nam sẽ đóng góp đáng kể vào thành công của vụ việc.

Trường hợp thứ hai: Quyết định của Tòa án Tư pháp Châu Âu (ECJ) về nhãn hiệu “DOLPHIN”: Một đánh giá thú vị liên quan đến tính tương tự của hàng hóa và khả năng gây nhầm lẫn.

Ngày 10/04/2006, Orange Brand Services nộp đơn cho OHIM xin đăng ký nhãn hiệu chữ “DOLPHIN” cho sản phẩm nhóm 09 “Hệ thống viến thông và thiết bị viễn thông, các terminal tương tác dùng để hiển thị và đặt mua hàng hóa và dịch vụ; dụng cụ điện và điện tử”. Biết được thông tin trên Công ty Hand Held Products, Inc. (HHP) bắt đầu các thủ tục phản đối, do Công ty là chủ nhãn hiệu “Dolphin” đã được đăng ký trước đó cho các sản phẩm “Máy quét mã vạch và ảnh cùng phần mềm sử dụng chúng” cùng nằm trong nhóm 09. Tuy nhiên, tháng 5/2010 Bộ phận Giải quyết Phản đối của OHIM đã không chấp nhận phản đối này, khiến HHP phải nộp đơn khiếu nại quyết định trên.

Ban Giải quyết Khiếu nại lại tiếp tục phủ quyết phản của HHP với lý do chủ yếu là các hàng hóa của 2 nhãn hiệu là khác nhau về bản chất và mục đích sử dụng, ngoài ra chúng không cạnh tranh cũng như không bổ trợ cho nhau.

HHP tiếp tục kiện lên Tòa Tư pháp Châu Âu ECJ.

Trong đánh giá của mình, Tòa đã xem xét lại các lập luận mà OHIM và Ban Khiếu nại đã thực hiện bằng cách so sánh 2 danh mục hàng hóa: “Máy quét mã vạch và ảnh cùng phần mềm sử dụng chúng” và “các terminal tương tác dùng hiển thị và đặt mua hàng hóa” & “Hệ thống và thiết bị viễn thông” và kết luận rằng các hàng hóa trên là không tương tự.

Tòa lấy lý do là sự khác biệt chủ yếu của các hàng hóa trên là ở “phương thức sử dụng và mục đích sử dụng”. Ngoài ra, nhóm người sử dụng các sản phẩm trên là khác nhau: nhân viên chuyên nghiệp cho trường hợp “Máy quét mã vạch và ảnh” và người tiêu dùng nói chung đối với các sản phẩm còn lại.

Tuy vậy, liên quan đến sự so sánh giữa “Máy quét mã vạch và ảnh” và “dụng cụ điện và điện tử” Tòa lại cho rằng chúng tương tự nhau. Sở dĩ có kết luận như vậy là do Tòa cho rằng “Máy quét mã vạch” không thể là sản phẩm riêng rẽ, mà là một “dụng cụ của một thiết bị chính” mà thiếu thiết bị này máy quét không thể sử dụng được. Bởi vậy, và theo cách xác định của Ban Khiếu nại liên quan đến dụng cụ điện và điện tử thì các hàng hóa trên phải tương tự nhau.

Liên quan đến khả năng gây nhầm lẫn, Tòa khẳng định lại là cần xem xét tổng thể cả sự tương tự của nhãn hiệu lẫn các sản phẩm liên quan. Trên cơ sở đó Tòa chấp nhận hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đối với các sản phẩm “dụng cụ điện và điện tử” và giữ nguyên việc bảo hộ đối với các sản phẩm còn lại.

Trường hợp thứ ba: Sự tương tự sản phẩm và dịch vụ trong đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hãng  DC COMICS của Hoa Kỳ là chủ của nhãn hiệu đã đăng ký trước “BATMAN” cho sản phẩm thuộc các nhóm 09, 14, 16, 25, 28 phản đối việc đăng ký nhãn hiệu “BATMEN” của Công ty Thaifood Ltd. tại Thái Lan cho các dịch vụ nhóm 42, cụ thể là : dịch vụ cung cấp thức ăn, quán cà phê, quán bia, salon cắt tóc, salon chăm sóc sắc đẹp. Cục Sở hữu trí tuệ Thái (DIP) đã xem xét phản đối bằng cách so sánh 2 nhãn hiệu và danh mục sản phẩm/dịch vụ. Hai nhãn hiệu không trùng nhưng tương tự nhau, vì nhãn hiệu bị phản đối chỉ là số nhiều của nhãn hiệu có trước.

Tuy vậy, khi so sánh danh mục sản phẩm và dịch vụ, DIP cho rằng danh mục sản phẩm của nhãn hiệu có trước không tương tự với dịch vụ của nhãn hiệu xin đăng ký của Thaifood Ltd. Do đó, DIP từ chối phản đối của DC COMICS.

Tuy nhiên DC COMICS đưa thêm lập luận là nhãn hiệu “BATMAN” là nhãn hiệu nổi tiếng do các phim và video cùng tên đã phổ biến nhiều nước trên thế giới. Tuy vật, Ban Khiếu nại của DIP đã không chấp thuận lý do này vì nhãn hiệu trên chưa được Tòa án công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng theo quy đinh của luật pháp Thái Lan và trách nhiệm điều tra sự nổi tiếng của nhãn hiệu không thuộc trách nhiệm của Ban Khiếu nại của DIP.

Kết quả là đơn phản đối của DC COMICS bị từ chối và nhãn hiệu của Thaifood Ltd. vẫn được chấp nhận bảo hộ.

TVH (tổng hợp)

Thông tin chi tiết về chuyên mục này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: hanoi@pham.com.vn

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thông tin chi tiết về các dịch vụ của Văn phòng, xin mời xem trong website: www.pham.com.vn